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INTERNATIONALE VERTRÄGE

PCT

Überarbeiteter Hinweis für PCT-Anmelder betreffend das Verfahren vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde nach Kapitel II PCT

1. Nachdem an der Ausführungsordnung zum PCT in den letzten Jahren mehrmals größere Änderungen vorgenommen worden sind, sollen nun die im Amtsblatt EPA 1986, 441 und 1988, 468 veröffentlichten Hinweise durch diese überarbeitete Fassung ersetzt werden.

2. Die Tätigkeit des EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde (IPEA) beruht auf dem PCT und der dazugehörigen Ausführungsordnung, der Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT1, den Verwaltungsrichtlinien zum PCT, Teil 62und den Richtlinien für die internationale vorläufige Prüfung nach dem PCT3.

3. Zur umfassenen Unterrichtung über den PCT und das PCT-Verfahren einschließlich Kapitel II wird auf den von der WIPO veröffentlichten "PCT-Leitfaden für Anmelder"4 verwiesen.

I. Berechtigung zur Stellung eines Antrags beim EPA als IPEA

Hierfür müssen die folgenden vier Voraussetzungen erfüllt sein.

Voraussetzung 1: Sitz oder Wohnsitz oder Staatsangehörigkeit

4. Wird der Antrag von einem einzelnen Anmelder gestellt, so muß dieser seinen Sitz oder Wohnsitz in einem PCT-Vertragsstaat haben oder Staatsangehöriger eines PCT-Vertragsstaats sein, für den Kapitel II PCT verbindlich ist (Art. 31 (2) a) und Regel 54.1 PCT).

Von den Staaten, die sowohl dem PCT als auch dem EPÜ angehören, erfüllen CH/LI, ES und GR diese Bedingung nicht; dies bedeutet, daß Personen, die in einem dieser Länder ihren Sitz oder Wohnsitz haben oder Staatsangehörige eines dieser Länder sind, nicht antragsberechtigt sind, solange Kapitel II PCT für diese Staaten nicht verbindlich ist.

5. Bei mehreren Anmeldern muß wenigstens einer der antragstellenden Anmelder seinen Sitz oder Wohnsitz in einem Vertragsstaat haben, für den Kapitel II verbindlich ist, oder Staatsangehöriger eines solchen Staates sein (unabhängig davon, welchen Staat dieser Anmelder ausgewählt hat) (Art. 31 (2) a) und Regel 54.2 i) PCT).

Voraussetzung 2: Anmeldeamt

6. Ist nur ein Anmelder vorhanden, so muß die internationale Anmeldung bei dem Anmeldeamt eines Vertragsstaats, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, oder einem für diesen Staat handelnden Anmeldeamt eingereicht worden sein (Art. 31 (2) a) PCT).

Das EPA kann (vorbehaltlich etwaiger nationaler Vorschriften über die Übermittlung von Anmeldungen im Ausland) als Anmeldeamt für Anmelder aus Staaten tätig werden, die sowohl dem PCT als auch dem EPÜ angehören. Das Erfordernis betreffend das Anmeldeamt ist erfüllt, wenn das EPA für einen Anmelder tätig wird, der Staatsangehöriger eines solchen Staates ist oder seinen Sitz oder Wohnsitz in einem solchen Staat hat, für den Kapitel II PCT verbindlich ist. Dieses Erfordernis ist daher nicht erfüllt, wenn das EPA als Anmeldeamt für einen Anmelder tätig wird, der die Staatsangehörigkeit von CH/LI, ES oder GR besitzt oder seinen Sitz oder Wohnsitz in einem dieser Staaten hat.

Diese Grundsätze gelten auch, wenn das Internationale Büro der WIPO gemäß Regel 19.1 a) iii) PCT als Anmeldeamt tätig wird; das Erfordernis betreffend das Anmeldeamt ist demnach erfüllt, wenn das Internationale Büro für einen Anmelder tätig wird, der Staatsangehöriger eines Vertragsstaats ist, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, oder der seinen Sitz oder Wohnsitz in einem solchen Staat hat.

7. Bei mehreren Anmeldern ist das Erfordernis betreffend das Anmeldeamt erfüllt, wenn dieses für wenigstens einen der Anmelder tätig geworden ist und dieser seinen Sitz oder Wohnsitz in einem Staat hat, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, oder die Staatsangehörigkeit eines solchen Staates besitzt (Art. 31 (2) a) und Regel 54.2 i) PCT).

Auswirkung von Änderungen in der Staatsangehörigkeit oder im Sitz oder Wohnsitz des Anmelders vor Antragstellung auf die Voraussetzungen 1 und 2

8. Ist nach dem Anmeldetag der internationalen Anmeldung, aber vor Stellung des Antrags eine Änderung in bezug auf die Person, den Sitz oder Wohnsitz oder die Staatsangehörigkeit des Anmelders oder eines der Anmelder eingetragen worden (Regel 92bis.1 a) i) PCT), so finden ferner folgende Bestimmungen auf den Sitz oder Wohnsitz und die Staatsangehörigkeit einerseits und das Erfordernis betreffend das Anmeldeamt andererseits Anwendung:

a) Ist die internationale Anmeldung beim EPA oder beim Internationalen Büro von einem Anmelder eingereicht worden, der seinen Sitz oder Wohnsitz in einem Vertragsstaat hat, für den Kapitel II PCT nicht verbindlich ist, oder der die Staatsangehörigkeit eines solchen Staates nicht besitzt, und hat der antragstellende Anmelder nach der Änderung seinen Sitz oder Wohnsitz in einem Vertragsstaat, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, oder besitzt er die Staatsangehörigkeit eines solchen Staates, so gilt die Voraussetzung 1 (Sitz/Wohnsitz oder Staatsangehörigkeit) als erfüllt.

Dies gilt auch dann, wenn die internationale Anmeldung beim EPA oder beim Internationalen Büro von mehreren Anmeldern eingereicht worden ist, die alle ihren Sitz oder Wohnsitz in einem Vertragsstaat haben, für den Kapitel II PCT nicht verbindlich ist, oder die Staatsangehörigkeit eines solchen Staates besitzen, und nach der Änderung wenigstens einer der Anmelder nun seinen Sitz oder Wohnsitz in einem Vertragsstaat hat, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, oder die Staatsangehörigkeit eines solchen Staates besitzt.

b) Die Voraussetzung 2 (Erfordernis betreffend das Anmeldeamt) ist dann erfüllt, wenn das Anmeldeamt, bei dem die internationale Anmeldung tatsächlich eingereicht worden ist, gemäß Regel 19 PCT für den Anmelder zuständig gewesen wäre, der an die Stelle des ursprünglichen Anmelders getreten ist.

c) Das Erfordernis betreffend das Anmeldeamt ist auch dann erfüllt, wenn der ursprüngliche und der spätere Anmelder ihren Sitz oder Wohnsitz in verschiedenen Staaten haben oder die Staatsangehörigkeit verschiedener Staaten besitzen, für die jedoch Kapitel II PCT verbindlich ist, und wenn die internationale Anmeldung beim Anmeldeamt eines Staates, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, oder bei einem für diesen Staat handelnden Anmeldeamt eingereicht worden ist.

Beispiel 1:

i) Die internationale Anmeldung wurde von einem spanischen Staatsangehörigen "A" beim EPA als Anmeldeamt eingereicht.

ii) Kurz vor Stellung des Antrags wurde eine Änderung in der Person des Anmelders nach Regel 92bis.1 a) i) PCT eingetragen; der neue Anmelder "B" ist deutscher Staatsangehöriger.

In diesem Fall kann der Antrag beim EPA als IPEA wirksam gestellt werden, weil der Anmelder "B" nun Staatsangehöriger eines Staates ist, für den Kapitel II PCT verbindlich ist und für den das EPA als Anmeldeamt im Sinne von Artikel 31 (2) (a) PCT handelt.

iii) Dies würde im Fall der Anmelder "A" und "B" auch zutreffen, wenn die internationale Anmeldung gemäß Regel 19.1 a) iii) PCT beim Internationalen Büro eingereicht worden wäre.

Beispiel 2:

Sind die Gegebenheiten dieselben wie in Beispiel 1, nur daß diesmal das spanische Patentamt Anmeldeamt war, so besteht keine Berechtigung zur Stellung eines Antrags, weil dieses Patentamt für einen Anmelder mit deutscher Staatsangehörigkeit oder mit Sitz oder Wohnsitz in Deutschland nicht als Anmeldeamt tätig werden kann.

Beispiel 3:

i) Die internationale Anmeldung wurde von einem norwegischen Staatsangehörigen "A" beim norwegischen Patentamt als Anmeldeamt eingereicht.

ii) Kurz vor Stellung des Antrags wurde ein Anmelderwechsel gemäß Regel 92bis.1 a) i) PCT eingetragen. Der neue Anmelder ist französischer Staatsangehöriger "B". In diesem Fall kann beim EPA ein Antrag rechtswirksam gestellt werden, da die internationale Anmeldung beim Anmeldeamt eines Staates eingereicht worden ist, für den Kapitel II PCT verbindlich ist (Norwegen), und der neue Anmelder Staatsangehöriger eines Staates ist, für den Kapitel II PCT ebenfalls verbindlich ist (Frankreich).

Beispiel 4:

Liegt derselbe Sachverhalt vor wie in Beispiel 3, nur daß diesmal der neue Anmelder spanischer Staatsangehöriger ist, so besteht keine Antragsberechtigung, weil die Voraussetzung 1 nicht erfüllt ist.

Voraussetzung 3: Beziehung zwischen dem EPA als IPEA und dem Anmeldeamt

9. Das EPA muß von dem Anmeldeamt, bei dem die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, als IPEA bestimmt worden sein (Art. 3 (2) der Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT).

Ist die internationale Anmeldung entsprechend Regel 19.1 a) iii) PCT beim Internationalen Büro eingereicht worden, so ist das EPA die zuständige IPEA, wenn die internationale Anmeldung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Sitzes oder Wohnsitzes wenigstens eines der Anmelder bei einem Anmeldeamt hätte eingereicht werden können, das das EPA als IPEA bestimmt hat (Regel 59.1 b) PCT).

Voraussetzung 4: Beziehung zwischen dem EPA als IPEA und der ISA

10. Das EPA, das schwedische oder das Österreichische Patentamt muß für die internationale Anmeldung als Internationale Recherchenbehörde tätig werden oder tätig geworden sein (Art. 3 (2) der Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT).

II. Einreichung des Antrags

11. Soll das EPA als IPEA tätig werden, so ist der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung (Formblatt PCT/IPEA/401) unmittelbar beim EPA, vorzugsweise in München, unter folgender Anschrift einzureichen:

Europäisches Patentamt, D-80298 München [Fax-Nr. (+49-89) 2399-8787]

12. Beim EPA als IPEA eingereichte Unterlagen müssen das internationale Aktenzeichen und deutlich den Vermerk "Kapitel II PCT" tragen. Für Unterlagen, die das Verfahren nach Kapitel II betreffen, stellt das EPA kostenlos spezielle Etiketten zur Verfügung. Es wird dringend empfohlen, auf jeder Unterlage ein solches Etikett anzubringen, bevor sie dem EPA übersandt oder bei ihm eingereicht wird.

13. Soll der Eintritt in die regionale/nationale Phase gemäß Artikel 39 (1) a) PCT bis zum Ablauf von 30 Monaten nach dem Prioritätstag aufgeschoben werden (beim EPA 31 Monate - Regel 104b (1) EPÜ), so muß der Antrag innerhalb von 19 Monaten nach dem Prioritätstag eingehen. Anmelder, die einen Antrag stellen wollen, sollten dies rechtzeitig tun; oft werden nämlich die Anträge erst kurz vor Ablauf der 19 Monate eingereicht, und es stellt sich dann heraus, daß das EPA nicht die zuständige IPEA ist oder daß der Antrag Mängel aufweist. In diesen Fällen kann der Anmelder oft nicht mehr so rechtzeitig benachrichtigt werden, daß er die Frist von 19 Monaten noch einhalten kann. Es empfiehlt sich daher, eine in letzter Minute erfolgte Antragstellung per Fax vorzunehmen. Ein Bestätigungsschreiben ist nicht erforderlich, es sei denn, das EPA verlangt dies, weil die Qualität des so übermittelten Schriftstücks mangelhaft ist (Regel 92.4 b) PCT und Mitteilung des EPA vom 2. Juni 1992, siehe ABl. EPA 1992, 306, Nr. 4).

14. Geht der Antrag nach Ablauf von 19 Monaten nach dem Prioritätstag beim EPA ein, so unterrichtet dieses den Anmelder hiervon unverzüglich. Es teilt ihm ferner mit, daß der Antrag keinen Aufschub des Eintritts in die regionale/nationale Phase bewirkt. In diesem Fall sind alle in Artikel 22 PCT für den Eintritt in die regionale/nationale Phase vorgeschriebenen Verfahrenshandlungen innerhalb von 20 Monaten nach dem Prioritätstag (beim EPA 21 Monate - Regel 104b (1) EPÜ) vorzunehmen.

III. Sprache des Antrags

15. Beim EPA als IPEA eingereichte Anträge sind in der Sprache der internationalen Anmeldung (Deutsch, Englisch, Französisch) oder in der Sprache der Veröffentlichung zu stellen, wenn diese Englisch war (Regel 55 PCT).

Der Schriftverkehr mit dem EPA als IPEA kann (außer im Fall von Änderungen der Anmeldung) in Deutsch, Englisch oder Französisch geführt werden (Regel 92.2 b) PCT und Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 18. Juni 1993, ABl. EPA 1993, 540).

IV. Vertretung

16. Anmeldern, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat besitzen, wird dringend empfohlen, einen beim EPA zugelassenen Vertreter zu bestellen, an den sich das Amt bei dringenden Problemen wenden kann. Nähere Einzelheiten zur Vertretung vor der IPEA sind insbesondere Regel 90.1 d) PCT und dem "PCT-Leitfaden für Anmelder", Bd. I, Nrn. 267 - 271, zu entnehmen.

Will der Anmelder oder der für die internationale Phase nach Kapitel I PCT bestellte Anwalt für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung einen beim EPA zugelassenen Vertreter bestellen, so kann er dies entweder durch Unterzeichnung des Antrags oder durch Unterzeichnung und Einreichung einer gesonderten Vollmacht tun (Regel 90.1 d) und 90.4 PCT).

V. Unterzeichnung des Antrags

17. Der Antrag muß vom Anmelder oder seinem Anwalt unterzeichnet sein. Bei mehreren Anmeldern kann ein gemeinsamer Anwalt oder Vertreter für diese unterzeichnen (Regel 53.2 b), 53.8, 90.3 PCT).

VI. Auswahl von Staaten

18. Es können nur Vertragsstaaten ausgewählt werden, die in der internationalen Anmeldung bestimmt worden sind und für die Kapitel II PCT verbindlich ist (Art. 31 (4) PCT).

19. Mit dem bereits vorgedruckten Kreuz im Feld Nr. V des Antragsformulars PCT/IPEA/401 werden alle auswählbaren Bestimmungsstaaten ausgewählt; der Anmelder kann jedoch Staaten ausschließen, die er nicht auswählen will.

20. Obwohl CH/LI, ES und GR nicht ausgewählt werden können, gilt die Frist nach Artikel 39 (1) PCT und Regel 104b (1) EPÜ (31 Monate nach dem Prioritätstag) für den Eintritt in die regionale europäische Phase auch für diese Staaten, wenn sie für ein europäisches Patent bestimmt worden sind, sofern mindestens ein weiterer für ein europäisches Patent bestimmter EPÜ-Vertragsstaat vor Ablauf von 19 Monaten nach dem Prioritätstag ausgewählt worden ist. Sind diese Staaten für ein nationales Patent bestimmt worden, so gilt selbstverständlich die Frist nach Artikel 22 PCT, d. h. 20 Monate nach dem Prioritätstag.

VII. Grundlage für den Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung

21. Der Anmelder sollte in Feld Nr. IV des Antragsformulars PCT/IPEA/401 angeben (Regel 53.9 PCT), welche Unterlagen der internationalen vorläufigen Prüfung zugrunde zu legen sind: die internationale Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, Anspruchsänderungen nach Artikel 19 PCT oder andere Änderungen nach Artikel 34 PCT.

VIII. Gebühren

22. Zwei Gebühren sind zu entrichten:

a) die Bearbeitungsgebühr und

b) die Gebühr für die vorläufige Prüfung

Beide Gebühren sind an das EPA zu entrichten und zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags fällig.

23. Der geltende Betrag dieser Gebühren5 in den Währungen aller EPÜ-Vertragsstaaten ist jeweils der neuesten Ausgabe des Amtsblatts des EPA, Abschnitt "GEBÜHREN", zu entnehmen. Dieser Abschnitt enthält regelmäßig auch Hinweise für die Zahlung von Gebühren usw. (siehe auch PCT Newsletter6).

Die Anmelder werden dringend gebeten, das dem Antragsformular als Anlage beigefügte Gebührenberechnungsblatt (PCT/IPEA/401 Anlage) zu verwenden.

24. Werden die Gebühren bei Antragstellung nicht in voller Höhe entrichtet, so teilt das EPA dem Anmelder mit, daß er den fehlenden Betrag noch innerhalb eines Monats entrichten kann. Andernfalls gilt der Antrag als nicht gestellt. Dadurch wird natürlich die internationale Anmeldung in den im Antrag ausgewählten Staaten in Frage gestellt, wenn der Anmelder die für den Eintritt in die nationale/regionale Phase vorgeschriebenen Handlungen nicht innerhalb der Frist nach Artikel 22 PCT (20 Monate nach dem Prioritätstag) vorgenommen hat.

25. Da das EPA mit der internationalen vorläufigen Prüfung erst beginnen kann, wenn die Gebühren eingegangen sind, verkürzt sich bei verspäteter oder unvollständiger Gebührenzahlung die für die Erstellung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (IPER) zur Verfügung stehende Zeit. Der Anmelder sollte dies daher im eigenen Interesse vermeiden.

IX. Mängel im Antrag

26. Weist der Antrag Mängel nach Regel 60.1 a) PCT auf, so fordert das EPA den Anmelder auf, diese innerhalb eines Monats nach dem Datum der Aufforderung zu beheben; diese Frist kann verlängert werden. Geht die Berichtigung fristgerecht ein, so gilt der Antrag als zum Zeitpunkt seiner tatsächlichen Einreichung eingegangen, sofern er in der eingereichten Fassung die Angabe wenigstens eines ausgewählten PCT-Vertragsstaates enthält, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, und den Anmelder und die internationale Anmeldung hinreichend kennzeichnet. Sind diese beiden Bedingungen nicht erfüllt, so gilt der Antrag als zu dem Zeitpunkt eingegangen, zu dem das EPA die Berichtigung erhalten hat.

Die häufigsten Mängel bestehen darin, daß bei mehreren Anmeldern nicht alle im Antrag angegeben werden und daß bei Einreichung des Antrags die fälligen Gebühren nicht entrichtet werden.

X. Erster schriftlicher Bescheid

27. Werden gegen die Anmeldung keine Einwände wegen mangelnder Neuheit, erfinderischer Tätigkeit, gewerblicher Anwendbarkeit oder anderer in Regel 66.2 a) PCT genannter Gründe erhoben, so wird der IPER (Formblatt PCT/IPEA/409) sofort erstellt.

Gibt es Beanstandungen, so wird vom EPA im allgemeinen nur ein einziger schriftlicher Bescheid erlassen (Formblatt PCT/IPEA/408). Darin wird dem Anmelder eine Frist zur Stellungnahme gesetzt, die in der Regel drei Monate beträgt, aber verlängert werden kann, wenn vor Ablauf der im Bescheid festgesetzten Frist eine Verlängerung beantragt wird und bis zur Erstellung des IPER noch genügend Zeit für eine Verlängerung ist (Regel 69.2 PCT).

28. Stellungnahmen, die nach Fristablauf eingehen, werden in der Regel nur berücksichtigt, wenn mit der Erstellung des IPER noch nicht begonnen worden ist (Regel 66.4bis PCT). Danach werden vom EPA als IPEA in der Regel keine weiteren Änderungen mehr berücksichtigt. Spätere Änderungen können bei Eintritt in die nationale/regionale Phase bei den ausgewählten Ämtern eingereicht werden7.

29. Will der Anmelder zum schriftlichen Bescheid nicht Stellung nehmen, so kann er dies dem EPA mitteilen. Das EPA kann jedoch nicht dafür garantieren, daß der IPER dann auch bevorzugt behandelt wird.

XI. Erörterungen

30. Artikel 34 (2) a) PCT und Regel 66.6 PCT sehen formlose Rücksprachen zwischen dem Anmelder oder seinem Vertreter und dem für die Erstellung des IPER zuständigen Prüfer des EPA vor.

Insbesondere hat sich gezeigt, daß persönliche Gespräche vor Erstellung des IPER in vielen Fällen nützlich sind.

Ist ein Vertreter oder Anmelder an einer Rücksprache interessiert, so kann er dies in seiner Erwiderung auf den schriftlichen Bescheid angeben oder den zuständigen Prüfer anrufen, dessen Name im Bescheid in dem Feld "Bevollmächtigter Bediensteter" genannt ist. Bei Terminvorschlägen für Gespräche ist zu berücksichtigen, daß das EPA den IPER in der Regel innerhalb von 28 Monaten nach dem Prioritätsdatum absenden muß.

XII. Einheitlichkeit der Erfindung

31. Ist das EPA als IPEA der Auffassung, daß die internationale Anmeldung nicht einheitlich ist, so fordert es den Anmelder auf, entweder die Ansprüche einzuschränken, um so die Einheitlichkeit herzustellen, oder zusätzliche vorläufige Prüfungsgebühren zu entrichten, soweit die Erfindungen recherchiert worden sind (siehe Regel 66.1 e) PCT).

Im letzteren Fall kann der Anmelder die zusätzlichen Gebühren unter Widerspruch zahlen (Regel 68.3 c) PCT), d. h. er bestreitet schriftlich die festgestellte mangelnde Einheitlichkeit. Der Widerspruch wird dann von einer aus drei Mitgliedern bestehenden Überprüfungsstelle überprüft, die entweder dem Widerspruch stattgibt und die (vollständige oder teilweise) Rückzahlung der zusätzlichen Gebühren anordnet oder die Entscheidung des Prüfers aufrechterhält. Im letzteren Fall wird der Anmelder zur Zahlung einer Widerspruchsgebühr aufgefordert, wenn er wünscht, daß sein Widerspruch einer Beschwerdekammer des EPA zur Entscheidung vorgelegt wird. Die Widerspruchsgebühr ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Ergebnisses der Überprüfung zu entrichten und wird zurückerstattet, wenn dem Widerspruch in vollem Umfang stattgegeben wird (nähere Einzelheiten über die Durchführung des Widerspruchsverfahrens sind in ABl. EPA 1992, 547 veröffentlicht).