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INTERNATIONALE VERTRÄGE

PCT

Hinweis für PCT-Anmelder betreffend das Verfahren vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde nach Kapitel II PCT

Dieser Hinweis ersetzt den im ABl. EPA 1994, 681 veröffentlichten Hinweis und betrifft speziell die Rolle des EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde (IPEA). Zur umfassenden allgemeinen Unterrichtung über den PCT und die PCT-Verfahren einschließlich Kapitel II wird auf den von der WIPO veröffentlichten "PCT-Leitfaden für Anmelder"1 verwiesen.

Nach Rücknahme seiner Vorbehaltserklärung gemäß Artikel 64 (1) a) PCT wurde am 6. September 1997 Kapitel II PCT für Spanien verbindlich (siehe ABl. EPA 1997, 394). Dies bedeutet, daß Kapitel II PCT nunmehr für alle PCT-Vertragsstaaten verbindlich ist. Die Tätigkeit des EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde (IPEA) beruht auf dem PCT und der dazugehörigen Ausführungsordnung, der Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT2, den Verwaltungsrichtlinien zum PCT (Teil 6)3 und den Richtlinien für die internationale vorläufige Prüfung nach dem PCT4.

I. Berechtigung zur Stellung eines Antrags beim EPA als IPEA

Damit ein gültiger Antrag beim EPA als IPEA gestellt werden kann, muß wenigstens ein Anmelder seinen Sitz oder Wohnsitz in einem Vertragsstaat haben, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, oder Staatsangehöriger eines solchen Staats sein (Art. 31 (2) a) und Regel 54.1 PCT), und die internationale Anmeldung muß bei dem Anmeldeamt eines Vertragsstaats, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, oder einem für diesen Staat handelnden Anmeldeamt eingereicht worden sein (Art. 31 (2) a) PCT). Beide Voraussetzungen werden nunmehr von den Staatsangehörigen aller PCT-Vertragsstaaten und von Personen mit Sitz oder Wohnsitz in einem dieser Staaten erfüllt. Es müssen aber noch zwei weitere Voraussetzungen erfüllt sein.

i) Beziehung zwischen dem EPA als IPEA und dem Anmeldeamt

Das EPA muß von dem Anmeldeamt, bei dem die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, als IPEA bestimmt worden sein (Art. 3 (2) der Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT).

Ist die internationale Anmeldung entsprechend Regel 19.1 a) iii) PCT beim Internationalen Büro eingereicht worden, so ist das EPA die zuständige IPEA, wenn die internationale Anmeldung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Sitzes oder Wohnsitzes wenigstens eines der Anmelder bei einem Anmeldeamt hätte eingereicht werden können, das das EPA als IPEA bestimmt hat (Regel 59.1 b) PCT).

ii) Beziehung zwischen dem EPA als IPEA und der ISA

Das EPA, das spanische Patent- und Markenamt, das schwedische oder das Österreichische Patentamt muß für die internationale Anmeldung als Internationale Recherchenbehörde (ISA) tätig werden oder tätig geworden sein (Art. 3 (2) der Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO und Mitteilung des EPA an das Internationale Büro nach Regel 55.2 e) PCT).

Bei internationalen Anmeldungen, für die das spanische Patent- und Markenamt die ISA ist oder gewesen ist, muß zusammen mit dem Antrag eine Übersetzung in eine der Amtssprachen des EPA eingereicht werden (Regel 55.2 a) PCT); sie muß auch etwaige Änderungen nach Artikel 19 oder 34 PCT einschließen, wenn diese für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung berücksichtigt werden sollen (Regel 53.9 PCT).

II. Einreichung des Antrags

Soll das EPA als IPEA tätig werden, so ist der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung (Formblatt PCT/IPEA/401) unmittelbar beim EPA, vorzugsweise in München, unter folgender Anschrift einzureichen:

Europäisches Patentamt

* D-80298 München

Fax-Nr. (+49-89) 2399-8787

Beim EPA als IPEA eingereichte Unterlagen müssen das internationale Aktenzeichen und deutlich den Vermerk "Kapitel II PCT" tragen. Für Unterlagen, die das Verfahren nach Kapitel II betreffen, stellt das EPA kostenlos spezielle Etiketten zur Verfügung. Es wird dringend empfohlen, auf jeder Unterlage ein solches Etikett anzubringen, bevor sie dem EPA übersandt oder bei ihm eingereicht wird.

Soll der Eintritt in die regionale/nationale Phase gemäß Artikel 39 (1) a) PCT bis zum Ablauf von 30 Monaten nach dem Prioritätstag aufgeschoben werden (beim EPA 31 Monate - Regel 104b (1) EPÜ), so muß der Antrag innerhalb von 19 Monaten nach dem Prioritätstag eingehen. Anmelder, die einen Antrag stellen wollen, sollten dies rechtzeitig tun; oft werden nämlich die Anträge erst kurz vor Ablauf der 19 Monate eingereicht, und es stellt sich dann heraus, daß das EPA nicht die zuständige IPEA ist oder daß der Antrag Mängel aufweist. In diesen Fällen kann der Anmelder oft nicht mehr so rechtzeitig benachrichtigt werden, daß er die Frist von 19 Monaten noch einhalten kann. Es empfiehlt sich daher, eine in letzter Minute erfolgte Antragstellung per Fax vorzunehmen. Ein Bestätigungsschreiben ist nicht erforderlich, es sei denn, das EPA verlangt dies, weil die Qualität des so übermittelten Schriftstücks mangelhaft ist (Regel 92.4 b) PCT und Mitteilung des EPA vom 2. Juni 1992, siehe ABl. EPA 1992, 306, Nr. 4).

Geht der Antrag nach Ablauf von 19 Monaten nach dem Prioritätstag beim EPA ein, so unterrichtet dieses den Anmelder hiervon unverzüglich. Es teilt ihm ferner mit, daß der Antrag keinen Aufschub des Eintritts in die regionale/nationale Phase bewirkt. In diesem Fall sind alle in Artikel 22 PCT für den Eintritt in die regionale/nationale Phase vorgeschriebenen Verfahrenshandlungen innerhalb von 20 Monaten nach dem Prioritätstag (beim EPA 21 Monate - Regel 104b (1) EPÜ) vorzunehmen.

III. Sprache des Antrags

Beim EPA als IPEA eingereichte Anträge sind in der Sprache der internationalen Anmeldung (Deutsch, Englisch, Französisch) oder in der Sprache der Veröffentlichung, wenn diese Englisch war (Regel 55 PCT), oder, wenn der internationalen vorläufigen Prüfung eine Übersetzung in eine der Amtssprachen des EPA zugrunde zu legen ist (Nr. I ii), in der Sprache der Übersetzung zu stellen.

Der Schriftverkehr mit dem EPA als IPEA kann (außer im Fall von Änderungen der Anmeldung) in Deutsch, Englisch oder Französisch geführt werden (Regel 92.2 b) PCT und Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 18. Juni 1993, ABl. EPA 1993, 540).

IV. Vertretung

Anmeldern, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat besitzen, wird dringend empfohlen, einen beim EPA zugelassenen Vertreter zu bestellen, an den sich das Amt bei dringenden Problemen wenden kann. Nähere Einzelheiten zur Vertretung vor der IPEA sind insbesondere Regel 90.1 d) PCT und dem "PCT-Leitfaden für Anmelder", Bd. I, Nrn. 267 - 271, zu entnehmen.

Der für die internationale Phase nach Kapitel I PCT bestellte Anwalt kann auch vor dem EPA als IPEA handeln und den Antrag für den Anmelder unterzeichnen. Alternativ kann auch ein anderer oder ein zusätzlicher Anwalt durch Unterzeichnung des Antrags oder einer gesonderten Vollmacht bestellt werden (Regel 90.1 und 90.4 PCT).

V. Unterzeichnung des Antrags

Der Antrag muß vom Anmelder oder seinem Anwalt unterzeichnet sein. Bei mehreren Anmeldern kann ein ordnungsgemäß bestellter gemeinsamer Anwalt oder Vertreter für diese unterzeichnen (Regel 53.2 b), 53.8, 90.3 PCT).

VI. Auswahl von Staaten

Es können nur Vertragsstaaten ausgewählt werden, die in der internationalen Anmeldung bestimmt worden sind (Art. 31 (4) PCT).

Mit dem bereits vorgedruckten Kreuz im Feld Nr. V des Antragsformulars PCT/IPEA/401 werden alle auswählbaren Bestimmungsstaaten ausgewählt; der Anmelder kann jedoch Staaten ausschließen, die er nicht auswählen will.

VII. Grundlage für den Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung

Der Anmelder sollte in Feld Nr. IV des Antragsformulars PCT/IPEA/401 angeben (Regel 53.9 PCT), welche Unterlagen der internationalen vorläufigen Prüfung zugrunde zu legen sind: die internationale Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, Anspruchsänderungen nach Artikel 19 PCT oder andere Änderungen nach Artikel 34 PCT; Kopien etwaiger Änderungen sollten dem Antrag beigefügt werden.

VIII. Gebühren

Zwei Gebühren sind zu entrichten:

a) die Bearbeitungsgebühr und

b) die Gebühr für die vorläufige Prüfung

Beide Gebühren sind an das EPA zu entrichten und zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags fällig.

Der geltende Betrag dieser Gebühren5 in den Währungen aller EPÜ-Vertragsstaaten ist jeweils der neuesten Ausgabe des Amtsblatts des EPA, Abschnitt "GEBÜHREN", zu entnehmen. Dieser Abschnitt enthält regelmäßig auch Hinweise für die Zahlung von Gebühren usw. (siehe auch PCT Newsletter6).

Die Anmelder werden dringend gebeten, das dem Antragsformular als Anlage beigefügte Gebührenberechnungsblatt (PCT/IPEA/401 Anlage) zu verwenden.

Werden die Gebühren bei Antragstellung nicht in voller Höhe entrichtet, so teilt das EPA dem Anmelder mit, daß er den fehlenden Betrag noch innerhalb eines Monats entrichten kann. Andernfalls gilt der Antrag als nicht gestellt. Dadurch wird natürlich die Bearbeitung der internationalen Anmeldung in den im Antrag ausgewählten Staaten in Frage gestellt, wenn der Anmelder die für den Eintritt in die regionale/nationale Phase vorgeschriebenen Handlungen nicht innerhalb der Frist nach Artikel 22 PCT (20 Monate nach dem Prioritätstag) vorgenommen hat.

Da das EPA mit der internationalen vorläufigen Prüfung erst beginnen kann, wenn die Gebühren eingegangen sind, verkürzt sich bei verspäteter oder unvollständiger Gebührenzahlung die für die Erstellung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (IPER) zur Verfügung stehende Zeit. Der Anmelder sollte dies daher im eigenen Interesse vermeiden.

IX. Mängel im Antrag

Weist der Antrag Mängel nach Regel 60.1 a) PCT auf, so fordert das EPA den Anmelder auf, diese innerhalb eines Monats nach dem Datum der Aufforderung zu beheben; diese Frist kann nach dem Ermessen des EPA verlängert werden. Geht die Berichtigung fristgerecht ein, so gilt der Antrag als zum Zeitpunkt seiner tatsächlichen Einreichung eingegangen, sofern er in der eingereichten Fassung die Angabe wenigstens eines ausgewählten PCT-Vertragsstaats enthält und den Anmelder und die internationale Anmeldung hinreichend kennzeichnet. Sind diese beiden Bedingungen nicht erfüllt, so gilt der Antrag als zu dem Zeitpunkt eingegangen, zu dem das EPA die Berichtigung erhalten hat.

Die häufigsten Mängel bestehen darin, daß bei mehreren Anmeldern nicht alle im Antrag angegeben werden, und daß bei Einreichung des Antrags die fälligen Gebühren nicht entrichtet werden.

X. Erster schriftlicher Bescheid

Werden gegen die Anmeldung keine Einwände wegen mangelnder Neuheit, erfinderischer Tätigkeit, gewerblicher Anwendbarkeit oder anderer in Regel 66.2 a) PCT genannter Gründe erhoben, so wird der IPER (Formblatt PCT/IPEA/409) sofort erstellt.

Gibt es Beanstandungen, so wird vom EPA im allgemeinen nur ein einziger schriftlicher Bescheid erlassen (Formblatt PCT/IPEA/408). Darin wird dem Anmelder eine Frist zur Stellungnahme gesetzt, die in der Regel drei Monate beträgt, aber verlängert werden kann, wenn vor Ablauf der im Bescheid festgesetzten Frist eine Verlängerung beantragt wird und bis zur Erstellung des IPER noch genügend Zeit für eine Verlängerung ist (Regel 69.2 PCT).

Stellungnahmen, die nach Fristablauf eingehen, werden in der Regel nur berücksichtigt, wenn mit der Erstellung des IPER noch nicht begonnen worden ist (Regel 66.4bis PCT). Danach werden vom EPA als IPEA in der Regel keine weiteren Änderungen mehr berücksichtigt. Spätere Änderungen können bei Eintritt in die nationale/regionale Phase bei den ausgewählten Ämtern eingereicht werden7.

Will der Anmelder zum schriftlichen Bescheid nicht Stellung nehmen, so kann er dies dem EPA mitteilen. Das EPA kann jedoch nicht dafür garantieren, daß der IPER dann auch bevorzugt behandelt wird.

XI. Erörterungen

Artikel 34 (2) a) PCT und Regel 66.6 PCT sehen formlose Rücksprachen zwischen dem Anmelder oder seinem Vertreter und dem für die Erstellung des IPER zuständigen Prüfer des EPA vor.

Insbesondere hat sich gezeigt, daß persönliche Gespräche vor Erstellung des IPER in vielen Fällen nützlich sind.

Ist ein Vertreter oder Anmelder an einer Rücksprache interessiert, so kann er dies in seiner Erwiderung auf den schriftlichen Bescheid angeben oder den zuständigen Prüfer anrufen, dessen Name im Bescheid in dem Feld "Bevollmächtigter Bediensteter" genannt ist. Bei Terminvorschlägen für Gespräche ist zu berücksichtigen, daß das EPA den IPER in der Regel innerhalb von 28 Monaten nach dem Prioritätsdatum absenden muß.

XII. Einheitlichkeit der Erfindung

Ist das EPA als IPEA der Auffassung, daß die internationale Anmeldung nicht einheitlich ist, so fordert es den Anmelder auf, entweder die Ansprüche einzuschränken, um so die Einheitlichkeit herzustellen, oder zusätzliche Gebühren für die vorläufige Prüfung zu entrichten, soweit die Erfindungen recherchiert worden sind (siehe Regel 66.1 e) PCT).

Im letzteren Fall kann der Anmelder die zusätzlichen Gebühren unter Widerspruch zahlen (Regel 68.3 c) PCT), d. h., er bestreitet schriftlich die festgestellte mangelnde Einheitlichkeit. Der Widerspruch wird dann von einer aus drei Mitgliedern bestehenden Überprüfungsstelle überprüft, die entweder dem Widerspruch stattgibt und die (vollständige oder teilweise) Rückzahlung der zusätzlichen Gebühren anordnet oder die Entscheidung des Prüfers aufrechterhält. Im letzteren Fall wird der Anmelder zur Zahlung einer Widerspruchsgebühr aufgefordert, wenn er wünscht, daß sein Widerspruch einer Beschwerdekammer des EPA zur Entscheidung vorgelegt wird. Die Widerspruchsgebühr ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Ergebnisses der Überprüfung zu entrichten und wird zurückerstattet, wenn dem Widerspruch in vollem Umfang stattgegeben wird (nähere Einzelheiten über die Durchführung des Widerspruchsverfahrens sind im ABl. EPA 1992, 547 veröffentlicht).