Résumé de Rule 080 EPC pour la décision T0123/22 du 25.07.2024

In T 123/22 wurde ein Einwand gegen Anspruch 1 des erteilten Patents auf Grundlage des Einspruchsgrundes nach Art. 100(a) EPÜ in Verbindung mit Art. 54 EPÜ erhoben. Als Reaktion auf diesen Einwand ersetzte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) diesen unabhängigen Anspruch durch drei andere unabhängige Ansprüche. Die Beschwerdegegnerin war der Meinung, dass diese Vorgehensweise nicht von R. 80 EPÜ gedeckt sei. Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin erfordert R. 80 EPÜ, dass der Patentinhaber auf einen Einwand gegen einen unabhängigen Anspruch grundsätzlich lediglich mit einer Änderung dieses einen unabhängigen Anspruchs reagiert. Sie verwies auf mehrere Entscheidungen, die Einschränkungen bei der Ersetzung eines einzigen erteilen Anspruchs durch mehrere unabhängige Ansprüche aufzeigen würden, wie z. B. T 181/02 (wonach die Ersetzung eines einzigen erteilten unabhängigen Anspruchs durch zwei oder mehr unabhängige Ansprüche nur in Ausnahmefällen eine durch einen Einspruchsgrund veranlasste Änderung darstellen könne) und T 453/19. Sie führte zudem T 2063/15 an, wonach sich auf die Beschreibung stützende Änderungen grundsätzlich gegen R. 80 EPÜ verstießen. Die Kammer folgte dieser Argumentation jedoch nicht und war der Ansicht, dass aus R. 80 EPÜ keine allgemeinen Vorgaben ableitbar seien, in welcher Form ein Patentinhaber Ansprüche ändern darf, damit diese Änderung als durch einen Einspruchsgrund veranlasst angesehen werden können (s. auch T 2982/18 und T 359/13). Für die Beurteilung des Erfordernisses von R. 80 EPÜ sei alleine maßgeblich, ob die vorgenommene Änderung durch einen Einspruchsgrund veranlasst ist. Hierbei sei zu prüfen, ob die Änderung als ernsthafter Versuch zu werten sei, einem Einspruchsgrund zu begegnen (s. T 750/11). Für die Beurteilung, ob eine Änderung von Ansprüchen im Sinne der R. 80 EPÜ durch einen Einspruchsgrund veranlasst wurde, sei es daher unerheblich, ob die in einen angegriffenen Anspruch zusätzlich aufgenommenen Merkmale aus abhängigen Ansprüchen oder aus der Beschreibung stammen. Bezüglich des Ersetzens eines von einem Einspruchsgrund betroffenen unabhängigen Anspruchs durch mehrere unabhängige Ansprüche stimmte die Kammer der Entscheidung T 431/22 zu, wonach R. 80 EPÜ einer solchen Änderung nicht entgegensteht, sofern der Gegenstand der neuen unabhängigen Ansprüche im Vergleich zum Gegenstand des angegriffenen Anspruchs eingeschränkt oder geändert ist. Wie in T 431/22 dargelegt, sei es grundsätzlich legitim, dass ein Patentinhaber versucht, Teilbereiche des angegriffenen unabhängigen Anspruchs zum Überwinden eines Einspruchsgrunds gegebenenfalls mittels zweier oder mehrerer unabhängiger Ansprüche abzudecken (s. auch T 2290/12). Wie in T 99/04 aufgeführt, bestehe der Zweck von R. 80 EPÜ nicht darin, einen Patentinhaber daran zu hindern, das Patent unter Berücksichtigung der Einspruchsgründe so breit wie möglich aufrechtzuerhalten. Zusammenfassend könne die Frage, ob das Ersetzen eines unabhängigen Anspruchs durch mehrere andere unabhängige Ansprüche im Sinne der R. 80 EPÜ durch einen Einspruchsgrund veranlasst wurde, nicht grundsätzlich verneint oder auf die von der Beschwerdeführerin sowie in T 181/02 genannten Kategorien von Ausnahmekonstellationen beschränkt werden. Vielmehr bedürfe es diesbezüglich regelmäßig einer Beurteilung im Einzelfall (T 263/05). Vorliegend stellte die Kammer fest, dass die Patentinhaberin mit dem Ersetzen des angegriffenen unabhängigen Anspruchs das legitime Ziel verfolgte, durch drei andere unabhängige Ansprüche Teilbereiche des angegriffenen Anspruchs aufrechtzuerhalten, welche ihrer Meinung nach nicht vom geltend gemachten Einspruchsgrund betroffen waren. Alle drei neu hinzugekommenen Ansprüche wurden im Verhältnis zum angegriffenen und nicht weiter verfolgten Anspruch eingeschränkt. Diese Einschränkungen dienten im jeweiligen Anspruch – und somit auch insgesamt – augenscheinlich der Überwindung des erhobenen Einspruchsgrundes. Im vorliegenden Fall erfüllte der Hauptantrag daher das Erfordernis der R. 80 EPÜ.