Résumé de Article 12(4) RPBA 2020 pour la décision T1659/22 du 25.11.2024

In T 1659/22 wurde Hilfsantrag 1 bereits erstinstanzlich binnen der Frist zur Einreichung neuer Unterlagen nach R. 116 EPÜ eingereicht. Da allerdings das Patent in der erteilten Fassung aufrechterhalten wurde, wurde über diesen Antrag erstinstanzlich nicht entschieden. Die Kammer erläuterte, dass bereits erstinstanzlich gestellte, aber nicht verbeschiedene Anträge, die mit der Beschwerdebegründung erneut gestellt werden ("übertragene Anträge" oder "carry-over requests"), dann nach Art. 12 (4), 12 (2) VOBK nicht als Änderung zu betrachten sind, wenn sie erstinstanzlich "in zulässiger Weise vorgebracht und aufrechterhalten wurden". Das Kriterium "in zulässiger Weise vorgebracht" erschien der Kammer unklar. Dadurch, dass die Einspruchsabteilung einen durch die Beschwerdekammer nur begrenzt überprüfbaren Ermessensspielraum bei der Zulassung von Anträgen habe, scheine es so, als müsse die Beschwerdekammer nach Art. 12 (4) VOBK etwas ex ante beurteilen, das sie ex post nur im Hinblick auf die fehlerfreie Ermessensausübung überprüfen könne. "Admissibly raised" wäre insoweit auszulegen als: "Hätte durch die Einspruchsabteilung zugelassen werden können". Ob etwas "in zulässiger Weise vorgebracht" wurde, könne nur dann festgestellt werden, wenn die Einspruchsabteilung darüber eine Entscheidung getroffen habe. Die Kammer führte weiter aus, es sei nicht verwunderlich, dass die Rechtsprechung dieses Erfordernis in unterschiedlicher Weise ausgelegt habe. Die in den einschlägigen Entscheidungen genannten Kriterien seien hilfreiche Anhaltspunkte für die aus Sicht der Kammer entscheidende Frage, ob die Patentinhaberin (oder eine andere Verfahrenspartei) bei der Einreichung im Einspruchsverfahren redlicherweise hätte davon ausgehen können, dass ihre Anträge zugelassen würden. Denn ob Anträge oder sonstige Dokumente tatsächlich entscheidungserheblich werden würden, könne eine Partei nicht voraussehen. Wohl aber könne sie alles dafür tun, um die begründete und berechtigte Erwartung zu hegen, ein Antrag oder Dokument werde zugelassen werden, soweit dies entscheidungserheblich würde. Die Kammer legte das Merkmal "in zulässiger Weise vorgebracht" daher im Sinne von "in der redlichen Erwartung vorgebracht, dass es zugelassen werde" aus und verstand die Vorschrift als eine Ausprägung des im gesamten Verfahren vor dem EPA geltenden Grundsatz des Vertrauensschutzes (Entscheidung G 5/88, Nr.° 3.2– 3.4 der Gründe). Da die Patentinhaberin vorliegend ihre Hilfsanträge im Einspruchsverfahren innerhalb der Frist von R. 116 (1) EPÜ eingereicht und begründet hatte, bestand nach Auffassung der Kammer für die Patentinhaberin die berechtigte Erwartung, dass diese Hilfsanträge, sollte es erforderlich werden, in das Verfahren zugelassen werden würden. Anhaltspunkte dafür, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen in anderer Weise ausgeübt haben würde, bspw. im Hinblick auf eine fehlende Begründung (T 246/22), eine übergroße Anzahl oder divergierende Anträge (T 1800/20), sah die Kammer nicht. Aus Sicht der Kammer war Hilfsantrag 1 deshalb erstinstanzlich in zulässiger Weise vorgebracht worden. Auch dass die Patentinhaberin bei erneuter Einreichung des Antrags zur Begründung pauschal auf ihr erstinstanzliches Vorbringen verwiesen hatte, war aus Sicht der Kammer nicht zu beanstanden. Denn, da sich die Einsprechende in ihrer Beschwerdebegründung nicht mit den Hilfsanträgen auseinandergesetzt hatte, habe für die Patentinhaberin keine Veranlassung zu einem erneuten Vorbringen bestanden. Es sei auch nicht erforderlich gewesen, die im Einspruchsverfahren vorgebrachte und unwidersprochen gebliebene Begründung im Beschwerdeverfahren verbatim durch Kopieren nochmals zu wiederholen (T 108/20).