T 0087/88 (Nouvelle taxe de recherche) 29-11-1991

1. Le recours est recevable.

2. Selon la Grande Chambre de recours (article 22 CBE), lorsque l'OEB effectue une recherche internationale, il peut constater en vertu de l'article 17(3)a) PCT qu'une demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, et cela même "a posteriori", c'est-à-dire après avoir considéré l'état de la technique et pu se faire ainsi une idée provisoire de la nouveauté et de l'activité inventive (décision G 1/89 "Esters polysuccinates" (JO OEB 1991, 155) et Avis G 2/89 de la Grande Chambre de recours "Défaut d'unité a posteriori" (JO OEB 1991, p.166)). Ce principe vaut également pour les recherches européennes (article 92 CBE), car les recherches et les rapports de recherche sont pratiquement identiques dans les deux cas (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, partie B, chapitre III, point 4.4). L'objection de la requérante selon laquelle une division de la recherche n'a pas qualité pour constater également a posteriori le défaut d'unité de l'invention revendiquée ne peut donc être retenue.

3. Les divisions de la recherche (article 17 CBE) ne figurent pas parmi les organes de première instance qui rendent des décisions susceptibles de recours au sens de l'article 106(1) CBE. En conséquence, les dispositions de la règle 68(2) CBE ne sont pas applicables aux notifications visées à la règle 46(1) CBE. En outre, ces notifications ne constituent pas des décisions au sens de l'article 113(1) CBE, puisque, en vertu de l'article 97(1) ensemble l'article 82 et la règle 30 CBE, ce sont les divisions d'examen qui sont compétentes pour statuer sur l'unité d'invention. Les objections que la requérante avait soulevées à l'encontre de la notification de la division de la recherche en date du 6 septembre 1985 sont par conséquent mal fondées.

4. En ce qui concerne les conséquences juridiques du défaut de paiement d'une nouvelle taxe de recherche au titre de la règle 46(1) CBE, notamment lorsque le demandeur n'a pas expressément renoncé à l'objet correspondant dans sa demande de brevet européen, il convient d'apporter les précisions suivantes :

4.1 Dans la décision T 178/84 (JO OEB 1989, 157), la chambre a constaté en passant (argument "obiter dictum") qu'il ressort clairement de la règle 46(1) CBE "qu'un objet doit être considéré comme abandonné dans une demande de brevet si le demandeur n'acquitte pas dans le délai imparti la nouvelle taxe de recherche pour cet objet après avoir été invité à le faire en application de cette règle". Ainsi, dans cette conception, le défaut de paiement de cette taxe suffirait à lui seul pour que le demandeur perde un droit, le droit de décider lequel des objets initialement divulgués il souhaite en tout état de cause continuer à revendiquer comme invention lors de la poursuite du traitement de sa demande de brevet européen. Quant à l'objet pour lequel il n'a pas été acquitté de nouvelle taxe de recherche, le demandeur n'aurait donc plus d'autre choix que de le revendiquer dans une demande divisionnaire (article 76 CBE).

4.2 Or la Chambre ne partage pas cet avis. En effet, si l'omission d'un acte doit avoir pour effet juridique une perte de droit, la CBE le prévoit expressément (cf décision de la Grande Chambre de recours G 1/88 "Silence de l'opposant/HOECHST" publiée au JO OEB 1989, 189, 194). Pour pouvoir considérer dans le cadre de la règle 46(1) CBE qu'un objet d'une demande de brevet européen doit être réputé abandonné s'il n'a pas été acquitté de nouvelle taxe de recherche pour cet objet, il faudrait que cet effet juridique découle clairement des dispositions de cette règle, ce qui n'est pas le cas. En effet, il ressort a contrario de la règle 46(1), troisième phrase CBE que s'il n'est pas acquitté de nouvelle taxe de recherche pour une autre invention, la division de la recherche compétente n'établit pas de rapport de recherche européenne pour les parties de la demande de brevet européen se rapportant à cette autre invention, ce qui ne préjuge toutefois en rien du sort que connaîtront lesdites parties sur le plan juridique. C'est la division d'examen qui est seule compétente pour décider de ce sort, car c'est à elle qu'il appartient de se prononcer sur l'unité de l'invention (cf. supra, point 3). Cependant, si des modifications sont apportées aux pièces de la demande de brevet européen immédiatement après l'exécution de la recherche, il se peut dans certains cas qu'il n'y ait plus lieu de décider du sort que devront connaître ces parties sur le plan juridique (cf. infra, point 5).

5. L'article 82 CBE prévoit que le texte de la demande de brevet européen doit satisfaire à l'exigence de l'unité d'invention, et ce non seulement lors du dépôt de la demande, mais aussi à tous les stades de la procédure devant la division d'examen compétente, jusqu'à la délivrance du brevet (cf. décision T 178/84, publiée au JO OEB 1989, 157). L'unité de l'invention ne peut donc être appréciée que sur la base des pièces qui, à un moment quelconque de la procédure de délivrance, constituent très exactement la demande de brevet européen (cf. décision T 101/88 en date du 21 mai 1990). Par conséquent, si un demandeur modifie les revendications de sa demande de brevet européen en application de la règle 86(2) CBE et que de ce fait le contenu de ces revendications diffère de celui des revendications initiales, il appartient à la division d'examen compétente de vérifier notamment si ces revendications modifiées satisfont en tant que telles à la condition requise à l'article 82 CBE. Si, par ailleurs, le demandeur a, avant d'apporter ces modifications, négligé d'acquitter une nouvelle taxe de recherche comme le lui avait demandé la division de la recherche en vertu de la règle 46(1) CBE, la division d'examen compétente n'est tenue d'examiner l'unité de l'invention revendiquée dans les pièces déposées initialement que dans la mesure où le demandeur produit au cours de la procédure d'examen des revendications modifiées se rapportant à une nouvelle invention dont l'existence avait été constatée par la division de la recherche dans les pièces déposées initialement, mais pour laquelle il n'avait pas été établi de rapport de recherche européenne, une nouvelle taxe de recherche n'ayant pas été acquittée, si bien qu'une recherche supplémentaire doit être effectuée : en effet dans ce cas, c'est uniquement dans le cadre de cette recherche supplémentaire que le demandeur peut faire valoir un intérêt légitime à ce que les pièces déposées initialement soient examinées.

6. Les revendications selon la requête principale et selon la requête subsidiaire comportent des caractéristiques reprises de la revendication 6 initialement déposée, pour laquelle il n'avait pas été établi de rapport de recherche européenne. Compte tenu de ce qui précède (point 5), il convient donc de vérifier tout d'abord si la division de la recherche a eu raison de ne pas effectuer de recherche pour l'objet de cette revendication initialement déposée, et à ce sujet, il y a lieu de formuler les remarques suivantes :

6.1 Dans le rapport de recherche du 6 septembre 1985, il a été notifié à la requérante que sa demande de brevet européen comportait deux inventions ou groupes d'inventions dont la (le) première (mier) se rapportait au "montage du dispositif de mesure dans des tuyaux". De l'avis de la division de la recherche, cette première invention (ou ce premier groupe d'inventions) était mentionnée (é) dans les revendications 1 à 5 déposées initialement. Toutefois, la division de la recherche n'a pas vu que la revendication 6 déposée initialement comportait une référence non seulement à la revendication 1, mais aussi à l'une quelconque des revendications précédentes 2 à 5. De surcroît, c'était à bon droit que la revendication 6 se référait à la revendication 1 ainsi qu'aux revendications dépendantes 2 à 5, puisqu'elle concernait une configuration particulière du boîtier de mesure, qui constituait une cararactéristique supplémentaire pouvant être ajoutée à chacun des objets définis dans les revendications précédentes.

6.2 En conséquence, il aurait fallu que le rapport de recherche établi pour les parties de la demande de brevet européen se rapportant à cette première invention ou à ce premier groupe d'inventions tienne compte également de l'objet de la revendication 6 déposée initialement, puisque celle-ci comporte une référence aux revendications 2, 3, 4 ou 5 déposées initialement, considérées en combinaison avec la revendication 1 initialement déposée.

6.3 Puisque, ne serait-ce que pour cette simple raison, il aurait dû être établi un rapport de recherche pour l'objet de la revendication 6 déposée initialement, il n'y a donc plus lieu d'examiner si les pièces initiales de la demande de brevet européen satisfont à l'exigence de l'unité d'invention (article 82 CBE).

7. La revendication 1 selon la requête principale (cf. supra, point IX) concerne un dispositif de mesure destiné à être monté dans des tuyaux, comportant un boîtier de mesure, un élément de mesure de construction spéciale, et, d'une manière très générale, des extrémités de raccordement pour tuyaux.

Il est manifeste qu'il ne s'agit pas ici d'un objet combinant les caractéristiques des revendications 1 et 6 déposées initialement, puisqu'il manque un élément important, à savoir les "pièces intermédiaires". En outre, il ressort de la description (page 2, paragraphe 2) que ces pièces intermédiaires sont indispensables pour résoudre le problème.

Il se pose donc la question de savoir d'une part si la revendication 1 selon la requête principale satisfait à la condition exigée à l'article 123(2) CBE.

8. D'autre part, de l'avis de la Chambre, l'objet de la revendication 1 selon la requête subsidiaire (cf. supra point X) concerne un dispositif de mesure destiné à être monté dans des tuyaux, présentant des caractéristiques des revendications 1, 2 et 6 déposées initialement. La combinaison de ces revendications permet par ailleurs de définir un mode de réalisation qui entre dans le cadre de l'invention ou du groupe d'inventions mentionné(e) en premier lieu dans le rapport de recherche (cf. supra, point 6.2).

Pour permettre éventuellement l'examen de la brevetabilité de l'objet de cette revendication, il y a lieu, le cas échéant, d'effectuer une recherche supplémentaire.

9. Etant donné que la division d'examen n'a pas encore examiné la recevabilité au regard de l'article 123(2) CBE des modifications qui ont été apportées, ni la brevetabilité de l'invention revendiquée par la requérante dans sa requête principale ou dans sa requête subsidiaire, la Chambre, usant de la possibilité que lui offre l'article 111(1) CBE, renvoie l'affaire à la division d'examen pour qu'elle statue sur ces points.

10. Compte tenu de cette issue de la procédure de recours, la requête subsidiaire de la requérante visant à faire retirer de la demande l'objet des revendications selon la requête principale pour en faire poursuivre l'examen dans le cadre d'une demande divisionnaire est devenue sans objet. Il en va de même en ce qui concerne la requête, elle aussi formulée à titre subsidiaire, visant à la tenue d'une procédure orale.

11. Le fait que dans la présente affaire la Chambre et la première instance aient tranché de manière différente les questions en relation avec l'unité de l'invention ne constitue pas un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE, nécessitant le remboursement de la taxe de recours. La requête formulée en ce sens par la requérante est donc rejetée.