W 0044/88 (Substances surfactives) 31-05-1989

1. Recevabilité du paiement de la taxe additionnelle et de la réserve

1.1. Respect du délai fixé conformément à l'article 17.3) a) en liaison avec la règle 40.3 PCT

1.1.1. En application des dispositions des règles 80.3 et 80.5 PCT, le délai de trente jours fixé par l'administration chargée de la recherche internationale dans son invitation en date du 12 août 1988 est arrivé à expiration le lundi 12 septembre 1988.

Or, la taxe additionnelle pour la recherche et la réserve ne sont parvenues à l'administration chargée de la recherche internationale que le 13 septembre 1988.

1.1.2. Le fait que l'administration chargée de la recherche internationale ait informé (par erreur) le déposant le 12 septembre 1988 que le délai n'expirait que le 13 septembre 1988 peut être interprété comme une prolongation de délai.

En effet, la règle 40.3 PCT s'énonce comme suit :

"Le délai prévu à l'article 17.3) a) est fixé, dans chaque cas et compte tenu des circonstances du cas d'espèce, par l'administration chargée de la recherche internationale ; il ne peut être inférieur à quinze ou trente jours, respectivement, selon que le déposant est domicilié ou non dans le pays de l'administration chargée de la recherche internationale, ni supérieur à quarante-cinq jours à compter de la date de l'invitation."

Le texte de la règle 40.3 selon lequel le délai est fixé dans chaque cas compte tenu des circonstances du cas d'espèce doit être interprété en ce sens que l'administration chargée de la recherche internationale peut également prolonger un délai déjà fixé, si les circonstances le justifient (sans dépasser, bien entendu, la limite de 45 jours prescrite à la règle 40.3 PCT).

Aussi, dans les circonstances de l'affaire, le déposant a- t-il payé la taxe additionnelle et formulé la réserve dans les délais.

1.2. Désignation du groupe de revendications pour lequel la taxe additionnelle a été acquittée.

1.2.1. C'est non pas lors du paiement de la taxe additionnelle pour la recherche, mais seulement le 13 décembre 1988, soit trois mois plus tard, que le déposant a désigné le groupe de revendications défini par l'administration chargée de la recherche internationale pour lequel il désirait qu'une recherche additionnelle soit effectuée.

1.2.2. De l'avis de la Chambre, le fait de ne pas désigner les groupes d'inventions pour lesquels un rapport de recherche doit être établi ne peut, faute de dispositions pertinentes dans le PCT, entraîner l'irrecevabilité du paiement de taxes additionnelles.

1.2.3. L'un des buts du PCT est de faire en sorte que le rapport de recherche internationale soit, dans la mesure du possible, publié en même temps que la demande internationale (règle 48.2.a) v) PCT).

Aussi importe-t-il que les recherches additionnelles, qui ne peuvent pas être effectuées aussitôt, ne serait-ce qu'en raison du délai accordé au déposant pour sa réponse, ne souffrent aucun retard supplémentaire uniquement parce que le déposant n'a pas payé toutes les taxes additionnelles et n'a pas indiqué pour quelles parties de sa demande une recherche additionnelle doit être effectuée. Etant donné que selon l'article 17.3) a) PCT, le rapport de recherche "ordinaire" est établi sur les parties de la demande internationale qui ont trait à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications (invention principale), la Chambre est d'avis que la première recherche additionnelle doit être effectuée pour l'invention suivante définie dans les revendications et mentionnée dans l'invitation de l'administration chargée de la recherche internationale, chaque fois que le déposant n'en dispose pas expressément autrement.

Par conséquent, pour que la réserve soit recevable, il n'est pas nécessaire que l'invention devant faire l'objet d'une recherche additionnelle soit désignée avant l'expiration du délai de paiement de la taxe.

2. Bien-fondé de la réserve

2.1. La Chambre constate que dans la déclaration motivée jointe à sa réserve, le déposant, sans mettre en discussion l'absence d'unité entre les objets des revendications telles qu'elles ont été déposées, se borne à affirmer que l'invention consiste essentiellement en une combinaison de caractéristiques qui, cependant, ont en fait été revendiquées séparément les unes des autres en raison, notamment, du grand nombre de formulations figurant en variantes dans les revendications.

2.2. Le déposant est entièrement libre de choisir le texte des revendications sur la base desquelles la recherche internationale doit être effectuée conformément à l'article 15.3) PCT. Si, comme dans le cas présent, le déposant choisit de revendiquer non seulement une combinaison de caractéristiques mais aussi chacun de ses éléments, il ne peut pas invoquer l'unité de l'ensemble de la combinaison pour faire valoir l'existence d'un seul concept inventif général commun aux divers éléments.

L'autre argument du déposant, selon lequel l'invention résiderait essentiellement dans les revendications 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12, est sans intérêt pour la présente décision, étant donné que l'objet de ces revendications n'appartient à aucun des groupes d'inventions pour lesquels une taxe de recherche a été acquittée.

Dans ces conditions, les arguments avancés par le déposant pour motiver sa réserve ne peuvent être suivis d'effet.

Aussi la Chambre a-t-elle vérifié d'office si l'invitation à payer les taxes additionnelles pour la recherche était justifiée au regard des dispositions du PCT relatives à l'unité de l'invention.

2.3. Absence d'unité apparue a posteriori

2.3.1. L'administration chargée de la recherche internationale n'a pas objecté comme se manifestant "a priori" l'absence d'unité de l'invention définie dans les revendications de la demande internationale. En revanche, elle était d'avis que l'objet des revendications 1 et 2 de la demande n'était pas nouveau par rapport au document EP-A-0 190 416 et que les autres revendications se rapportaient donc à cinq groupes d'inventions différents (absence d'unité a posteriori).

Avant de vérifier si ces groupes d'inventions forment un seul concept inventif général au sens de la règle 13.1 PCT, il convient d'examiner si l'administration chargée de la recherche internationale a effectivement, aux fins d'établir le rapport de recherche internationale, le pouvoir d'inviter un déposant à payer des taxes additionnelles pour la recherche au motif qu'il y a absence d'unité constatée a posteriori.

2.3.2. Dans de nombreuses décisions, les chambres de recours agissant, conformément à l'article 154 (3) CBE, en qualité d'instance spéciale au sens de la règle 40.2 c) PCT ont reconnu à l'administration chargée de la recherche internationale le pouvoir de contester l'unité de demandes internationales sur la base de documents découverts au cours de la recherche et qui détruisent la nouveauté ou l'activité inventive de l'objet d'une revendication principale, lorsque les autres revendications qui en dépendent, prises isolément, ne définissent plus aucune invention répondant à l'exigence d'unité.

2.3.3. Cependant, une décision récemment rendue par une chambre de recours (W 03/88, JO OEB 1990, 126) diverge de cette jurisprudence en retirant à l'administration chargée de la recherche internationale l'obligation et le pouvoir de contester l'unité d'une demande sur la base d'un état de la technique découvert au cours de la recherche.

2.3.4. La Chambre considère qu'il est nécessaire de se tenir à la jurisprudence antérieure des chambres de recours et, ce faisant, de s'écarter de la décision W 03/88, pour les motifs exposés ci- après conformément à l'article 15, paragraphe 1 du règlement de procédure des chambres de recours.

2.3.5. La décision W 03/88 est essentiellement fondée sur les considérations suivantes relatives au PCT :

Les obligations de l'administration chargée de la recherche internationale qui découlent de l'application de l'article 17 PCT sont exclusivement limitées à l'exécution de la recherche internationale et à l'établissement d'un rapport de recherche internationale (point 5, 4e paragraphe).

Par les termes "un seul concept inventif général", tels qu'ils sont énoncés à la règle 13.1 PCT, il faut entendre, dans le cadre de la recherche internationale, un seul concept présenté comme étant inventif. Ainsi cette notion se rapporte-t-elle à l'objet que le déposant considère à la date de dépôt comme étant son invention, quel que soit l'état de la technique déterminé ultérieurement. Cela signifie que le concept inventif général au sens de la règle 13.1 PCT équivaut simplement au concept inventif recouvrant ce que le déposant revendique subjectivement comme étant son invention (point 6).

Le PCT n'oblige ni n'autorise l'administration chargée de la recherche internationale à procéder à un examen quant au fond de la demande (c'est-à-dire en tenant compte de la nouveauté et/ou de l'activité inventive) qui impliquerait une vérification a posteriori de l'exigence d'unité de l'invention. L'administration chargée de la recherche internationale n'est pas compétente pour examiner le problème technique à la base de l'invention ni sa solution ; une telle démarche dérogerait au principe du PCT et aux dispositions particulières de ce traité relatives à l'exécution de la recherche internationale (point 8).

2.3.6. Ces considérations amènent à donner du PCT l'interprétation selon laquelle la notion de concept inventif utilisée à la règle 13.1 PCT doit, pour l'exécution d'une recherche internationale, être comprise autrement (concept présenté comme étant inventif) que pour un examen ultérieur quant au fond, au motif que l'administration chargée de la recherche internationale n'a absolument pas compétence pour procéder à un examen quant au fond.

2.3.7. Cependant, après étude approfondie du PCT, de son règlement d'exécution, des Directives concernant la recherche internationale selon le PCT, en date du 18 novembre 1977 (PCT/INT/5), et de l'accord du 7 octobre 1987 entre l'OEB et l'OMPI (JO OEB 1987, 515) concernant les fonctions de l'Office européen des brevets en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international au titre du PCT, la Chambre ne peut partager ce point de vue.

2.3.8. Dispositions du PCT

L'article 3.4)iii) PCT prévoit que la demande internationale doit satisfaire à l'exigence prescrite d'unité de l'invention.

En vertu de l'article 15.2) ,3) et 4), la recherche internationale a pour objet de découvrir l'état de la technique pertinent.

C'est l'article 17 qui fixe la procédure à suivre au sein de l'administration chargée de la recherche internationale ; l'alinéa 3)a) prescrit que celle-ci doit inviter le déposant à payer des taxes additionnelles si elle estime que la demande ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention.

2.3.9. Il est par conséquent établi, dans le texte même du PCT, d'une part que la demande internationale doit satisfaire à l'exigence d'unité de l'invention, étant entendu que l'administration chargée de la recherche internationale a le pouvoir d'objecter l'absence d'unité, et, d'autre part, que la recherche internationale a pour objet de découvrir l'état de la technique pertinent.

2.3.10. Dispositions du règlement d'exécution du PCT

La règle 13.1 définit l'exigence d'unité de l'invention telle qu'elle s'applique à l'ensemble du PCT, c'est-à-dire tant dans le cadre de la recherche internationale (art. 17.3)a)) que dans le cadre de l'examen préliminaire international (article 34.3)a)).

Une définition de l'état de la technique pertinent est donnée à la règle 33 ; c'est ainsi qu'il est précisé aux règles 33.2 et 33.3. quelle est l'étendue de la recherche, qui doit couvrir la totalité des éléments qu'impliquent les revendications ou dont on peut raisonnablement s'attendre qu'ils y seront impliqués une fois lesdites revendications modifiées.

La règle 40 énonce les conditions matérielles que doivent remplir, d'une part, l'invitation à payer des taxes additionnelles et, d'autre part, d'éventuelles réserves ; elle prévoit la création d'une instance de recours spéciale.

La forme que doit revêtir le rapport de recherche internationale est décrite à la règle 43. Celle-ci prescrit notamment (règle 43.5.c)) d'indiquer spécialement les citations particulièrement pertinentes. Si le déposant a payé des taxes additionnelles, le rapport de recherche internationale doit en faire mention, conformément à la règle 43.7, et, le cas échéant, préciser les parties de la demande internationale sur lesquelles la recherche a porté. En outre, pour reprendre les termes mêmes de la règle 43.9, le rapport de recherche ne peut (contrairement, par exemple, à l'invitation à payer des taxes additionnelles) contenir d'autres éléments que ceux qui sont énumérés aux règles 33.1.b) et c), 43.1, 2, 3, 5, 6, 7, et 8 et 44.2.a) et b), ou l'indication mentionnée à l'article 17.2) b), ni aucune manifestation d'opinion, raisonnement, argument ou explication.

En ce qui concerne le chapitre II du PCT relatif à l'examen préliminaire international, la règle 66 indique la procédure à suivre au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, tandis la règle 70 énonce à la fois le contenu et la forme du rapport d'examen préliminaire international, étant entendu que la procédure et le rapport d'examen préliminaire diffèrent par leur objet de la procédure et du rapport de recherche internationale.

2.3.11. Selon la Chambre, les dispositions du règlement d'exécution mentionnées ci-dessus permettent de tirer sans aucune ambiguïté les conclusions suivantes :

- il n'existe qu'une définition de l'unité de l'invention, qui s'applique tant à l'exécution de la recherche internationale qu'à l'exécution de l'examen préliminaire international ;

- l'administration chargée de la recherche internationale doit déterminer le concept inventif général de l'objet des revendications afin d'atteindre le but de la recherche qui est de découvrir l'état de la technique pertinent, conformément à la règle 33.1 PCT. Une telle détermination ne peut être effectuée qu'au moyen d'une étude de la demande à la lumière de l'état de la technique (règle 33.2), étude qui réclame nécessairement que l'on procède à une appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive pour définir l'étendue de la recherche ;

- la recherche doit être exécutée sur la base des revendications (art. 15.3) et règle 33.3), et il y a lieu d'objecter l'absence d'unité quand il s'avère que les revendications portent sur des inventions différentes ; en effet, en vue d'atteindre les objectifs du PCT, il importe de mettre en évidence au cours de la recherche internationale l'état de la technique pour toutes les inventions revendiquées par le déposant et pour celles dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il les revendique, ou tout au moins d'indiquer, pour l'information des tiers et des offices nationaux désignés, les inventions pour lesquelles l'état de la technique n'a fait l'objet d'aucune recherche ;

- certes le rapport de recherche internationale doit contenir de brèves indications relatives à la pertinence présumée des documents cités (par exemple "A" : "document définissant l'état général de la technique mais n'étant pas particulièrement pertinent" ; "X" : "document particulièrement pertinent - l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive -" ; "Y" : "document particulièrement pertinent - l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive dès lors que le document est combiné à un ou plusieurs autres documents du même type et que cette combinaison est évidente pour l'homme du métier -"), indications qui présupposent une appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive de l'objet des revendications ; il ne peut en revanche indiquer les motifs qui ont conduit l'administration chargée de la recherche internationale à cette conclusion, pour ne pas préjuger d'un examen ultérieur de la brevetabilité (règles 43.5 et 43.9).

2.3.12. En conséquence, l'administration chargée de la recherche internationale a, en vertu des dispositions du PCT et de son règlement d'exécution, le pouvoir et l'obligation d'analyser la nouveauté et l'activité inventive de l'objet des revendications sur la base desquelles la recherche est effectuée, pour constater si la demande internationale satisfait à l'exigence d'unité de l'invention conformément à la règle 13 PCT, soit a priori, soit à la lumière de l'état de la technique découvert au cours de la recherche (a posteriori), vu qu'une telle constatation a une incidence directe sur l'étendue de la recherche à effectuer. Autrement, des demandes internationales ne satisfaisant pas à l'exigence d'unité feraient, sans indication correspondante dans le rapport de recherche, l'objet d'une recherche internationale incomplète, contrairement à l'objectif fondamental du PCT, ou alors l'administration chargée de la recherche internationale serait dans l'obligation, sans que cela ne soit justifié, d'effectuer plusieurs recherches pour le prix d'une seule taxe. Il convient toutefois de garder à l'esprit qu'une telle analyse ne constitue pas un examen contradictoire de brevetabilité, mais sert uniquement à établir le rapport de recherche, comme en témoigne l'interdiction faite à l'administration chargée de la recherche internationale de motiver son avis dans le rapport de recherche.

2.3.13. Du reste, les considérations de la Chambre formulées ci- dessus sont en conformité avec les Directives concernant la recherche internationale selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), dénommées ci-après "les Directives".

Compte tenu de la nécessité, énoncée à l'article 56.3)i) et ii) PCT, d'obtenir un maximum d'uniformité, notamment dans les méthodes de travail des diverses administrations chargées de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international, ces directives revêtent une importance particulière, comme cela ressort de leur chapitre I.3 où il est déclaré ce qui suit :

"Afin d'assurer une pratique uniforme, les administrations chargées de la recherche internationale sont invitées à se conformer aux présentes directives dans la mesure où ces dernières ne sont pas amendées ou révoquées par le Comité de coopération technique établi en vertu de l'article 56 du Traité."

Cette importance particulière des Directives est également soulignée dans l'accord du 7 octobre 1987 entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT, dont l'article 2 - "Obligations fondamentales" - prévoit que l'administration chargée de la recherche internationale effectue la recherche internationale en se conformant aux Directives ("L'administration procède ..." ; Die Behörde führt nach Maßgabe... der Verwaltungsrichtlinien... durch..." ; "The Authority shall carry out...").

Aussi la Chambre est-elle d'avis que l'administration chargée de la recherche internationale est dans l'obligation de se tenir aux Directives, notamment à leur interprétation du PCT, et qu'elle ne pourrait s'en écarter qu'au cas où elles seraient en contradiction avec le PCT ou son règlement d'exécution.

2.3.14. Or, en interprétant correctement le PCT et son règlement d'exécution, les Directives sont en accord avec ceux-ci. C'est ainsi qu'en ce qui concerne l'obligation faite à l'examinateur chargé de la recherche internationale d'apprécier la nouveauté et l'activité inventive, les Directives contiennent les instructions suivantes :

"Les décisions relatives à la nouveauté et à l'activité inventive sont du ressort des offices désignés. Toutefois, l'examinateur chargé de la recherche doit tenir compte de ces questions de façon à permettre une recherche internationale efficace" (chapitre III, 1.1).

"Les revendications dépendantes seront interprétées comme étant restreintes par toutes les caractéristiques des revendications dont elles dépendent. C'est pourquoi, lorsque l'objet de la revendication principale est nouveau, celui des revendications dépendantes sera considéré comme tel aux fins de la recherche internationale. Lorsqu'à la suite de la recherche internationale, la nouveauté et l'activité inventive de la revendication principale n'est pas mise en cause, il n'est pas nécessaire de procéder à une recherche supplémentaire en ce qui concerne l'objet des revendications dépendantes en tant que telles" (chapitre III, 3.8).

"Cependant, lorsque la nouveauté ou l'activité inventive de la revendication principale sont mises en cause, il peut être nécessaire, afin d'apprécier l'activité inventive d'une revendication dépendante, d'établir si les caractéristiques de cette dernière revendication en tant que telles sont nouvelles en faisant des recherches dans une ou plusieurs unités supplémentaires de la classification" (chapitre III, 3.9).

"Ensuite l'examinateur chargé de la recherche procédera à la recherche internationale, en s'attachant d'abord à examiner la nouveauté de l'invention, tout en tenant compte de l'état de la technique susceptible de se rapporter à l'activité inventive" (chapitre IV, 2.4).

"Pour apprécier la nouveauté..." (chapitre VI, 2).

"L'activité inventive devra être appréciée" (chapitre VI, 7).

2.3.15. Un chapitre entier des Directives (chapitre VII) est consacré à la question de l'unité de l'invention.

Après avoir indiqué que c'est à l'administration chargée de la recherche internationale qu'il incombe de prendre la décision en matière d'unité d'invention (chapitre VII, 4) et précisé l'interprétation des règles 13.2 et 13.3 PCT, les Directives contiennent encore ce qui suit :

"L'absence d'unité d'invention peut, soit se manifester directement a priori, c'est-à-dire avant même que l'on n'ait comparé les revendications à l'état de la technique, soit ne devenir apparente qu'a posteriori, c'est-à-dire après que l'on a considéré l'état de la technique ; par exemple, un document découvert au cours de la recherche internationale permet de constater le manque de nouveauté d'une revendication principale, ne laissant subsister que deux ou plusieurs revendications dépendantes sans concept inventif général."

2.4. La Chambre estime donc que dans la présente espèce l'administration chargée de la recherche internationale avait à la fois le pouvoir et l'obligation d'examiner s'il fallait considérer l'objet de la revendication principale 1 de la demande internationale comme étant nouveau au regard du document

EP-A-O 190 416, et, dans le cas contraire, de déterminer si les inventions indiquées dans les autres revendications, notamment dans les revendications dépendantes, représentaient encore un seul concept inventif général.

2.5. En comparant la demande internationale avec le document EP-A-0 190 416, il apparaît que ni l'objet de la revendication 1 de la demande internationale ni les objets des revendications 2, 3, 4 et 6, ainsi que des revendications 8 et 13, dans la mesure où ces dernières se rapportent aux revendications 1 à 4 et 6, ne sont nouveaux.

En effet, ce document divulgue déjà un procédé de fabrication d'hydroxyde de calcium réactif servant à l'épuration de gaz, notamment de gaz brûlés, qui prévoit, en particulier lors de l'extinction, l'adjonction de substances augmentant la réactivité de l'hydroxyde de calcium ainsi que, pour lier des substances polluantes acides, l'adjonction d'hydrogénocarbonates alcalins comme, par exemple, l'hydrogénocarbonate de sodium, de composés formant des hydrates, tels que chlorure de calcium, ou de composés tels que des sels ferreux solubles dans l'eau, revêtant de préférence la forme de chlorure, qui, en particulier lors de la séparation de substances polluantes acides (SO2 ou HCl) des gaz, notamment des gaz brûlés, ont un effet catalytique, l'épuration s'effectuant à des températures allant de 20 à 1200° C (par exemple entre 30 et 400° C) et la séparation des matières solides ayant lieu dans des dispositifs de dépoussiérage (filtre en toile) (Cf. document EP-A-0 190 416, notamment page 8, ligne 2, à page 9, ligne 19).

Il s'ensuit que, parmi les revendications que l'administration chargée de la recherche internationale avait, dans son invitation à payer des taxes additionnelles, réparties en groupe

1. et en groupe 2, seule la revendication 14 ne voit pas sa nouveauté détruite par le document en question ; elle concerne en effet un mode de réalisation particulier du procédé, dans lequel l'hydroxyde de calcium constitue une couche (fixe ou mobile) par laquelle transite le gaz à épurer, alors que, dans le procédé connu, les sorbants sont mélangés au gaz à épurer.

2.6. Dans la mesure en tous cas où elle se rapporte aux revendications 1 à 4, 6, 8 et 13 des groupes de revendications numérotés 1 et 2 dans l'invitation à payer des taxes additionnelles, groupes qui sont les seuls à devoir être examinés en l'occurrence, la revendication 14 définit une invention répondant à l'exigence d'unité ; en effet, elle fournit une solution au problème qu'elle est objectivement appelée à résoudre, compte tenu de l'état de la technique cité, à savoir mettre en contact avec les gaz à épurer les substances divulguées dans le document EP-A-O 190 416, selon un autre procédé que celui décrit dans ce document.

2.7. C'est donc à tort que l'administration chargée de la recherche internationale a invité le déposant à payer une taxe additionnelle avant qu'elle n'effectue une recherche internationale pour les inventions définies dans les revendications 4, 8, 13 et 14 du deuxième groupe.