4.12
Product-by-Process-Anspruch 

Patentansprüche für Erzeugnisse, die die Erzeugnisse durch ein Verfahren zu ihrer Herstellung kennzeichnen, sind nur dann gewährbar, wenn die Erzeugnisse als solche die Voraussetzungen der Patentierbarkeit erfüllen, d. h., dass sie unter anderem neu und erfinderisch sind und es unmöglich ist, das beanspruchte Erzeugnis anders als anhand seines Herstellungsverfahrens zu definieren (siehe G 2/12 und G 2/13). Ein Erzeugnis wird nicht schon dadurch neu, dass es durch ein neues Verfahren hergestellt ist (siehe T 150/82). Ein Patentanspruch, der ein Erzeugnis durch ein Herstellungsverfahren kennzeichnet, ist als auf das Erzeugnis als solches gerichtet anzusehen. Er kann z. B. die Form "Erzeugnis X, erhältlich durch das Verfahren Y" haben. Unabhängig davon, ob in dem Product-by-Process- Anspruch eine Formulierung wie "erhältlich durch", "erhalten durch", "direkt erhalten durch" oder eine gleichbedeutende Formulierung verwendet wird, bezieht sich der Anspruch stets auf das Erzeugnis als solches und gewährt dafür absoluten Schutz (siehe T 20/94).

In Bezug auf die Neuheit gilt, dass bei einem durch sein Herstellungsverfahren definierten Erzeugnis festgestellt werden muss, ob das betreffende Erzeugnis mit bekannten Erzeugnissen identisch ist. Die Beweislast für ein angeblich unterscheidendes "Product-by-Process"-Merkmal liegt beim Anmelder, der nachweisen muss, dass die Abwandlung der Verfahrensparameter zu einem anderen Erzeugnis führt, indem er beispielsweise deutliche Unterschiede in den Eigenschaften der Erzeugnisse darlegt (siehe T 205/83). Der Prüfer muss aber eine behauptete mangelnde Neuheit eines Product-by-Process-Anspruchs trotzdem begründen, insbesondere wenn dieser Einwand vom Anmelder angefochten wird (siehe G 1/98, T 828/08).

Bei der Bestimmung der Merkmale eines durch ein Verfahren hergestellten Erzeugnisses ist auch der Zweck des Verfahrens zu berücksichtigen. Davon unterscheidet sich die Beurteilung eines Verfahrens oder eines Prozesses zur Herstellung eines Erzeugnisses, bei dem die Angabe eines bestimmten Zwecks (Herstellung eines Erzeugnisses) eine bloße Eignung impliziert (siehe F-IV, 4.13).

Auch bleibt die Prüfung von Erzeugnis- oder Product-by-Process-Ansprüchen in Bezug auf ihre Patentierbarkeit nach dem EPÜ unberührt vom Schutzbereich des Patents oder der Patentanmeldung (siehe G 2/12 und G 2/13, Nr. VIII.2 (6) b) der Entscheidungsgründe).

Gemäß Art. 64 (2) erstreckt sich der Schutz aus einem europäischen Patent, dessen Gegenstand ein Verfahren ist, auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse. Die Vorschrift dieses Artikels ist so zu verstehen, dass sie sich sowohl auf Verfahren bezieht, durch die Erzeugnisse hergestellt werden, die von dem Ausgangsmaterial völlig verschieden sind, als auch auf Verfahren, mit denen lediglich Veränderungen der Oberfläche bewirkt werden (z. B. Streichen, Polieren). Art. 64 (2) betrifft jedoch nicht die Prüfung von Verfahrensansprüchen in Bezug auf ihre Patentierbarkeit nach dem EPÜ und ist von der Prüfungsabteilung nicht zu berücksichtigen (siehe T 103/00).

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