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Richtlinien für die Prüfung

 
 

2.3 Nach Erhalt des ersten Bescheids - Regel 137 (3)

Nach dem in H‑II, 2.2 genannten anwendbaren Ereignis darf der Anmelder Änderungen nur noch mit Zustimmung des Prüfers vornehmen. Diese Vorschrift stellt die Zulassung von Änderungen in das Ermessen der Prüfungsabteilung, um sicherzustellen, dass das Prüfungsverfahren in möglichst wenigen Arbeitsgängen zum Abschluss gebracht wird (siehe C‑IV, 3). Bei der Ausübung ihres Ermessens muss die Prüfungsabteilung allen rechtserheblichen Faktoren Rechnung tragen; sie muss insbesondere das Interesse des Anmelders an einem rechtsbeständigen Patent und das seitens des EPA bestehende Interesse, das Prüfungsverfahren (gemäß den in G 7/93 aufgestellten Grundsätzen) effizient zum Abschluss zu bringen, gegeneinander abwägen. Außerdem hat die Prüfungsabteilung die Ausübung ihres Ermessens nach Regel 137 (3) zu begründen.

Abweichend von Regel 137 (3) ist in Buchstabe b der Regel 164 (2) das Recht vorgesehen, die Anmeldung in Erwiderung auf die Ergebnisse einer Recherche nach Regel 164 (2) zu ändern. Dies bedeutet, dass der Anmelder in Erwiderung auf die Mitteilung nach Art. 94 (3), der die Recherchenergebnisse nach Regel 164 (2) beigefügt sind, einmal von sich aus Änderungen vornehmen kann (siehe auch H‑II, 7.4.1).

Bei Zulassung einer Änderung wird die neue Fassung der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen dem weiteren Verfahren zugrunde gelegt. Die Zustimmung zu einer Änderung bedeutet nicht unbedingt, dass gegen die Anmeldung in der geänderten Fassung keine sich aus dem EPÜ ergebenden Einwände bestehen. Es ist zwischen verschiedenen Arten von Änderungen zu unterscheiden.

Änderungen, mit denen ein Mangel behoben wird, zu dessen Beseitigung im vorangegangenen Bescheid aufgefordert worden war, sind stets zuzulassen, sofern dadurch kein neuer Mangel entsteht. Änderungen, mit denen ein bereits für gewährbar befundener Anspruch eingeschränkt wird, sollten in der Regel ebenfalls zugelassen werden. Dasselbe gilt für Änderungen, mit denen die Klarheit der Beschreibung oder der Patentansprüche in eindeutig wünschenswerter Weise verbessert wird.

Im Übrigen ist danach zu unterscheiden, in welchem Umfang die Unterlagen überarbeitet werden sollen. Eine weitgehende Neufassung der Beschreibung oder der Patentansprüche kommt in Betracht, wenn die Änderung aufgrund eines weiteren, besonders einschlägigen Stands der Technik erfolgt, von dem der Anmelder erst spät Kenntnis erhalten hat (z. B. durch eine weitere Entgegenhaltung des Prüfers oder durch Information von anderer Seite). Bei kleineren Änderungen sollte sich der Prüfer verständnisvoll zeigen und abwägen zwischen Fairness gegenüber dem Anmelder und der Notwendigkeit, unnötige Verzögerungen und übermäßige, ungerechtfertigte Mehrarbeit für das EPA zu vermeiden. Bei der Ausübung seines Ermessens nach Regel 137 (3) sollte der Prüfer die bisherige Dauer des Verfahrens in Betracht ziehen und berücksichtigen, ob der Anmelder bereits ausreichend Gelegenheit zu Änderungen hatte. Eine Änderung ist insbesondere dann abzulehnen, wenn sie einen Mangel wieder einführt, der bereits zuvor gerügt und beseitigt worden war.

Abgelehnt werden können Änderungen nach Regel 137 (3) auch wegen der Nichtzulassung:

– 
eines oder mehrerer Anträge bei der Einreichung von Hilfsanträgen (siehe H‑III, 2.1.1, letzter Absatz) oder von Hilfsanträgen, weil bestimmte Umstände vorliegen (siehe H‑III, 3.3.1), oder
– 
eines in einer oder in Vorbereitung einer mündlichen Verhandlung eingereichten Antrags (siehe H‑III, 2.1.3)

aus Gründen der Verfahrensökonomie (vorausgesetzt der Anmelder wurde dazu gehört (Art. 113 (1)), wenn die betreffenden Anträge gegen Regel 137 (4) verstoßen.

Gegebenenfalls gelten weitere Einschränkungen für mögliche Änderungen der Anmeldung, wenn der europäische oder der ergänzende europäische Recherchenbericht nur ein teilweiser Recherchenbericht nach Regel 63 war oder nach Regel 62a beschränkt wurde (siehe H‑II, 6 und Unterpunkte).