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Directives relatives à l'examen pratiqué

 
 
5.
Groupement de type Markush 

Lorsqu'une revendication unique comporte des variantes (chimiques ou non), à savoir un "groupement de type Markush", il devrait être considéré qu'il y a unité d'invention lorsque les variantes sont de nature similaire (cf. F-IV, 3.7).

Lorsque le groupement de type Markush concerne des variantes de composés chimiques, celles-ci peuvent être considérées comme étant de nature similaire si :

i)
toutes les variantes ont une caractéristique ou une activité commune, et si 
ii)
il existe une structure commune, c'est-à-dire si un élément structurel essentiel est commun à toutes les variantes, ou si toutes les variantes appartiennent à une classe reconnue de composés chimiques du domaine dont l'invention fait partie. 

Un "élément structurel essentiel est commun à toutes les variantes" si les composés ont en commun une structure chimique qui représente une grande partie de leur structure, ou, dans le cas où les composés n'ont en commun qu'une petite partie de leur structure, si la structure commune représente une partie structurellement distincte de l'état de la technique. L'élément structurel peut être un seul composé ou une combinaison de composés distincts liés entre eux. Les variantes appartiennent à une "classe reconnue de composés chimiques" si l'état de la technique conduit à penser que des éléments de cette classe se comporteront de manière similaire dans le contexte de l'invention revendiquée, c'est-à-dire que chaque élément pourrait être substitué à un autre, dans la mesure où on peut s'attendre à obtenir un résultat similaire.

Il n'est pas nécessaire que l'élément structurel essentiel soit nouveau en termes absolus (c'est-à-dire nouveau en soi). Cette expression signifie plutôt qu'il doit exister, en liaison avec la propriété ou l'activité commune, une partie commune de la structure chimique qui différencie les composés revendiqués de n'importe quel composé connu ayant la même propriété ou activité. Cependant, s'il peut être prouvé qu'au moins une variante d'un groupement de type Markush n'est pas nouvelle, l'unité de l'invention doit être réexaminée. En particulier, si la structure d'au moins un des composés couverts par une revendication de type Markush est connue en association avec la propriété ou l'effet technique examiné(e), cela dénote une absence d'unité des composés restants (variantes).