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Directives relatives à l'examen pratiqué

 
 
6.2
Eléments extraits de la description 

Si des revendications modifiées portent sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche (par exemple, parce qu'ils figuraient uniquement dans la description (et que la division de la recherche n'a pas jugé utile de les englober dans la recherche, cf. B-III, 3.5) et qui ne sont pas liés par un seul concept inventif général à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées et ayant fait l'objet d'une recherche, ces modifications ne sont pas recevables. Ce cas de figure est à distinguer de celui où les modifications correspondent à une invention initialement revendiquée, mais exclue de la recherche en vertu de la règle 64 (voir à ce sujet H-II, 7.2).

En pratique, dans le cadre de l'article 123(2) et de l'article 82, la règle 137(5) doit être interprétée de telle sorte que toute limitation de l'élément ayant fait l'objet de la recherche qui forme une unité avec l'objet initialement revendiqué soit autorisée, que la (les) caractéristique(s) technique(s) utilisée(s) aux fins de la limitation ai(en)t ou non fait l'objet d'une recherche.

Par conséquent, le fait d'ajouter à une revendication une caractéristique technique qui, contribuant à l'effet (aux effets) de l'invention (des inventions) initialement revendiquée(s), n'a pas été spécifiquement l'objet d'une recherche mais a été divulguée dans la demande telle que déposée (en général dans la description) dans le contexte de l'invention, ne donnera pas lieu à une revendication modifiée qui n'est pas liée à l'invention (aux inventions) initialement revendiquée(s) de manière à former avec elle(s) un seul concept inventif général. En l'occurrence, il ne faut donc pas soulever d'objection en vertu de la règle 137(5), même si une recherche additionnelle peut s'avérer nécessaire.

Cependant, si des caractéristiques issues de la description et portant sur un concept inventif autre que celui de la revendication initiale sont ajoutées à la revendication, une objection peut être soulevée au titre de la règle 137(5). Il se peut que la description comporte un autre concept inventif général que celui de la revendication principale et de ses éventuelles revendications dépendantes, mais que ce concept ne soit pas identifié clairement ou mentionné en tant que tel dans la description. Dans ce cas, si l'objet de la revendication principale fondé sur le premier concept inventif est modifié, toute modification de la revendication portant exclusivement sur le deuxième concept inventif pourrait justifier une objection d'absence d'unité "a posteriori" (cf. T 1394/04).

Par conséquent, si le demandeur tente de remplacer une caractéristique technique contenue dans une revendication par une caractéristique technique différente provenant de la description, il en découlera normalement une objection au titre de la règle 137(5).

Dans un cas similaire, qui se distingue toutefois de la situation présentée ci-dessus (où la caractéristique technique ajoutée contribue à l'effet (aux effets) de l'invention (des inventions) initialement revendiquée(s)), une objection au titre de la règle 137(5) résulterait également du fait qu'une caractéristique technique tirée de la description et produisant un effet sans rapport avec celui (ceux) de la (des) invention(s) revendiquée(s), est ajoutée à une revendication, sauf si la modification n'a pas pour effet de modifier le concept inventif général. Une telle situation pourrait par exemple survenir si les revendications initiales incluaient non seulement une revendication de large portée, dont l'objet n'était pas nouveau ou n'impliquait pas d'activité inventive, mais aussi d'autres revendications définissant une ou plusieurs inventions, et si une caractéristique technique provenant de la description et produisant un effet non mentionné dans les revendications initiales, était ajoutée à la revendication de large portée, de telle manière qu'il y ait une absence d'unité entre la nouvelle revendication limitée et les revendications présentes à l'origine.

S'il convient de soulever une objection au titre de la règle 137(5), le demandeur doit être informé qu'il ne peut maintenir de tels éléments que sous la forme d'une demande divisionnaire, conformément à l'article 76, à condition qu'au moins un des délais prévus par la règle 36(1)a) et b) n'ait pas encore expiré (cf. A-IV, 1.1.1, 1.1.1.2 et 1.1.1.3).

Si la division d'examen émet une notification qui ne soulève pas d'objection d'absence d'unité au titre de l'article 82, mais une objection concernant la recevabilité d'une modification au titre de la règle 137(5), le délai de dépôt d'une demande divisionnaire visé à la règle 36(1)b) ne commence pas à courir ou, si une objection d'absence d'unité a été soulevée précédemment au cours de la procédure d'examen (cf. A-IV, 1.1.1.3), ne recommence pas à courir. Par conséquent, si le délai prévu par la règle 36(1)a) a déjà expiré et si une objection d'absence d'unité a été soulevée précédemment au cours de la procédure d'examen, le délai prévu par la règle 36(1)b) a également expiré et le demandeur ne peut déposer de demande divisionnaire. Si aucune objection n'est soulevée au titre de la règle 137(5), la division d'examen devrait envisager d'effectuer une recherche additionnelle (cf. C-IV, 7.2).

Toutefois, les demandeurs doivent bien avoir présent à l'esprit que la procédure d'examen doit être menée à son terme avec le minimum d'interventions possible, ce qui signifie que la division d'examen peut faire usage de son droit de ne pas autoriser de nouvelles modifications au titre de la règle 137(3) (cf. H-II, 2.3).