6.2
Éléments extraits de la description 

Dans le cadre de l'article 123(2) et de l'article 82, la règle 137(5) doit être interprétée de telle sorte que toute limitation de l'élément ayant fait l'objet de la recherche qui forme une unité avec l'objet initialement revendiqué soit autorisée, que la (les) caractéristique(s) technique(s) utilisée(s) aux fins de la limitation ai(en)t ou non fait l'objet d'une recherche.

Par conséquent, le fait d'ajouter à une revendication une caractéristique technique qui, contribuant à l'effet (aux effets) de l'invention (des inventions) initialement revendiquée(s), n'a pas été spécifiquement l'objet d'une recherche mais a été divulguée dans la demande telle que déposée (en général dans la description) dans le contexte de l'invention, ne donnera pas lieu à une revendication modifiée qui n'est pas liée à l'invention (aux inventions) initialement revendiquée(s) de manière à former avec elle(s) un seul concept inventif général. En l'occurrence, il ne faut donc pas soulever d'objection en vertu de la règle 137(5), même si une recherche additionnelle peut s'avérer nécessaire (cf. C‑IV, 7.2).

Si des revendications modifiées portent sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche parce qu'ils figuraient uniquement dans la description (et que la division de la recherche n'a pas jugé utile de les englober dans la recherche, cf. B‑III, 3.5) et qui ne sont pas liés par un seul concept inventif général à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées et ayant fait l'objet d'une recherche, ces modifications ne sont pas recevables.

Si le demandeur tente de remplacer une caractéristique technique contenue dans une revendication par une caractéristique technique différente provenant de la description, il en découlera normalement une objection au titre de la règle 137(5).

Une objection au titre de la règle 137(5) résulterait également du fait qu'une caractéristique technique tirée de la description et produisant un effet sans rapport avec celui (ceux) des caractéristiques de la (des) invention(s) revendiquée(s), est ajoutée à une revendication. Une telle situation pourrait survenir lorsque l'objet revendiqué à l'origine a été modifié suite à une objection d'absence de nouveauté ou d'activité inventive résultant d'une formulation d'une revendication en termes larges, et que la revendication large initiale est limitée par l'ajout d'une caractéristique technique provenant de la description et produisant un effet non lié aux effets des caractéristiques déjà présentes dans le jeu initial de revendications, de telle manière qu'il y a une absence d'unité entre la nouvelle revendication limitée et les revendications présentes à l'origine.

S'il convient de soulever Si une objection est soulevée au titre de la règle 137(5), le demandeur doit être informé qu'il ne peut maintenir de tels éléments que sous la forme d'une demande divisionnaire, conformément à l'article 76.

La situation précitée est à distinguer de celle où les modifications correspondent à une invention initialement revendiquée, mais exclue de la recherche en vertu de la règle 64 ou de la règle 164(1) ou (2) (voir à ce sujet H‑II, 7.2).

Les demandeurs doivent bien avoir présent à l'esprit que la procédure d'examen doit être menée à son terme avec le minimum d'interventions possible, ce qui signifie que la division d'examen peut faire usage de son droit de ne pas autoriser de nouvelles modifications au titre de la règle 137(3) (cf. H‑II, 2.3).

Dans le cas des demandes euro-PCT où l'OEB agit en qualité d'ISA ou de SISA, la division d'examen doit émettre une invitation en vertu de la règle 164(2) pour les inventions n'ayant pas fait l'objet d'une recherche contenues dans les pièces de la demande qui doivent servir de base à l'examen à l'expiration du délai de six mois fixé dans la notification au titre de la règle 161 ou de la règle 162, même si lesdites inventions ont été importées de la description (cf. C‑III, 2.3).

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