T 1855/06 18-06-2009

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Rechtsübergang

2. Artikel 72 EPÜ bestimmt, dass die rechtsgeschäftliche Übertragung der europäischen Patentanmeldung schriftlich erfolgen muss und der Unterschrift der Vertragsparteien bedarf. Nach Regel 22 (1) EPÜ (vormals Regel 20 (1) EPÜ 1973) wird ein Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung auf Antrag eines Beteiligten in das europäische Patentregister eingetragen, wenn er dem EPA durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wird. Nach Regel 22 (2) EPÜ gilt der Antrag erst als gestellt wenn eine Verwaltungsgebühr entrichtet worden ist. Regel 22 EPÜ ist gemäß Regel 85 EPÜ (vormals Regel 61 EPÜ 1973) auch auf einen Rechtsübergang des europäischen Patents während der Dauer des Einspruchsverfahrens anzuwenden.

2.1 Gemäß der Rechtsprechung (J 26/95, ABl. EPA 1999, 668) sind die Feststellung, ob dem EPA durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wurde, dass ein Rechtsübergang nach Regel 22 EPÜ stattgefunden hat, und dessen Eintragung in das Register Sache des zuständigen Organs der ersten Instanz. Somit kann im Beschwerdeverfahren erst dann ein anderer Beteiligter an die Stelle der ursprünglichen Anmelderin oder Patentinhaberin treten, wenn das zuständige Organ der ersten Instanz die Eintragung vorgenommen hat oder wenn ein eindeutiger Nachweis des Übergangs vorliegt.

2.2 Im vorliegenden Fall wurde keine Eintragung durch die erste Instanz vorgenommen, und der Akte nach auch kein Antrag gestellt und keine Verwaltungsgebühr entrichtet. Auch kein eindeutiger Nachweis des Übergangs wurde vorgelegt, da die Mitteilung von 06. April 2009 nicht als ein solcher eindeutiger Nachweis des Übergangs angesehen werden kann. Deshalb ist im Beschwerdeverfahren die ursprüngliche Anmelderin und Patentinhaberin als Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin zu betrachten.

Erlöschen des Patentes

3. Die Kammer war nicht imstande festzustellen, ob das Streitpatent in allen benannten Vertragsstaaten (AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, NL, PT, SE) erloschen ist. Insbesondere ist solche Information nicht vom Patentregister ableitbar, wobei das Register nach den durch die Vertragsstaaten gelieferten Daten nur zeigt, dass das Patent in AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IE, LI, NL, PT, SE erloschen ist. Außerdem, nach Artikel 68 EPÜ gelten die in den Artikeln 64 und 67 EPÜ vorgesehenen Wirkungen der europäischen Patentanmeldung und des darauf erteilten Patentes in dem Unfang, in dem das Patent im Einspruchsverfahren widerrufen worden ist, als von Anfang an nicht eingetreten, sodass es im berechtigten Interesse der Beschwerdeführerin liegt, dass das Beschwerdeverfahren fortgesetzt wird. Da keine Rücknahme der Beschwerde seitens der Einsprechenden und Beschwerdeführerin vorliegt, muss das Beschwerdeverfahren fortgesetzt werden.

Neuheit

4. Erteilter Anspruch 1 betrifft die Verwendung von fein zerteiltem Hydrotalcit und/oder anderen basischen Metall-Aluminium-Hydroxy-Verbindungen als Zusatz zu Polyurethan zur Herstellung von Elastanfasern mit erhöhter Beständigkeit gegen halogenierte, teilhalogenierte oder nicht halogenierte Kohlenwasserstoffe. In der angefochtenen Entscheidung war die Einspruchsabteilung der Meinung, dass der Gegenstand der Erfindung gemäß Anspruch 1 des Streitpatents unter die Definition einer zweiten nichtmedizinischen Verwendung, nämlich die Verwendung eines bekannten Stoffes für einen bestimmten Zweck, der auf einer technischen Wirkung beruhe im Sinne der Entscheidungen G 2/88 (supra) und G 6/88 (supra), falle. Die Kammer kann sich schon wegen der Formulierung des Anspruchs 1 dieser Meinung nicht anschließen, siehe unten Punkte 5 bis 7. In Anbetracht der angefochtenen Entscheidung und der Ausführungen der Parteien wird die Kammer aber als erstes entscheiden, ob hier für die Breite des Anspruchs überhaupt von einer technischen Wirkung ausgegangen werden kann, die als technisches Merkmal nicht früher der Öffentlichkeit schon zugänglich gemacht worden ist.

4.1 Dokument D1 (in der englischen Übersetzung) offenbart eine Polyurethanzusammensetzung, die Hydrotalcit mit einem mittleren Partikeldurchmesser von 1 µm oder kleiner in einer Menge von 0.1 bis 10 Gewicht %, bezogen auf das Polyurethan, enthält (Anspruch 1). Das Hydrotalcit kann eine Verbindung gemäß Formel (2) des erteilten Anspruchs 1 sein (Seite 3, Zeile 16 bis Seite 4, Zeile 3 und Beispiele). Aus der Polyurethanzusammensetzung werden elastische Fasern hergestellt (Seite 7, Zeilen 1-5 und Beispiele). Die in D1 verwendeten Polyurethane sind segmentierte Polyurethane (Seite 6, Zeilen 6-13 und Beispiele), die gemäß dem Streitpatent (Absatz [0037]) als Elastan-Faser-Grundstoff dienen und auch der Definition von Elastan-Faser-Grundstoff in D7 (Punkt 1) entsprechen, sodass die in D1 erzeugten elastischen Fasern als Elastanfasern im Sinne des Streitpatents zu betrachten sind. Diese Tatsache wurde von den Parteien nicht bestritten und ist auch durch den Zusatz von Hydrotalcit nicht geändert (Absatz [0036] im Streitpatent).

4.2 Eine Hydrotalcit enthaltende Polyurethanzusammensetzung wird auch im Dokument D2 offenbart (Anspruch 1). Das Hydrotalcit, das eine Verbindung gemäß Formel (2) des erteilten Anspruchs 1 sein kann (Seite 3, Zeilen 18-37), hat einen mittleren Partikeldurchmesser von 10 µm oder kleiner (Anspruch 2) und ist in einer Menge von 0.1 bis 10 Gewicht %, bezogen auf das Polyurethan, in der Zusammensetzung enthalten (Anspruch 1). Aus der Polyurethanzusammensetzung werden elastische Fasern hergestellt (Seite 2, Zeilen 3-4 und 8-12; Seite 4, Zeilen 30-39 und Beispiele), welche als Elastanfasern zu betrachten sind (D7, Punkt 1).

4.3 D1 und D2 offenbaren daher die Verwendung von Hydrotalcit und/oder ähnlichen Verbindungen zur Herstellung von Elastanfasern gemäß Anspruch 1, wobei in den beiden Dokumenten in Vergleich zu Anspruch 1 nur die Information fehlt, dass die hergestellten Fasern eine erhöhte Beständigkeit gegen halogenierte, teilhalogenierte oder nicht halogenierte Kohlenwasserstoffe aufweisen.

4.4 Die Handbücher D6 (Seite 750, zweiten vollen Absatz) und D7 (Absatz 5.5) belegen, dass es dem Fachmann schon bekannt war, dass Elastanfasern gegenüber Zerstörung oder Abbau durch Kohlenwasserstoff-basierte chemische Reinigungsmittel, insbesondere gegenüber Perchlorethylen, beständig waren. Wenn hier überhaupt eine neue Wirkung anerkannt werden könnte, kann diese daher nur in einer Erhöhung oder Verbesserung der Beständigkeit liegen. Entgegen der Tatsachenlage in den den Entscheidungen G 2/88 (supra) und G 6/88 (supra) zugrunde liegenden Fällen, ist hier keine neue Eigenschaft vorhanden, die bisher unerkannt geblieben war, sondern allenfalls bloß eine Verbesserung einer bekannten Eigenschaft.

4.5 Im Anspruch 1 wird zwar ganz allgemein eine erhöhte Beständigkeit gegen halogenierte, teilhalogenierte oder nicht halogenierte Kohlenwasserstoffe genannt, aber weder im Anspruch selbst, noch in der Beschreibung wird diese Eigenschaft näher definiert. Die einzigen Messungen, die in den Beispielen genannt werden, betreffen die Heißreißzeit unter bestimmten Bedingungen, aber auch diese Eigenschaft wird nicht als eine direkte Definition der Beständigkeit angegeben. In der Literatur hat aber der Begriff "Beständigkeit" eine viel breitere Bedeutung, die sich sowohl auf chemische als auch auf mechanische Eigenschaften beziehen kann und sowohl bei niedrigen als auch bei höheren Temperaturen mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen gemessen werden kann, sodass der im Anspruch verwendete Ausdruck nur in seiner breitesten Bedeutung als irgendeine Beständigkeit der Fasern gegen die bestimmten Kohlenwasserstoffe interpretiert werden kann.

4.6 Auch wenn die Heißreißzeit, die das Streitpatent selbst als einziges Kriterium wählte, um eine Verbesserung der Eigenschaften der Elastanfasern zu belegen, als Maßstab der "Beständigkeit" akzeptiert wird, zeigen die im Patent enthaltenden Beispiele nur eine Verbesserung dieses Parameters für einen spezifischen chlorierten Kohlenwasserstoff (Tetrachlorethylen) in bestimmten Mengen unter bestimmten Behandlung- und Temperaturbedingungen. Darüber hinaus belegte der eingereichte Versuchsbericht der Beschwerdeführerin, bei dem eine Gruppe von Elastanfasern ohne Hydrotalcit und eine andere Gruppe von Hydrotalcit enthaltenden Elastanfasern untersucht wurden, dass nach diesem selben Kriterium kein signifikanter Unterschied zwischen den Heißreißzeiten von Elastanfasern, die einerseits Hydrotalcit, andererseits kein Hydrotalcit enthielten, erkennbar sei. Der Effekt der Testtemperatur sei in den Versuchen der Beschwerdeführerin viel stärker als der Effekt des Zusatzes des Hydrotalcits und der Zusatz von Hydrotalcit führte manchmal sogar zu einer Verschlechterung der Heißreißzeit. Aus diesen Gründen kann die Kammer nur schließen, dass eine Verbesserung der Beständigkeit im gesamten beanspruchten Bereich durch den Zusatz von Hydrotalcit weder belegt noch plausibel sei.

4.7 Da von einer Verbesserung der Beständigkeit nicht ausgegangen werden kann, können die Worte "zur Herstellung von Elastanfasern mit erhöhter Beständigkeit gegen halogenierte, teilhalogenierte oder nicht halogenierte Kohlenwasserstoffe" in Anspruch 1 nicht als unterscheidendes Merkmal im Sinne der G 2/88 (supra) und G 6/88 (supra) betrachtet werden. Der Gegenstand des Anspruchs ist daher durch D1 und D2 neuheitsschädlich vorweggenommen. Schon aus diesem Grund muss der Beschwerde stattgegeben und das Patent widerrufen werden.

Anspruchsformulierung

5. Der Vollständigkeit halber, damit nicht der Eindruck entsteht, dass die Anspruchsformulierung von Anspruch 1 von der Kammer als akzeptabel angesehen wird, wird noch folgendes bemerkt.

5.1 Die Entscheidungen G 2/88 (supra) und G 6/88 (supra) beziehen sich auf die Neuheit von zweiten nichtmedizinischen Verwendungen, und betreffen Ansprüche, die auf die Verwendung eines bekannten Stoffes für einen bestimmten Zweck gerichtet sind. Im vorliegenden Fall ist aber dieser Zweck als die Herstellung von Elastanfasern mit einer bestimmten Eigenschaft (erhöhter Beständigkeit gegen halogenierte, teilhalogenierte oder nicht halogenierte Kohlenwasserstoffe) formuliert, sodass die Formulierung des Anspruchs 1 eher der in der Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer G 1/83 (ABl. EPA 1985, 60) vorgeschlagenen "schweizerischen Anspruchsform" entspricht, die im Falle einer neuen zweiten medizinischen Verwendung als angemessen betrachtet worden ist.

5.2 In G 1/83 (supra) sind die in der schweizerischen Anspruchsform formulierten Verwendungsansprüche nur in dem besonderen Fall als neu erachtet worden, dass der beabsichtigte Zweck der Herstellung des Produktes in seiner anschließenden Verwendung zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers oder in einem Diagnostizierverfahren besteht. Diese Ausnahme war vorgesehen, um einen Ausgleich für die sich aus Artikel 52 (4) EPÜ 1973 (vgl. jetzt Artikel 53 c) EPÜ 2000) ergebende Beschränkung des Patentschutzes zu geben; so ein Ausgleich ist in anderen Bereichen nicht notwendig.

5.3 Wenn, wie im vorliegenden Fall, die angebliche neue Verwendung zweifellos eine nichtmedizinische Verwendung betrifft, kann die Neuheit der Verwendung der bekannten Verbindung zur bekannten Herstellung eines bekannten Produktes nicht von einer neuen Eigenschaft des erzeugten Produktes abgeleitet werden. In so einem Fall ist die Verwendung einer Verbindung zur Herstellung eines Produktes als ein Herstellungsverfahren des Produktes durch die Verbindung zu interpretieren und sie kann nur als neu betrachtet werden, wenn das Herstellungsverfahren als solches nicht bereits früher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, was für erteilten Anspruch 1 angesichts der Offenbarung in den Dokumenten D1 und D2 nicht der Fall ist. Um überhaupt G 2/88 (supra) und G 6/88 (supra) zu entsprechen, müsste dann die beanspruchte Verwendung sich auf eine neue Form des Ausnützens der neu erkannten Eigenschaft beziehen, und nicht bloß auf die Herstellung eines Produktes, das diese Eigenschaft besitzt.

5.4 Die Kammer schließt sich damit der in T 292/04 vom 17. Oktober 2005, (siehe die Entscheidungsgründe 1 bis 8, insbesondere 3 und 7, zur Frage der Anerkennung einer neuen Verwendung) vertretenen Meinung an, dass für einen in der schweizerischen Anspruchsform abgefassten Verwendungsanspruch, der sowohl auf Verwendungen in den in Artikel 52 (4) EPÜ 1973 genannten Verfahren als auch auf Verwendungen in nicht unter diese Vorschrift fallenden Verfahren gerichtet ist, den Gründsätzen der Entscheidung G 1/83 (supra) zufolge, keine Neuheit ergebe, soweit der Anspruch sich auf eine Verwendung eines bekannten Stoffs zur bekannten Herstellung eines bekanntes Produktes für einen nichtmedizinischen Zweck beziehe. Dies gilt erst recht im vorliegenden Fall, wo von medizinischen Verwendungen nicht die Rede ist.

6. Es ist weiters zu bemerken, dass die Kammer der Meinung ist, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 auch deshalb als nicht neu zu betrachten wäre, da anders als in den Fällen gemäß G 2/88 (supra) und G 6/88 (supra) der Zweck wie formuliert ("zur Erhöhung der Beständigkeit gegen halogenierte, teilhalogenierte oder nicht halogenierte Kohlenwasserstoffe") sich nicht auf eine neue technische Aktivität, die von der bekannten unterscheidbar ist, bezieht, sondern dieser Zweck ist nur auf die durch den Zusatz von Hydrotalcit erreichbare Verbesserung einer Eigenschaft der Elastanfasern gerichtet. Der Anspruch verlangt nicht, dass diese Verbesserung in irgendeiner Form ausgenützt wird. Es handelt sich hier also nur um die Erkenntnis, dass ein bekanntes Produkt eine gewisse Eigenschaft aufweist. So eine Erkenntnis stellt aber lediglich eine Entdeckung dar (vgl. T 279/93 vom 12. Dezember 1996, siehe insbesondere den Entscheidungsgrund 5.4). Um daraus eine patentierbare Erfindung zu machen und die Merkmale einer neuen technischen Wirkung gemäß G 2/88 (supra) und G 6/88 (supra) abzuleiten, müsste die anspruchsgemäße Verwendung eine neue Verwendung des Erzeugnisses sein, die sich die Entdeckung, dass die Beständigkeit gegen halogenierte, teilhalogenierte oder nicht halogenierte Kohlenwasserstoffe erhöht ist, für einen neuen technischen Zweck zu Nutze macht. Im vorliegenden Fall kommt jedoch keine solche neue Verwendung im Anspruch 1 zum Ausdruck, sodass die bloße Entdeckung einer Verbesserung einer Produkteigenschaft nicht die Neuheit des Verwendungsanspruchs begründen kann.

7. Letztlich würde die Kammer bemerken, dass in einem Fall wie diesem, wo es sich bei der behaupteten neuen Wirkung allenfalls um die Erkenntnis einer Verbesserung einer schon bekannten Eigenschaft eines Produktes handelt, und nicht um die erste Erkenntnis einer bisher unbekannten Eigenschaft dieses Produktes, ein gemäß G 2/88 (supra) und G 6/88 (supra) formulierter Verwendungsanspruch auf jede Benützung dieser Verbesserung erst recht nicht geeignet ist, den beanspruchten Gegenstand vom Stand der Technik klar abzugrenzen. In so einem Fall, genügt es nicht den Anspruch bloß vage auf eine nicht weiter bestimmte Verwendung der verbesserten Eigenschaft zu richten, sondern die Verwendung sollte im Anspruch präzisiert werden, so dass klar ersichtlich ist, was die Verwendung beinhaltet und dass sie neu ist.