T 1626/11 21-10-2015

1. Hauptantrag-Ansprüche 1 bis 10

1.1 Verschlechterungsverbot (reformatio in peius)

1.1.1 Die Einsprechenden 1, 3 und 4 haben ihren Einspruch zurückgenommen; sie sind somit hinsichtlich der Sachfragen nicht mehr am Verfahren beteiligt (siehe T 1676/08, Gründe 9.1.2). Die Einsprechende 2 hat ihre Beschwerde zurückgenommen, sodass die Patentinhaberin nunmehr die alleinige Beschwerdeführerin ist.

Gemäß G 9/92 darf die Beschwerdekammer die Fassung des Patents gemäß der Zwischenentscheidung nicht zulasten des Patentinhabers in Frage stellen, wenn dieser der alleinige Beschwerdeführer ist (Verschlechterungs­verbot).

1.1.2 Im vorliegenden Fall sind die Ansprüche 1 bis 10 des Hauptantrags wortgleich mit den Ansprüchen 1 bis 10 des 2. Hilfsantrags, der von der Einspruchsabteilung als den Erfordernissen des EPÜ genügend angesehen wurde. Die Frage, die sich deshalb stellt, ist, ob die Ansprüche 1 bis 10 des Hauptantrags von der Beschwerdekammer geprüft werden können, ohne das Verschlechterungsverbot zu verletzen. Diese Frage betrifft also nicht lediglich einzelne Einspruchsgründe oder sonstige Vorfragen, die von der Einspruchsabteilung im Rahmen ihrer Entscheidung zu beurteilen waren, und auf die das Verschlechterungs-verbot gemäß ständiger Rechtsprechung keine isolierte Anwendung findet (z.B. T 401/95, Gründe 2; T 149/02, Gründe 3.2.1; T 428/12, Gründe 2.4, T 576/12, Gründe 1.1), sondern das Ergebnis der Beurteilung ganzer Ansprüche, die (ggfs. zusammen mit anderen Ansprüchen) den Antrag bildeten, der von der Einspruchsabteilung als EPÜ-konform angesehen wurde.

1.1.3 Die Entscheidungen T 856/92 (Gründe 2) sowie T 149/02 (Gründe 2) befassten sich mit der gleichen Fragestellung und kamen zum Schluss, dass dann, wenn die Patentinhaberin alleinige Beschwerdeführerin ist, der gesamte Anspruchssatz, der von der Einspruchsabteilung als EPÜ-konform angesehen worden war, nicht mehr von der Beschwerdekammer geprüft werden kann, wenn er Teil eines anderen Anspruchssatzes ist, der zusätzliche (nebengeordnete) Ansprüche enthält, sofern die zusätzlichen Ansprüche das Verständnis der Ansprüche nicht verändern. Diese auf G 9/92 gestützte Schlussfolgerung wurde auch in T 168/04 (Gründe 2), T 1713/08 (Gründe 3), T 722/10 (Gründe 2), sowie T 428/12 (Gründe 2.2) befolgt.

Auch Ansprüche, die Teil des von der Einspruchsabteilung akzeptierten Anspruchssatzes waren, können gemäß der Entscheidung T 498/03 (Gründe 1.1) von der Beschwerdekammer als Teil eines anderen Antrags nicht mehr geprüft werden (zu der in T 1676/08, Gründe 9.1.2 geäußerten abweichenden Ansicht siehe nachfolgend 1.1.4 und 1.1.5).

1.1.4 Es gibt jedoch einige Entscheidungen, die dieses Rechtsverständnis in Frage stellen, ohne allerdings im Ergebnis dann eine von der unter Punkt 1.1.3 zitierten Rechtssprechung abweichende Entscheidung zu treffen. Sowohl in T 99/04 (Gründe 5) als auch in T 553/08 (Gründe 1) gab es keine Gründe der Beschwerdegegnerin, wieso die von der Einspruchsabteilung akzeptierten Ansprüche nicht EPÜ-konform seien, sodass sich die Frage des Verschlechterungsverbotes nicht stellte. Auch in T 886/00 (Gründe 5) musste nicht über das Verschlechterungsverbot entschieden werden, da die Kammer, die die Rechtsaufassung aus T 856/92 und T 149/02 in Frage stellte, die in Frage stehenden Ansprüche ohnehin als den Bedingungen das EPÜ entsprechend ansah. In T 1676/08 (Gründe 9.1.2 bis 9.1.4) wurden die Anträge, die den als EPÜ-konform angesehenen Anspruch enthielten, nicht in das Verfahren zugelassen.

1.1.5 Obwohl es fraglich erscheint, ob die in Punkt 1.1.3 zitierte Rechtsprechung die Entscheidung G 9/92 tatsächlich richtig interpretiert, da ausgehend von den Darlegungen der großen Beschwerdekammer in dieser Entscheidung sich das Verschlechterungsverbot eher auf Anträge als solche (d.h. auf gesamte Anspruchssätze) als auf einzelne Ansprüche dieser Anträge bezieht (siehe G 9/92; Gründe 1 "Antragsgrundsatz", Gründe 7 "Beschwerdeantrag", Gründe 14 "Beschwerdeantrag"), ist die Rechtssprechung, wie in Punkt 1.1.3 dargelegt, inzwischen etabliert und stellt eine vertretbare, praxistaugliche Auslegung dar. Da die unter 1.1.4 zitierten Entscheidungen zwar Zweifel aufgeworfen, jedoch zu keinen abweichenden Ergebnissen geführt haben und der unter 1.1.3 zitierten Linie daher nicht entgegenstehen, sieht die Kammer auch keinen Grund, die Frage der großen Beschwerdekammer vorzulegen.

1.1.6 Die Kammer folgt dieser Rechtsprechung im vorliegenden Fall und kommt, da die neu hinzugekommenen Ansprüche 11 bis 16 das Verständnis der Ansprüche 1 bis 10 nicht beeinflussen, zum Schluss, dass Ansprüche 1 bis 10 des Hauptantrags nicht mehr zur Debatte stehen.

2. Hauptantrag - Ansprüche 11 bis 16

2.1 Artikel 123(2) EPÜ

Die Bedingungen des Artikels 123(2) EPÜ sind aus folgenden Gründen erfüllt:

2.1.1 Anspruch 11 geht unmittelbar und eindeutig aus den Ansprüchen 1, 4, 34 bis 37 sowie aus der Beschreibung (Seite 5, Zeile 8 und Seite 15, Zeilen 2 und 3) der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (WO-A-2005/009917) hervor.

Es sei noch angemerkt, dass der Zahlenbereich "von höchstens 1 mym" aus der Angabe "von weniger als 2 mym, bevorzugt zwischen 0.1 und 1 mym" unmittelbar und eindeutig hervorgeht.

Weniger als 2 mym könnte auch als 0 bis weniger als 2 mym angesehen werden [0-2[, wobei in diesem Fall "0" als mittlere Kristallitgröße zu verstehen ist, die so klein wie möglich und noch technisch sinnvoll ist. Aus [0-2[ und [0.1-1] ist im Einklang mit T 2/81 (Gründe 3) , [0-1], was gleichbedeutend mit höchstens 1 mym ist, unmittelbar und eindeutig herleitbar.

2.1.2 Ansprüche 11 bis 15 entsprechen den Ansprüchen 38, 39, 41 und 42 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung.

2.1.3 Anspruch 16 geht unmittelbar und eindeutig aus den Ansprüchen 1, 4, 34 bis 36, 45 sowie aus der Beschreibung (Seite 5, Zeile 8 und Seite 15, Zeilen 2 und 3) der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hervor.

2.2 Artikel 83 EPÜ

2.2.1 Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ

Gemäß Artikel 83 EPÜ ist die Erfindung in der europäischen Patentanmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

Die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern sieht die Erfordernisse der Ausführbarkeit nur dann als erfüllt an, wenn die in den unabhängigen Ansprüchen definierte Erfindung durch einen Fachmann im gesamten beanspruchten Bereich ohne unzumutbaren Aufwand unter Verwendung seines allgemeinen Fachwissens und weiterer Angaben in der vorliegenden Anmeldung nachgearbeitet werden kann (z.B. T 409/91, Gründe 3.5; T 435/91, Gründe 2.2 und 2.2.1)

2.2.2 Erfindung gemäß Anspruch 11

Der beanspruchte Gegenstand ist als "die Erfindung" anzusehen (T 862/11, Gründe 5.2). Anspruch 11 betrifft die Verwendung eines eisen(II)sulfathaltigen Reduktionsmittels zur Reduktion des löslichen Chromatgehaltes in Zement. Dabei ist das Reduktionsmittel durch das Herstellungsverfahren definiert (Product-by-Process), wobei das Herstellungsverfahren jedoch das Vorhandensein nicht definierter Verfahrensschritte, angesichts der Verwendung des Begriffes "umfassend", nicht ausschließt.

Deshalb wird der Anspruch so ausgelegt, dass er die Verwendung eines Erzeugnisses enthaltend Eisen(II)sulfat-Monohydrat betrifft, das durch das angegebene Verfahren herstellbar ist (umfassend die Aufkonzentrierung einer eisen(II)sulfathaltigen Gebrauchtschwefelsäure aus der Titandioxidherstellung nach dem Sulfatverfahren und die Abtrennung der Schwefelsäure von der erhaltenen Ausfällung) und einen Titangehalt von 5 bis 15 Gew.-%, bezogen auf Eisen und/oder einen Mangangehalt von 1,5 bis 4 Gew.-%, bezogen auf Eisen, und eine mittlere Kristallitgröße von höchstens 1 µm aufweist.

Demzufolge wäre die Verwendung von reinem Eisen(II)sulfat-Monohydrat mit einer mittleren Kristallitgröße von höchstens 1 µm, enthaltend 5 bis 15 Gew.-% Titan bezogen auf Eisen oder 1,5 bis 4 Gew.-% Mangan bezogen auf Eisen, zur Reduktion des löslichen Chromatgehaltes in Zement durch den Anspruchswortlaut gedeckt. Reines Eisen(II)sulfat-Monohydrat könnte nämlich durch die im Anspruch gegebenen Verfahrenschritte und zusätzliche Reinigungsschritte erhalten werden. Absätze 14 und 15 des Patents bestätigen, dass weitere Verfahrensschritte nach der Abtrennung der Schwefelsäure von der erhaltenen eisen(II)sulfathaltigen Ausfällung nicht ausgeschlossen sind.

Die Menge an Titan und/oder Mangan wird auf Eisen bezogen, wobei das Eisen jedoch nicht auf das Eisen aus Eisen(II)sulfat-Monohydrat beschränkt ist. Eisen wird also als Gesamteisen verstanden.

2.2.3 Ausführbarkeit der Erfindung gemäß Anspruch 11

Angesichts dieser Auslegung der Erfindung besteht für den Fachmann, der hier als chemischer Verfahrensingenieur angesehen wird, kein Problem, die gewünschten Mengen an Titan und/oder Mangan im Eisen(II)sulfat Monohydrat einzustellen.

Es ist unbestritten, dass nach Abtrennung der Schwefelsäure die Mengen an Eisen, Titan und Mangan in der Ausfällung durch bekannte Methoden bestimmt werden können. Die im Anspruch angegebenen Verhältnisse werden in vielen Fällen bei normaler Prozessführung erreicht (siehe D8: Kapitel 5: vor allem Tabellen 4 und 6).

Falls die Mengen an Titan und/oder Mangan nach Abtrennung der Schwefelsäure zu hoch sein sollten, könnten sie durch weitere Reinigungsschritte, die auf den unterschiedlichen Löslichkeiten der unterschiedlichen Substanzen unter bestimmten Bedingungen beruhen, und dem Fachmann allgemein bekannt sind, verändert werden (z.B. D56: 3.3.1. und 3.3.2.). Gegebenenfalls könnte während der Reinigungsschritte auch Eisen zugeführt werden, was die Menge an Titan und/oder Mangan bezogen auf Eisen reduzieren würde.

Falls die Mengen an Titan und/oder Mangan nach Abtrennung der Schwefelsäure dagegen zu niedrig sein sollten, könnten sie durch einfache Zugabe von Titan und/oder Mangan auf die gewünschten Werte gebracht werden. Es mag sein, dass es viele Parameter gibt (z.B. Ausgangsmaterial, Ausbeute der Hydrolyse zum Titan-Oxyhydrat oder die Waschbedingungen des Filtersalzes), die zur Änderung der Mengen an Titan und/oder Mangan führen. Dies ist dem Fachmann bekannt und der Fachmann weiß um die Wichtigkeit dieser Parameter und wie er diese Parameter ändern muss, um zum gewünschten Ergebnis zu gelangen, vor allem auch deshalb, weil die Erfindung unterschiedlichste Reinigungsverfahren, sowie die Zugabe von Mangan und/oder Titan nicht ausschließt.

Was die Bestimmung der Kristallitgröße anbelangt, so wurde dieser Einwand von den Parteien im Einspruchsverfahren nicht weiter verfolgt (Entscheidung der Einspruchsabteilung, Seite 9, 3. Absatz) und auch nicht im Beschwerdeverfahren vorgebracht. Die Kammer sieht auch keinen Grund die Ausführbarkeit anzuzweifeln, da aus D8 (Kapitel 6) eindeutig hervorgeht, dass beim angegebenen Verfahren die Partikel erhalten werden, die Partikelgröße bestimmt werden kann und die im Patent angegebene Methode (Absatz 53) dafür geeignet ist (D8: Seite 30, zweiter vollständiger Absatz). Das Fehlen von Angaben zur Messmethode führt dazu, dass die unterschiedlichen Messmethoden zu abweichenden Ergebnissen führen, sodass es nicht eindeutig ist, ob die Partikel innerhalb oder außerhalb des vom Anspruch geschützten Bereichs sind. Für die Kammer handelt es sich hier, wie in T 608/07 (Gründe 2.5.2), um eine Frage der Klarheit der Ansprüche und nicht um eine Frage der Ausführbarkeit.

2.2.4 Der Gegenstand der Ansprüche 12 bis 15 betrifft bevorzugte Ausführungsformen des Anspruchs 11, die die Zugabe des Reduktionsmittels zum Zement betreffen, und die der Fachmann ohne Probleme ausführen kann.

2.2.5 Anspruch 16 betrifft eine Zubereitung aus Zement und 0,01 bis 5,0 Gew.-% einer eisen(II)sulfathaltigen Ausfällung, die durch das Herstellungsverfahren gekennzeichnet ist. Für die Definition der Ausfällung gilt die unter Punkt 2.2.2 vorgebrachte Argumentation mutatis mutandis. Was die Einstellung des Titan-

und/oder des Mangangehaltes sowie die Kristallitgröße anbelangt, gilt die unter Punkt 2.2.3 vorgebrachte Argumentation mutatis mutandis.

2.2.6 Der Gegenstand der Ansprüche 11 bis 16 erfüllt somit die Bedingungen des Artikels 83 EPÜ.

3. Zurückverweisung

Die Entscheidung, ob der Fall an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen wird, liegt im Ermessen der Kammer (Artikel 111(1) EPÜ). Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin die Zurückverweisung ausdrücklich beantragt. Die Fragen der Neuheit sowie der erfinderischen Tätigkeit der Ansprüche 11 bis 16 wurden von der Einspruchsabteilung noch nicht entschieden und wurden auch im Beschwerdeverfahren nicht diskutiert. Die Kammer sieht deshalb keinen Grund, dem Antrag der Beschwerdeführerin nicht stattzugeben.