W 0007/94 14-11-1994

1. Der Widerspruch ist zulässig.

2. In der Aufforderung vom 8. April 1994 findet sich zu der Behauptung, daß die ....., die in Anspruch 1 unter a) beschrieben sind, gegenüber D1 und D2 nicht neu seien, und die beanspruchten Erfindungsgegenstände daher a posteriori uneinheitlich seien, keine nähere Erläuterung. Dazu wird vielmehr auf den Internationalen Recherchenbericht verwiesen, der seinerseits diesbezüglich auf die Aufforderung der internationalen Recherchenbehörde zur Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren verweist (siehe obiger Punkt III).

Letztere enthält eine Kurzanalyse der Dokumente D1 und D2 und die Feststellung, daß sie jeweils eine neuheitsschädliche Vorbeschreibung der in Anspruch 1 beschriebenen ..... offenbarten. Wegen des daraus folgenden Wegfalls dieser ..... als die Gegenstände der damaligen Ansprüche einende Idee wurde dort der Zerfall der Anmeldung in vier mögliche Erfindungen behauptet.

3. Es ist hier nicht zu prüfen, ob die in der genannten Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren angegebene Begründung der Uneinheitlichkeit für den damaligen Zweck (die Durchführung der Recherche auf Basis der ursprünglichen Anspruchsfassung) ausreichend und stichhaltig war; hingegen muß hier untersucht werden, ob der Inhalt dieser nun auch für die Frage der Einheitlichkeit im Verfahren der vorläufigen Prüfung zitierten Begründung die Erfordernisse der Regel 68.2 PCT erfüllt.

4. Nach Regel 68.2 PCT hat die IPEA in ihrer Aufforderung zur Einschränkung oder Zahlung zusätzlicher Gebühren die Gründe anzugeben, aus denen nach ihrer Auffassung die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Artikel 3 (4) iii) und Regel 13 PCT nicht genügt.

4.1. In vorliegenden Fall wurde aus der behaupteten Nicht- Neuheit des in Anspruch 1 verwendeten, im Vergleich zu Anspruch 6 "breiter" definierten ..... ohne jede detaillierte Erklärung auf den Zerfall der Anspruchsgegenstände in fünf Erfindungen geschlossen (siehe obiger Pkt. III). Als "Begründung" wurde lediglich festgestellt:

"Diese 5 Erfindungen haben nur ein gemeinsames technisches Merkmal, nämlich die ..... Weil diese Produkte aber nicht neu sind, kann dieses Merkmal nicht als das besondere technische Merkmal im Sinne der Regel 13 (2) PCT angesehen werden. Deshalb erfüllt die vorliegende Anmeldung nicht das Erfordernis der Regel 13 (1) PCT."

4.2. Es ist daher zu prüfen, ob diese Aussagen eine ausreichende Begründung für den behaupteten Zerfall in die angegebenen fünf Erfindungen darstellt. Diese fünf Erfindungen betreffen: .....

5. Die obige Analyse der in der Aufforderung definierten fünf Erfindungen zeigt, daß diese sich nicht selbsterklärend auf fünf verschiedene Erfindungskonzepte beziehen, denn es gibt eine Anzahl von prima facie Unklarheiten in der getroffenen Aufteilung in Teilerfindungen:

(i) beide "Erfindungen" 2. und 3. umfassen infolge des Rückbezugs der ..... in den Ansprüchen 7, 8 und 9 auf die Ansprüche 1 bis 6 die Verwendung von ..... der "breiten" (Ansprüche 1 bis 5) und der "engeren" (Anspruch 6) Definition. Eine Erklärung, warum diese beiden Ausführungsformen der "Erfindungen" 2. und 3. untereinander einheitlich sein sollen, wenn doch die "breiter" definierten ..... gemäß Anspruch 1 als nicht neu angesehen werden, fehlt; dies ist besonders bedeutsam, weil ja die Essenz der erhobenen Uneinheitlichkeitsbeanstandung darin liegt, daß die neuheitsschädliche Vorwegnahme der breiter definierten ..... gemäß Anspruch 1 zum Wegfall des einzigen gemeinsamen erfinderischen Konzeptes führen soll;

(ii) wegen der Gleichheit der aus den beiden Verfahrensvarianten des Anspruchs 6 resultierenden ..... (beide Verfahren müssen im wesentlichen zum selben ..... führen, nämlich einem Epoxyharz, ...... ist auch nicht nachvollziehbar, warum die Gegenstände der Ansprüche 6 bis 9, soweit sie sich auf ...... gemäß den beiden Herstellungsdefinitionen des Anspruchs 6 beziehen, untereinander nicht einheitlich sein sollten (unabhängig davon, mit welchem der zwei Herstellungsverfahren gemäß Anspruch 6 sie hergestellt wurden);

(iii) analog ist nicht ohne weiteres zu erkennen, warum die beiden Verfahren gemäß Anspruch 10, die dadurch hergestellten ...... und deren Verwendung für ..... verschiedenen erfinderischen Konzepten zugeordnet werden sollten.

6. Aus den oben dargestellten logischen Unklarheiten in den Erfindungsdefinitionen der postulierten Einzelerfindungen wird unmittelbar klar, daß erheblicher Erklärungsbedarf zur Interpretation des behaupteten Zerfalls in fünf Einzelerfindungen wegen a posteriori Nicht-Neuheit des einzigen einigenden Merkmals (die in Anspruch 1 "breiter" definierten ...... besteht, dem die zitierten Ausführungen in der Aufforderung vom 8. April 1994 nicht gerecht werden. Aus der Tatsache, daß das "breiter" definierte ..... gemäß Anspruch 1 nicht neu ist, folgt nämlich nicht unmittelbar - wie in der Aufforderung offenbar unterstellt -, daß auch ein durch seine Herstellung "enger" definiertes ..... kein gemeinsames erfinderisches Konzept für die betroffenen Ansprüche (6, 7 bis 9 [teilweise] und 10 bis 16) darstellen kann. Um dies zu beurteilen, hätte es einer Auseinandersetzung mit der gegenüber dem in D1 und D2 offenbarten Stand der Technik objektiven Aufgabe des Anmeldungsgegenstandes und der beanspruchten Lösungswege bedurft; dies wurde in der Aufforderung unterlassen. Ohne eine solche Auseinandersetzung liegt keine gedanklich nachvollziehbare Begründung des behaupteten fehlenden technischen Zusammenhangs der fünf "Untererfindungen", ebensowenig wie des bestehenden technischen Zusammenhanges innerhalb der Untererfindungen 2. und 3. (siehe obiger Punkt 5 [i]) vor (siehe auch W 11/89 ABl. EPA 1993, 225, Entscheidungsgründe 3 und 4).

Die Ausführungen in der Aufforderung erfüllen daher nicht die an "Gründe" im Sinne von Regel 68.2 PCT anzulegenden Maßstäbe, nämlich daß sie den Anmelder und, im Falle eines Widerspruchs, die Beschwerdeinstanz in die Lage versetzen, die Motive der Uneinheitlichkeits- Schlußfolgerungen, und zwar für alle Teilerfindungen, zu verstehen und somit ihren Nachvollzug oder den Aufbau einer konkreten Gegenargumentation zu ermöglichen (siehe W 4/85, Entscheidungsgründe 3).

7. Die Aufforderung vom 8. April 1994 war somit nicht ausreichend begründet.

8. Obwohl es bei diesem Stand der Dinge nicht erforderlich wäre, nimmt die Kammer im Interesse der allgemeinen Verfahrensökonomie auch Stellung zur Frage der in der Aufforderung behaupteten neuheitsschädlichen Vorwegnahme des ..... durch D1 und D2.

8.3. Der Vorwurf der neuheitsschädlichen Vorwegnahme der in Anspruch 1 definierten Pfropfcopolymerisate a) durch die Dokumente D1 und D2 steht somit nicht im Einklang mit deren Offenbarung und kann daher die Behauptung einer Nicht-Einheitlichkeit a posteriori nicht stützen.