7.1
Deuxième utilisation médicale ou utilisation médicale ultérieure de produits pharmaceutiques 

Même si une substance ou une composition est déjà connue pour avoir été utilisée dans le cadre d'une "première utilisation médicale", elle peut être brevetable au titre de l'article 54(5) pour toute deuxième utilisation ou pour toute utilisation ultérieure dans une méthode visée à l'article 53c), à condition que ladite utilisation soit nouvelle et implique une activité inventive.

L'article 54(4) et (5) apporte par conséquent une exception au principe général selon lequel des revendications de produit ne peuvent être obtenues que pour des produits (absolument) nouveaux. Cependant, cela ne signifie pas que des revendications de produit relatives à la première utilisation médicale et aux utilisations ultérieures ne doivent pas satisfaire aux autres conditions de brevetabilité, en particulier à celle d'activité inventive (cf. T 128/82).

Une revendication ayant la forme : "Utilisation d'une substance ou composition X dans le traitement de la maladie Y" sera considérée comme portant sur une méthode de traitement qui est explicitement exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 53c) et ne sera donc pas admise. Une revendication peut être formulée sous la forme "Substance X pour utilisation comme médicament", même si la substance X est connue, mais que son utilisation comme médicament ne l'est pas. De la même manière, une revendication peut être rédigée sous la forme "Substance X pour une utilisation dans le traitement de la maladie Y" pour autant qu'elle implique une activité inventive par rapport à tout élément de l'état de la technique divulguant l'utilisation de la substance X comme médicament.

Si une demande divulgue pour la première fois un certain nombre d'utilisations chirurgicales, thérapeutiques ou diagnostiques distinctes concernant une substance ou une composition connue, il est possible normalement de formuler dans une seule demande des revendications indépendantes, chacune portant sur la substance ou la composition dans l'une des différentes utilisations, c'est-à-dire qu'il n'y a en général pas lieu de soulever a priori une objection d'absence d'unité d'invention (cf. F‑V, 7).

Une revendication ayant la forme "Utilisation d'une substance ou composition X pour l'obtention d'un médicament destiné à une utilisation thérapeutique Z" peut être admise, qu'il s'agisse d'une première utilisation thérapeutique ou d'une utilisation thérapeutique "ultérieure" (revendication "de type suisse"), si cette utilisation est nouvelle et implique une activité inventive (cf. G 6/83) et si la date de dépôt ou la date de priorité la plus ancienne est antérieure au 29 janvier 2011. En ce qui concerne les demandes déposées à compter de cette date, si l'invention est caractérisée par une deuxième utilisation thérapeutique (ou une utilisation thérapeutique ultérieure) d'un médicament, elle ne pourra pas être revendiquée sous forme d'une revendication "de type suisse" (cf. Communiqué de l'OEB, JO OEB 2010, 514).Lorsque l'objet d'une revendication devient nouveau par le seul fait d'une nouvelle utilisation thérapeutique d'un médicament, ladite revendication ne peut plus prendre la forme d'une revendication dite "de type suisse", telle qu'instituée par la décision G 6/83 (" Utilisation d'une substance ou composition X pour l'obtention d'un médicament destiné à une utilisation thérapeutique Z ") si la date de dépôt ou la date de priorité la plus ancienne de la demande est le 29 janvier 2011 ou une date ultérieure (cf. Communiqué de l'OEB en date du 20 septembre 2010, JO OEB 2010, 514).

L'effet des différentes formulations des revendications sur la brevetabilité est récapitulé au tableau ci-dessous :

Exemples 
Revendication 
Brevetable ? 
Article 
Utilisation du produit X pour le traitement de l'asthme 
Non 
53c) 
1. Produit X destiné à être utiliséepour utilisation comme médicament
[X connu par ex. comme herbicide] 
2. Produit selon la revendication 1, destiné à être utilisé dans le traitement de l'asthme 
Oui 
(même si X est un produit connu, à condition que son utilisation en médecine ne soit pas connue) 
54 (4) 
Produit X destiné à être utiliséepour utilisation dans le traitement du cancer*
Oui 
(même si le cas de figure B fait partie de l'état de la technique, à condition qu'une telle revendication satisfasse à l'exigence d'activité inventive par rapport à B et à tout autre élément de l'état de la technique) 
54 (5) 
Produit X destiné à être utilisée pour utilisation dans le traitement de la leucémie*
Oui 
(même si les cas de figure B et C font partie de l'état de la technique, à condition que D satisfasse à l'exigence d'activité inventive par rapport à B et à C ainsi qu'à tout autre élément de l'état de la technique, la leucémie étant une forme de cancer spécifique) 
 
54 (5) 

* Remarque : les revendications de type suisse correspondantes pour les cas de figure C et D (requises en vertu de la CBE 1973) seraient formulées de la manière suivante : "Utilisation du produit X en vue de la fabrication d'un médicament pour le traitement du cancer/de la leucémie".

Si le demandeur divulgue en même temps plusieurs utilisations thérapeutiques "ultérieures", il ne peut être autorisé à formuler dans une même demande des revendications du type décrit ci-dessus relatives aux différentes utilisations thérapeutiques que si celles-ci forment un seul concept inventif général (article 82). En ce qui concerne les revendications d'utilisation de ce type, il convient également de noter qu'un simple effet pharmaceutique n'implique pas nécessairement une application thérapeutique. Ainsi, l'occupation sélective d'un récepteur par une substance donnée ne peut à elle seule être considérée comme une application thérapeutique. En effet, tant qu'elle n'a pas trouvé d'application pratique sous la forme d'un traitement défini et réel d'une pathologie, la découverte selon laquelle une substance se lie de façon sélective à un récepteur, même si elle représente un apport important sur le plan scientifique, ne constitue pas une contribution d'ordre technique par rapport à l'état de la technique qui permet de considérer que l'on a affaire à une invention pouvant bénéficier d'une protection par brevet (cf. T 241/95). En ce qui concerne la définition d'une pathologie en termes fonctionnels, cf. également F‑IV, 4.22.

Un revendication qui prend la forme d'une revendication de type suisse est une revendication de procédé limitée à un usage déterminé, tandis qu'une revendication rédigée conformément à l'article 54(5) est une revendication de produit limitée à un usage déterminé. Ces revendications appartiennent donc à des catégories différentes, ce qui entraîne les conséquences suivantes :

i)
Si un brevet a été délivré pour une demande initiale comportant une revendication de type suisse, la délivrance d'un brevet sur la base de la revendication de produit limitée à un usage déterminé figurant dans la demande divisionnaire issue de cette demande initiale ne conduirait pas à une double protection par brevet (T 13/14, cf. également G‑IV, 5.4).
ii)
Étant donné qu'une revendication portant sur une activité physique particulière (par exemple une méthode, un procédé ou un usage) confère une protection moins étendue qu'une revendication relative à l'entité physique en tant que telle (G 2/88, point 5.1 des motifs), une revendication de type suisse confère une protection moins étendue qu'une revendication rédigée conformément à l'article 54(5). Par conséquent, le fait de transformer une revendication de type suisse en revendication rédigée conformément à l'article 54(5) enfreint l'article 123(3) (T 1673/11, cf. également H‑IV, 3.5).

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