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Directives relatives à l'examen pratiqué

 
 

4.1 L'objet à exclure n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée initialement (disclaimers dits "non divulgués")

Le fait de limiter la portée d'une revendication au moyen d'un "disclaimer" peut être admissible, en vertu de l'article 123(2), dans les cas suivants, si le but est 'exclure une caractéristique technique non divulguée dans la demande telle que déposée (cf. G 1/03 et G 2/03, ainsi que F‑IV, 4.20) :

i)
rétablir la nouveauté par rapport à une divulgation telle que définie à l'article 54(3) ;
ii)
rétablir la nouveauté par rapport à une divulgation fortuite relevant de l'article 54(2). "Une antériorisation est fortuite dès lors qu'elle est si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention". Il convient d'établir le caractère "fortuit" sans prendre en considération les autres éléments disponibles de l'état de la technique. Un document en rapport avec l'invention ne devient pas une divulgation fortuite du seul fait qu'il existe d'autres divulgations plus étroitement liées à l'invention. Le fait qu'un document ne soit pas considéré comme l'état de la technique le plus proche ne suffit pas pour qu'il revête un caractère "fortuit". Une divulgation fortuite n'est en rien liée à l'enseignement de l'invention revendiquée, car elle n'est pas pertinente pour l'examen de l'activité inventive. C'est le cas par exemple lorsque des composés identiques servent de produits de départ dans des réactions totalement différentes qui génèrent des produits finals différents (cf. T 298/01). Un état de la technique dont l'enseignement éloigne de l'invention ne constitue pas toutefois une divulgation fortuite ; le fait que la divulgation destructrice de nouveauté soit un exemple comparatif ne suffit pas non plus pour qu'elle revête un caractère "fortuit" (cf. T 14/01 et T 1146/01) ;
iii)
exclure un objet qui, en vertu des articles 52 à 57, est exclu de la brevetabilité pour des raisons non techniques. Par exemple, l'insertion du terme "non humain" en vue de satisfaire aux exigences de l'article 53 a) est admissible.

Toutefois, l'introduction du disclaimer non divulgué ne doit pas conduire, par exemple, à la séparation de composés ou de sous-classes de composés, ou à d'autres généralisations dites intermédiaires, qui ne sont pas mentionnés spécifiquement ou divulgués implicitement dans la demande telle que déposée (cf. G 2/10). Plus généralement, le critère applicable au titre de l'article 123(2), tel que défini dans la décision G 2/10 (cf. H‑V, 4.2), s'applique également aux disclaimers dits "non divulgués" (cf. T 1176/09).

Un disclaimer non divulgué ne peut pas être admis :
i) 
s'il vise à exclure des modes de réalisation qui ne fonctionnent pas ou à remédier à l'insuffisance de l'exposé de l'invention ;
ii) 
s'il apporte une contribution technique.
En particulier, un disclaimer non divulgué ne peut pas être admis dans les situations suivantes :
i)
la limitation est pertinente pour l'évaluation de l'activité inventive ; 
ii)
le disclaimer, qui serait autrement admissible sur la base d'une simple demande interférente (art. 54(3)), rend l'invention nouvelle ou inventive par rapport à un autre document de l'état de la technique, au sens de l'article 54(2), qui ne représente pas une antériorisation fortuite de l'invention revendiquée ;
iii)
le disclaimer fondé sur une demande interférente remédie également à une irrégularité au titre de l'article 83.
Le disclaimer ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté ou pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques. Une revendication comportant un disclaimer doit satisfaire aux exigences de clarté et de concision de l'article 84. Dans l'intérêt de la transparence du brevet, l'état de la technique exclu doit être indiqué dans la description conformément à la règle 42(1)b) et il convient de mentionner la relation entre l'état de la technique et le disclaimer.