T 1098/01 (Wirkstoffkombination/BEIERSDORF) 13-04-2005

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 EPÜ in Verbindung mit den Regeln 1 (1) und 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.

Ausgangslage

2. Wie aus den Ausführungen in Abschnitten VIII bis XI oben hervorgeht, handelt es sich hier um die alleinige Beschwerde der Patentinhaberin gegen die Zwischenentscheidung, mit der das Patent von der Einspruchsabteilung in geändertem Umfang als aufrechthaltbar erklärt worden ist (Artikel 102 (3) und 106 (3) EPÜ).

2.1 Die im EPÜ für europäische Patentanmeldungen und Patente geregelten Verfahren werden - von Ausnahmen abgesehen - auf Antrag eingeleitet. Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern bestimmt der einleitende Antrag das Verfahren. Dies entspricht dem Antragsgrundsatz ("ne ultra petita") (siehe G 9/92, OJ EPO 1994, 875, Punkt 1 der Entscheidungsgründe).

Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung ihren einleitenden Beschwerdeantrag - die Erklärung über den Umfang der Anfechtung der Entscheidung der ersten Instanz gemäß Artikel 108 Satz 1, Regel 64 b) EPÜ (siehe VIII oben) - durch Zurückziehung des damaligen Hauptantrags beschränkt und beantragt nunmehr als einzigen Antrag, daß die von ihr im Verlaufe der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vorgeschlagene gegenüber dem damaligen Hauptantrag noch weiter eingeschränkte Fassung des Patents an die Stelle des Patents in der von der Einspruchsabteilung festgelegten Fassung tritt oder daß dann, wenn einem solchen Antrag nicht stattgegeben wird, d. h. die Beschwerde zurückgewiesen wird, das Patent in der von der Einspruchsabteilung festgelegten Fassung aufrechterhalten bleibt.

2.2 Weder die nicht beschwerdeführende Einsprechende I (Beschwerdegegnerin I) noch die nicht beschwerdeführende Einsprechende II (Beschwerdegegnerin II)hat sich im Verlaufe der mündlichen Verhandlung in der Hauptsache durch einen Gegenantrag zum einzigen Antrag der Beschwerdeführerin in Widerspruch gesetzt. Im Gegenteil, im Verlaufe der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer haben beide einvernehmlich und ausdrücklich erklärt, daß sie weder aus verfahrensrechtlichen oder formalen noch aus materiellrechtlichen Gründen irgendeinen Einwand gegen das von der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) als einzigen verbleibenden Antrag vorgeschlagene, eingeschränkte Anspruchsbegehren aufrechterhalten und beide Beschwerdegegnerinnen haben dies auf Nachfrage der Kammer auch ausdrücklich bestätigt. Die Kammer kann dies nur als klare Willensäußerung ansehen, daß beide Beschwerdegegnerinnen dem einzigen Antrag der Beschwerdeführerin zustimmen, daß das Patent in geändertem Umfang auf Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten, eingeschränkten Anspruchbegehrens (siehe VIII, X und XI oben) von der zuständigen Instanz des EPA aufrecht erhalten wird.

2.3 Es stellt sich nun die Frage, welche rechtlichen Konsequenzen aus dieser Antragslage in Hinblick auf die von der Rechtsprechung der Grossen Beschwerdekammer entwickelten Verfahrensgrundsätze für das Einspruchsverfahren und Einspruchsbeschwerdeverfahren im systematischen Zusammenhang mit dem Verfahrensrecht nach dem EPÜ, insbesondere dem Amtsermittlungsgrundsatz gemäß Artikel 114 (1) EPÜ, zu ziehen sind.

Verfahrensgrundsätze; Entscheidungen der Grossen Beschwerdekammer

3. In den Entscheidungen G 7/91 (ABl. EPA 1993, 356) und G 8/91 (ABl. EPA 1993, 346) hat die Grosse Beschwerdekammer ausdrücklich auf den unterschiedlichen rechtlichen Charakter zwischen dem Verfahren vor der Einspruchsabteilung und jenem vor der Beschwerdekammer hingewiesen. Das Einspruchsverfahren ist ein reines Verwaltungsverfahren im Gegensatz zum Einspruchsbeschwerdeverfahren, das als ein verwaltungsgerichtliches Verfahren anzusehen ist, wo eine Ausnahme von allgemein verfahrensrechtlichen Grundsätzen, wie insbesondere dem Verfügungsgrundsatz (Dispositionsmaxime), viel stärker begründet werden müßte als im Verwaltungsverfahren.

3.1 Im Zusammenhang mit der Entscheidungskompetenz der Beschwerdekammern ist auch die Wirkung der Zurücknahme der Beschwerde zu sehen. In den oben angeführten Entscheidungen hat die Grosse Beschwerdekammer festgestellt, daß im Gegensatz zum Einspruchsverfahren, in dem Regel 60 (2) EPÜ vorsieht, daß das Verfahren von Amts wegen fortgesetzt werden kann, wenn der Einspruch zurückgenommen wird, das Beschwerdeverfahren auf jeden Fall endet, wenn die einzige Beschwerde oder, bei mehrseitigen Beschwerden, wenn alle Beschwerden zurückgezogen wurden. Mit dem Wegfall der Beschwerde oder der Beschwerden fällt die Kompetenz der Kammer zur weiteren Durchführung des Verfahrens und zur Entscheidung auch dann weg, wenn die Kammer die Unhaltbarkeit der erstinstanzlichen Aufrechterhaltung erkannt hat und die fehlerhafte Entscheidung der ersten Instanz infolge der Rücknahme Rechtskraft erlangt (loc. cit., Punkte 10.2 und 10.3 der Entscheidungsgründe).

3.2 Die Grosse Beschwerdekammer hat in den oben angeführten Entscheidungen auch zu der auch im vorliegenden Fall interessierenden Frage Stellung genommen, inwieweit das Interesse der Öffentlichkeit an einem gültigen Patent ein im Einspruchsbeschwerdeverfahren zu schützendes Rechtgut darstellt. In diesem Zusammenhang hat sie festgestellt (loc. cit., Punkt 10.1 der Entscheidungsgründe), daß das Interesse der Öffentlichkeit im europäischen Patentsystem vornehmlich dadurch sichergestellt ist, daß innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents jedermann gegen das Patent Einspruch einlegen kann. Es muß deshalb im Prinzip angenommen werden, daß das Patent diejenigen nicht stört, die keine Einsprüche eingelegt haben. Es ist somit nicht gerechtfertigt vom allgemeinen Verfahrensprinzip des Verfügungsgrundsatzes (Dispositionsmaxime) abzuweichen, nur um das Interesse derjenigen, die überhaupt keine Einsprüche eingelegt haben, wahrzunehmen. In diesem Zusammenhang hat die Grosse Beschwerdekammer auch auf die Möglichkeit, Nichtigkeitsklage vor nationalen Gerichten zu erheben, hingewiesen.

3.3 Die Ausgestaltung des Verfügungsgrundsatzes (Dispositionsmaxime) im Rahmen des Einspruchsverfahrens und des Einspruchsbeschwerdeverfahrens war bereits mehrfach Gegenstand von Entscheidungen der Grossen Beschwerdekammer. Mit der Entscheidungskompetenz der Einspruchsabteilung einerseits und der Beschwerdekammer andererseits hat sich die Entscheidung G 9/91 (ABl. EPA 1993, 408) auseinandergesetzt. Nach dieser Entscheidung ist das Einspruchsverfahren nur in dem Umfang anhängig, in dem das europäische Patent im Rahmen der Erklärung nach Regel 55 c) EPÜ angefochten worden ist. Darüber hinaus fehlt es an einer Entscheidungskompetenz und demgemäß an der Befugnis, "einen Sachverhalt zu ermitteln" (vgl. hierzu G 9/91, Gründe Nr. 10 und 11). Die Einspruchsabteilung und die Beschwerdekammer können die Kompetenz zur Entscheidung über den Widerruf oder die Aufrechterhaltung des Patents nur im Umfang der Anfechtung des Patents gemäß der Erklärung des oder der Einsprechenden in Anspruch nehmen.

3.4 Auch bei den Einspruchsgründen gilt der Amtsermittlungsgrundsatz (Artikel 114 (1) EPÜ) nicht ohne Einschränkungen. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Frage der Kompetenz, sondern um die ausgewogene Anwendung von Verfahrensgrundsätzen (G 10/91, ABl. EPA 1993, 420 Gründe Nr. 12). Die Einspruchsabteilung prüft nur die vom Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist geltend gemachten und durch Tatsachen und Beweise ordnungsgemäß gestützten Einspruchsgründe. Die Berücksichtigung von darüber hinausgehenden Gründen stellt eine Ausnahme dar, für deren Anwendung besondere Bedingungen gelten (siehe loc. cit., Gründe Nr. 16).

Zum Einspruchsbeschwerdeverfahren hat die Grosse Beschwerdekammer Gründe angegeben, welche die Anwendung des Amtsermittlungsgrundsatzes weiter einschränken. Das zweiseitige Beschwerdeverfahren hat primär die Aufgabe, der unterlegenen Partei die Möglichkeit zu geben, die getroffene Entscheidung der Einspruchsabteilung anzufechten. Nur mit Zustimmung des Patentinhabers kann ausnahmsweise ein neuer Einspruchsgrund in das Beschwerdeverfahren einbezogen werden (loc. cit., Gründe Nr. 18).

3.5 Schließlich hat sich die Grosse Beschwerdekammer auch mit der Frage befaßt, inwieweit sich die nicht beschwerdeführende Partei mit ihren Anträgen zu denen des Beschwerdeführers in Widerspruch setzen darf. Demnach können weder die nicht beschwerdeführenden Einsprechenden (Beschwerdegegnerinnen) noch die Beschwerdekammer das ganze Patent oder auch nur Teile des Patents gemäß der Zwischenentscheidung in Frage stellen (Verbot der reformatio in peius, siehe G 9/92 loc. cit., insbesondere Leitsatz I).

Entscheidungen der Beschwerdekammern

4. Fälle mit einer der dem vorliegenden Fall vergleichbaren Antragslage, in denen die Patentinhaberin als Partei des Einspruchsbeschwerdeverfahrens nach Artikel 107 EPÜ in dessen Verlauf die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf Grundlage einer neuen, gegenüber der bei Einleitung der Beschwerde vorliegenden Fassung des Patents beschränkten Fassung beantragt hat und die Gegenpartei(en) dazu in der Hauptsache keinen Gegenantrag mehr gestellt haben, d. h. sich mit der Aufrechterhaltung des Patents in der von der Patentinhaberin zuletzt vorgeschlagenen Fassung einverstanden erklärt haben, wurden von den Beschwerdekammern bisher unterschiedlich behandelt.

4.1 Den Entscheidungen T 422/87 vom 2. Mai 1990 (siehe insbesondere Punkt 3 der Entscheidungsgründe), T 113/90 vom 18. Dezember 1991 (siehe insbesondere Punkt 3 der Entscheidungsgründe), T 769/97 vom 18. April 2002 (siehe insbesondere Punkt 3 der Entscheidungsgründe) und T 805/00 vom 15. Juli 2003 (siehe insbesondere Punkt 7 der Entscheidungsgründe) ist zu entnehmen, daß die jeweils entscheidende Kammer bei der oben in Punkt 4 angeführten Fallgestaltung offensichtlich dem Amtsermittlungsgrundsatz den Vorrang gegeben und daraus ihre Kompetent hergeleitet hat, unabhängig vom Umfang der Prüfung durch die Vorinstanz selbst zur Gänze zu prüfen, ob "das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, in der geänderten Fassung der Erfordernissen des Übereinkommens genügt" (Artikel 102 (3) EPÜ).

4.2 In der Entscheidung T 1126/00 vom 2. Dezember 2004 ist die Kammer bei der in Punkt 4 oben angeführten Fallgestaltung unter Hinweis auf die in den Entscheidungen G 7/91 (loc. cit.) G 8/91 (loc. cit.), G 9/91 (loc. cit.) und G 9/92 (loc. cit.) niedergelegten Verfahrensgrundsätze (siehe 3 bis 3.5 oben), und hier wiederum insbesondere unter Hinweis auf den Verfügungsgrundsatz (Dispositionsmaxime), zur Auffassung gelangt, daß sie keine Kompetenz mehr zur Prüfung jener Ansprüche habe, welche bereits in der von der Einspruchsabteilung in Betracht gezogenen und von dieser auch aufrechterhaltenen Fassung des Patents vorhanden waren (siehe insbesondere Punkte 1 bis 4 der Entscheidungsgründe).

4.3 Schließlich ist diese Kammer in anderer Zusammensetzung in der Entscheidung T 615/96 vom 13. November 2001, unter Hinweis auf die in den Entscheidungen G 7/91 (loc. cit.) G 8/91 (loc. cit.) geregelte Wirkung der Zurücknahme der Beschwerde, zur Auffassung gelangt, daß in Fällen, in denen der Patentinhaber gegen die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang durch die Einspruchsabteilung Beschwerde führt und im Verlaufe des Beschwerdeverfahrens einen einzigen (eingeschränkten) Antrag aufrechterhält, gegen den der oder die Einsprechenden als Beschwerdegegner keinen Einwand mehr erheben und dem diese somit ihre Zustimmung erteilen, das Beschwerdeverfahren des Patentinhabers zu diesem Zeitpunkt automatisch beendet wird (siehe insbesondere Punkt 3.1 der Entscheidungsgründe). In Hinblick auf die Zustimmung des Beschwerdegegners zu dem von der Beschwerdeführerin vorgelegten Anspruchsbegehren gebe es darüber hinaus auch aus diesem Grund keinen Anlaß mehr das Beschwerdeverfahren weiterzuführen (siehe insbesondere Punkt 3.2 der Entscheidungsgründe). Bei dieser Beurteilung der Antragslage hat die Kammer den Schluß gezogen sie habe keinen Ermessensspielraum ("discretionary power") mehr, das eingeschränkte Anspruchsbegehren einer Sachprüfung zu unterziehen (siehe Punkt 4 der Entscheidungsgründe).

Der vorliegende Fall

5. Für die Entscheidung im vorliegenden Fall bezieht sich die Kammer zunächst auf die Entscheidung "Prüfungsbefugnis" G 9/91 (loc. cit.), in derem letzen Punkt 19 der Entscheidungsgründe die Grosse Beschwerdekammer folgendes verfügt hat: "Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei schließlich noch betont, daß Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen werden, in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPU (z. B. des Artikels 123 (2) und (3) EPU) zu prüfen sind."

5.1 In Übereinstimmung mit den von der Grossen Beschwerdekammer entwickelten Verfahrensgrundsätzen (siehe 3 bis 3.5 oben), insbesondere des Verfügungsgrundsatzes und des im vorliegenden Fall zu beachtenden Verbots der "reformatio in peius", kann nach Ansicht der Kammer die ihr in der Entscheidung G 9/91 zugesprochene Kompetenz und Verpflichtung zur Prüfung von "Änderungen" (siehe Punkt 5 oben) im vorliegenden Fall nur die Prüfung jener Änderungen des Patents betreffen, die von der beschwerdeführenden Patentinhaberin im Verfahren vor der Kammer (Einspruchsbeschwerdeverfahren) vorgenommen wurden, auf keinen Fall aber auch jene Änderungen des Patents, die von der Patentinhaberin bereits im Verfahren vor der Vorinstanz vorgenommen wurden und deren Zulässigkeit nicht durch eine eigene Beschwerde der Beschwerdegegnerinnen rechtzeitig in Frage gestellt worden ist. Denn eine andere Auslegung würde nach Ansicht der Kammer mit dem Verbot der "reformatio in peius" in Widerspruch stehen (siehe G 9/92 loc. cit., und 3.5 oben).

5.2 Es liegt in der Natur der Sache, daß die Beschwerdeführerin, die im vorliegenden Fall die Zwischenentscheidung, mit der das Patent von der Einspruchsabteilung in geändertem Umfang als aufrechthaltbar erklärt worden ist, angefochten hat, mit dieser Beschwerde die Aufrechterhaltung des Patents in einer breiteren Fassung erreichen will, als jene die der Zwischenentscheidung zugrunde liegt. Sonst läge ja keine "Beschwer" im Sinne von Artikel 107 EPÜ vor.

5.3 Der einzige Unterschied zwischen der Fassung des Patents, die von der Einspruchsabteilung in der Zwischenentscheidung als aufrechthaltbar erklärt worden ist (siehe IV oben) und der Fassung gemäß geltendem Antrag (siehe VIII und X oben) besteht darin, daß als Komponente c) neben Alpha-Liponsäure auch Ubichinone als Antioxidantien in den beanspruchten Wirkstoffkombinationen vorhanden sein können.

5.4 Die Kammer hat von Amts wegen geprüft und sich dessen versichert, daß die gegenüber dem Patent in der erteilten Fassung geänderten (eingeschränkten) Ansprüche des geltenden Antrags hinsichtlich der in 5.3 oben angeführten Änderungen sämtlichen Formalerfordernissen des EPÜ, insbesondere den Bestimmungen der Artikel 84, 123 (2) und (3) EPÜ genügen.

5.5 Die Gründe, welche die Einspruchsabteilung veranlaßt haben, das Patent in der von ihr vorgeschlagenen Fassung aufrechtzuerhalten (siehe VII oben) gelten nach Ansicht der Kammer sinngemäß auch für das Anspruchsbegehren gemäß vorliegendem Antrag, bei dem neben Alpha- Liponsäure auch Ubichinone als Antioxidantien in den beanspruchten Wirkstoffkombinationen vorhanden sein können.

Die Beschwerdeführerin hat mit der Beschwerdebegründung zusätzliche Vergleichversuche vorgelegt, die mit den in VII (D) oben angeführten Vorbehalten für die früher vorgelegten Versuche mit Alpha-Liponsäure, die hier sinngemäß gelten, dennoch zeigen, daß

- im Gegensatz zur Kombination Citronensäure und Biotin, die eine Reduktion der Stimulation der Ferritinsynthese um 4 % zeigt,

- die beanspruchte Kombination von Citronensäure, Biotin und Ubichinon (Coenzym Q10) unerwarteterweise einen verstärkenden Effekt auf die Ferritinsynthese von nahezu 25 % aufweist, der auf die Anwesenheit des Ubichinons (Coenzym Q10), d. h. der einzigen Änderung gegenüber der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung der Ansprüche, zurückzuführen ist.

5.6 Auf Grundlage des im Verfahren befindlichen Standes der Technik, den Angaben in der Beschwerdebegründung unter Einbeziehung des Versuchsberichts und in Abwesenheit jedes gegenteiligen Vorbringens kommt die Kammer zum Schluß, daß die in 5.3 oben angeführte, von der Patentinhaberin im Verfahren vor der Kammer (Einspruchsbeschwerdeverfahren) vorgenommene Änderung, einer Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang gemäß Artikel 102 (3) EPÜ nicht entgegensteht.

5.7 Da die Ansprüche gemäß dem geltenden Antrag der Beschwerdeführerin die einzige vom Patentanmelder vorgelegte und gebilligte Fassung darstellen (Artikel 113 (2) EPÜ) und der Beschwerdeführerin daher noch Gelegenheit gegeben werden muß, die Beschreibung an die vorgelegte Fassung der Ansprüche anzupassen, hält es die Kammer in Ausübung des ihr in Artikel 111 (1) EPÜ eingeräumten Ermessens für angebracht, die Angelegenheit zur Anpassung der Beschreibung an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Kostenverteilung

6. Es ist noch über den Antrag der Beschwerdegegnerin I auf Kostenverteilung nach Artikel 104 EPÜ zu entscheiden. Eine Entscheidung über die Erstattung von Kosten nach Artikel 104 (1) EPÜ wird als Ausnahme von dem Grundsatz, daß jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt, nur dann getroffen, wenn dies dem in Artikel 104 (1) EPÜ angeführten Grundsatz der Billigkeit entspricht, d. h. wenn die besonderen Umstände des Falls dies erfordern. Die Kammer ist der Auffassung, daß Kosten zu erstatten sind, wenn etwa davon ausgegangen werden kann, daß ein Verfahrensbeteiligter unnötige Ausgaben verursacht hat, die bei Anwendung der üblichen Sorgfalt durchaus vermeidbar gewesen wären. Ihrer Meinung nach sind diese Kriterien im vorliegenden Fall nicht erfüllt. Dabei läßt sich die Kammer von folgenden Überlegungen leiten.

6.1 Die Beschwerdegegnerin I selbst hat in ihrer Antwort vom 11. April 2002 auf die Beschwerdebegründung einen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt. Hinsichtlich des mit der Beschwerdebegründung eingereichten 1. Hilfsantrags, der vollumfänglich dem von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer einzigen aufrechterhaltenen Antrags entspricht (siehe VIII und X oben), hat die Beschwerdegegnerin I in ihrer Antwort auf die Beschwerdebegründung auf den Inhalt der Akte verwiesen und damit klar zu erkennen gegeben, daß sie, gestützt auf das gesamte Vorbringen im erstinstanzlichen Verfahren, auch gegen die Gewährbarkeit dieses Antrags in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer Einwände vorzutragen beabsichtige. Schließlich war neben dem prozessualen Antrag auf mündliche Verhandlung der einzige Antrag der Beschwerdegegnerin I in materiellrechtlicher Hinsicht in ihrer obigen Eingabe auf die Zurückweisung der Beschwerde, d. h. auch auf Zurückweisung des damaligen 1. Hilfsantrags gerichtet. Eine weitere schriftliche Äußerung der Beschwerdegegnerin I ist nicht erfolgt.

6.2 Bei dieser Sachlage hätte die Beschwerdeführerin, nach Ansicht der Kammer, auch bei Einhaltung der üblichen Sorgfaltspflicht nicht schon im Vorfeld der mündlichen Verhandlung erkennen können, daß die Beschwerdegegnerin I, wie diese nunmehr darlegt, bei der gegenwärtigen Antragslage von einer Teilnahme an der mündlichen Verhandlung Abstand genommen hätte. Es entspräche daher nicht der in Artikel 104 (1) EPÜ geforderten Billigkeit, die Erstattung der der Beschwerdegegnerin I anläßlich ihrer Teilnahme an der mündlichen Verhandlung erwachsenen Reisekosten ganz oder auch nur teilweise anzuordnen.