8.1.4 Begriff der Fachperson in der Biotechnologie

Der Begriff der Fachperson in der Biotechnologie ist durch die Rechtsprechung der Beschwerdekammern genau abgegrenzt. Die Haltung der Fachperson gilt als konservativ. Darunter darf jedoch nicht verstanden werden, dass sie gar nicht oder nur widerstrebend bereit wäre, ein bekanntes Erzeugnis oder Verfahren abzuändern oder anzupassen, sondern vielmehr, dass sie dabei vorsichtig vorgehen würde. Die Fachperson würde weder gegen ein bestehendes Vorurteil angehen noch sich auf "sakrosanktes" oder unsicheres Terrain vorwagen, noch unkalkulierbare Risiken eingehen. Sie wäre jedoch bereit, nach sich anbietenden geeigneten Änderungen oder Anpassungen zu suchen, die wenig Mühe und Aufwand verursachen und kein oder allenfalls nur ein kalkulierbares Risiko mit sich bringen, um auf diese Weise vor allem zu handlicheren oder passenderen Erzeugnissen oder zu Verfahrensvereinfachungen zu gelangen. Insbesondere würde die Fachperson auf einem benachbarten Gebiet vorhandenes technisches Wissen auf ihr eigenes Fachgebiet übertragen, wenn diese Übertragung problemlos und ohne offenkundige Risiken erscheine, zum Beispiel wenn sie dazu nur Routinearbeiten mit dem üblichen Versuchsaufwand durchführen müsste (T 455/91, ABl. 1995, 684; s. auch T 500/91, T 387/94, T 441/93, T 1102/00, T 867/13). Würde die Fachperson hingegen damit rechnen, dass es nicht nur bestimmter Routinearbeiten, sondern wissenschaftlicher Forschung bedarf, um eine zunächst auf einem Forschungsgebiet entwickelte Technologie auf ein benachbartes Gebiet zu übertragen, so kann eine erfinderische Tätigkeit anerkannt werden (T 441/93).

Von der sogenannten Fachperson könne nicht mehr erwartet werden als die routinemäßige Durchführung von Experimenten im Rahmen der ganz normalen Praxis, bei der Wissenslücken durch Anwendung des vorhandenen Wissens geschlossen würden (T 886/91, T 223/92, T 530/95, T 791/96).

In T 60/89 (ABl. 1992, 268) vertrat die Beschwerdekammer die Auffassung, dass die Fachperson für Gentechnik aus dem Jahr 1978 nicht als Nobelpreisträger definiert werden darf, auch wenn einer Reihe von Wissenschaftlern, die damals auf diesem Gebiet arbeiteten, tatsächlich der Nobelpreis verliehen wurde. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Fachperson als in Lehre und Forschung tätiger Wissenschaftler (oder Team von Wissenschaftlern) anzusehen war, der in Laboratorien arbeitete, die damals die Entwicklung von der Molekulargenetik zur Gentechnik vollzogen. S. auch T 500/91, wo die Kammer entschied, dass die Entwicklung der Technik, von der die Durchschnittsfachperson (bei der es sich auch um ein Team von Fachleuten handeln kann, s. T 141/87) normalerweise ausgeht, nicht die Lösung technischer Aufgaben durch wissenschaftliche Forschung auf bislang noch nicht erkundeten Gebieten einschließt (s. auch T 441/93).

In T 223/92 hatte sich die Kammer mit der Frage auseinanderzusetzen, welches Wissen und welche Fähigkeiten die Durchschnittsfachperson auf dem Gebiet der Gentechnik im Oktober 1981 hatte, d. h. über ein Jahr später, als es bei T 500/91 der Fall war. Zu diesem Zeitpunkt wurden erheblich mehr Gene Klonierungs- und Expressionsverfahren unterzogen; die Kenntnisse und Fähigkeiten auf diesem technischen Gebiet entwickelten sich sehr rasch weiter. Das Wissen der Durchschnittsfachperson müsse als das Wissen eines Teams von Fachleuten betrachtet werden, denen all die Schwierigkeiten bekannt seien, die bei der beabsichtigten Klonierung eines neuen Gens zu erwarten seien. Man müsse aber davon ausgehen, dass der Fachperson der Erfindergeist zur Lösung solcher Probleme fehle, für die es noch keine routinemäßigen Lösungsverfahren gebe.

In T 207/94 (ABl. 1999, 273) stellte die Kammer fest, dass davon auszugehen ist, dass die Durchschnittsfachperson keine kreativen Überlegungen anstellen würde. Trotzdem kann von der Durchschnittsfachperson erwartet werden, dass sie jederzeit auf eine allen Fachleuten gemeinsame Weise reagiert, nämlich, dass eine Annahme oder Hypothese über ein mögliches Hindernis für die erfolgreiche Ausführung eines Projekts immer auf Tatsachen gestützt werden muss. Daher würde es nach Auffassung der Kammer nicht als Anzeichen dafür betrachtet werden, ob eine Erfindung ausgeführt werden könnte oder nicht, wenn keine Beweismittel dafür vorliegen, dass ein bestimmtes Merkmal ein Hindernis für die Ausführung einer Erfindung sein könnte.

In T 455/91 (ABl. 1995, 684) stellte die Kammer fest, dass die Fachperson sich auf diesem Gebiet durchaus dessen bewusst sei, dass schon eine kleine strukturelle Änderung eines Erzeugnisses (z. B. eines Vektors, eines Proteins, einer DNA-Sequenz) oder eines Verfahrens (z. B. eines Reinigungsverfahrens) drastische funktionelle Änderungen hervorrufen kann. Daher würde sich die Fachperson immer am Stand der Technik ausrichten und eine etwaige Änderung oder Anpassung vor dem Hintergrund des aktuellen Wissensstands sorgfältig abwägen, bevor sie zu Werke geht. S. auch T 867/13.

In T 412/93 hatte das Patent die Herstellung von Erythropoietin zum Gegenstand. Die Beteiligten waren sich darin einig, dass in diesem Fall die Fachperson als ein Dreierteam zu betrachten sei, bestehend aus einem Wissenschaftler, der über langjährige Erfahrung mit dem hier erörterten Aspekt der Gentechnologie bzw. Biochemie verfüge, und zwei ihm zur Seite stehenden Labortechnikern, die mit den bekannten einschlägigen Verfahren bestens vertraut seien. Bei anderen Aspekten wäre je nachdem, welche Anforderungen an das fachliche Wissen und Können der Teammitglieder gestellt würden, unter Umständen eine andere Zusammensetzung zu wählen.

In T 387/94 unterschied die Kammer zwischen T 455/91, in der die erforderliche Änderung geringfügig war und die benachbarten Fachgebiete sehr nahe beieinander lagen. Im vorliegenden Fall war die technische Situation weit weniger gut definiert. Zum maßgeblichen Prioritätsdatum lagen nur wenige Informationen über die Mechanismen der Genexpression in pflanzlichen und tierischen Zellen vor, und die Auswirkungen dieses Wissens auf den Fall, dass die zu exprimierenden Gene nicht fester Bestandteil der Genome dieser Zellen sind, waren nicht erforscht. Die in der Entscheidung T 455/91 verwendete Argumentation konnte daher nicht angewandt werden.

In T 493/01 betraf die Erfindung ein protektives Antigen, das potenziell für einen Impfstoff gegen Keuchhusten infrage kam. Die Kammer wies darauf hin, dass die Fachperson auf dem Gebiet der Biotechnologie bereits in T 455/91 (ABl. 1995, 684) als vorsichtig und konservativ beschrieben worden war. Nach Auffassung der Kammer bedeute das jedoch nicht, dass sie Informationen unberücksichtigt lassen würde, weil diese nicht in den Kernbereich ihres Forschungsgebiets fielen oder nur für bestimmte Teile der Welt zuträfen. Können und Wissen der Fachperson seien nicht geografisch beschränkt; ihre Sichtweise sei vielmehr global. Sie würde daher, wenn – wie im vorliegenden Fall – bekannt sei, dass von einem Pathogen in bestimmten Regionen der Welt eine Gefahr ausgeht, nicht zögern, auf frühere Erkenntnisse über dieses Pathogen zurückzugreifen oder es zum Ausgangspunkt seiner Forschungen zu machen.

In T 867/13 war es nach Ansicht der Kammer nicht vorstellbar, dass die Fachperson bei der Behandlung einer potenziell tödlichen Krankheit nicht mehr motiviert ist, nach weiteren - oder alternativen - Behandlungen zu suchen, nur weil es bereits eine Behandlung gab – selbst, wenn diese zu diesem Zeitpunkt als zufriedenstellend bewertet worden wäre.