Zusatzpublikation 4, ABl. EPA 2015, Einlegeblatt

INHALT

VORWORT des Vizepräsidenten	1

TEIL I	2
TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHR 2014	2
1. Einleitung	2
2. Statistik	2
2.1 Allgemeine Statistik	2
2.2 Geschäftslage der Beschwerdekammern in den letzten 5 Jahren	7
3. Weitere Erläuterungen zur Tätigkeit der Beschwerdekammern	7
3.1 Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer	7
3.1.1 Vorlagen an die Große Beschwerdekammer nach Artikel 112 EPÜ	7
3.1.2 Antrag auf Überprüfung nach Artikel 112a EPÜ	9
3.2 Art der Erledigung in Verfahren vor den Technischen Beschwerdekammern	11
3.3 Verfahren vor der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten	15
3.4 Verfahrensdauer	15
3.5 Verteilung nach Verfahrenssprache	16
4. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und Vertretern	16
5. Personalstand und Geschäftsverteilung	17
6. Information über die neueste Rechtsprechung der Beschwerdekammern	18
TEIL II	19
RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER 2014	19

I. PATENTIERBARKEIT	19
A. Ausnahmen von der Patentierbarkeit	19
1. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten	19
2. Embryonale Stammzellen	20
3. Im Wesentlichen biologische Verfahren	21
4. Therapeutische Verfahren	25

B. Neuheit	26
1. Informationen aus dem Internet: Nachweis des Datums der Bereitstellung	26
2. Inhalt des Stands der Technik – Berücksichtigung von Zeichnungen	29
3. Feststellung von Unterschieden – funktionelle Merkmale	30
4. Zweite medizinische Verwendung	31
4.1 Ausführbarkeit des Offenbarungsgehalts	31
4.2 Zweckgebundene Erzeugnisansprüche und schweizerische Ansprüche	32

C. Erfinderische Tätigkeit	34
1. Aufgabe-Lösungs-Ansatz	34
2. Nächstliegender Stand der Technik	34
2.1 Ähnlichkeit der technischen Aufgabe	36
2.2 Spekulativer Charakter des nächsten Stands der Technik	37
3. Technische Aufgabe	37
3.1 Formulierung der technischen Aufgabe	38
4. Der Fachmann	39
4.1 Bestimmung des Fachmanns bei computerimplementierten Erfindungen	39
4.2 Benachbartes Fachgebiet	40
5. Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit	41
5.1 Behandlung technischer und nichttechnischer Merkmale	41
5.2 Aufgabenerfindungen	42
5.3 Beispiele für die Verneinung der erfinderischen Tätigkeit	42

D. Gewerbliche Anwendbarkeit	44

II. PATENTANMELDUNG UND ÄNDERUNGEN	45
A. Patentansprüche	45
1. Grenzen der Verallgemeinerung der in der Beschreibung aufgeführten technischen Angaben und Beispiele	45

B. Einheitlichkeit der Erfindung	46
1. Nicht recherchierte Gegenstände - Gegenstand in einer Teilanmeldung recherchiert	46

C. Ausreichende Offenbarung	47
1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebendes Wissen des Fachmanns	47
1.1 Die Offenbarung ist an einen Fachmann adressiert	47
1.2 Durch Verweise kann der Fachmann ebenfalls in die Lage versetzt werden, die Erfindung auszuführen	48
2. Deutliche und vollständige Offenbarung	48
2.1 Parameter	48
3. Ausführbarkeit	49
3.1 Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand	49
3.1.1 Chemische Verbindungen	49
4. Das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung auf dem Gebiet der Biotechnologie	51
4.1 Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung	51
4.1.1 Wiederholbarkeit	51
4.2 Erforderlicher Umfang der Offenbarung bei einer medizinischen Verwendung	51
5. Das Verhältnis zwischen Artikel 83 und Artikel 84 EPÜ	52
5.1 Artikel 83 EPÜ und Klarheit der Ansprüche	52

D. Priorität	53
1. Erste Anmeldung	53
1.1 Anmelderidentität	53
2. Teilprioritäten	54

E. Änderungen	56
1. Artikel 123 (2) EPÜ – Erweiterung des Gegenstands	56
1.1 Implizite Offenbarung	56
1.2 Zwischenverallgemeinerungen – nicht offenbarte Kombinationen	57
1.3 Disclaimer	58
1.4 Hinzufügen eines beschränkenden Merkmals ohne technischen Beitrag – Rechtsfiktion der Konformität mit Artikel 123 (2) EPÜ – G 1/93	60
2. Artikel 123 (3) EPÜ	61
2.1 Auslegung des Schutzbereichs	61
3. Verhältnis zwischen Artikel 123 (2) EPÜ und Artikel 123 (3) EPÜ sowie Auslegung nach Artikel 69 EPÜ	61

F. Teilanmeldungen	62
1. Erweiterung des Gegenstands	62
1.1 Weglassen eines Merkmals	62
1.2 Isolierung einer Art	64
1.3 Willkürliche Auswahl von Ober- und Untergrenze – Rechtsprechung zu "Bereichen" nicht anwendbar	64
1.4 Auswahl aus Listen	65
2. Rechtskräftige Entscheidung über Gegenstand in der Stammanmeldung – res judicata	66
3. Doppelpatentierung	68
3.1 Schweizerische Anspruchsform und Anspruch nach Artikel 54 (5) EPÜ	68
3.2 Erzeugnis-, Verwendungs- und Verfahrensanspruch – nicht derselbe Gegenstand	70
3.3 Überlappende Schutzbereiche – innere Priorität	70

III. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA	72
A. Vertrauensschutz	72

B. Rechtliches Gehör	73
1. Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung	73

C. Mündliche Verhandlung	74
1. Fortsetzung der mündlichen Verhandlung am nächsten Tag	74
2. Ort der mündlichen Verhandlung	75
3. Handschriftliche Änderungen in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer	76

D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	77
1. Fehler bei Zahlungsanweisung	77
2. Einmaliges Versehen des Vertreters nicht entschuldbar	78
3. Sekundäre Verantwortung des Vertreters	78
4. Antrag auf Wiedereinsetzung gegenstandslos – Beschwerdebegründung minimal verspätet eingereicht	79
5. Rückzahlung der Wiedereinsetzungsgebühr	80

E. Beweisrecht	81
1. Zeugenaussagen und Sachverständigengutachten	81
2. Beweiswürdigung	84
3. Beweislast	85

F. Besorgnis der Befangenheit	86
1. Besorgnis der Befangenheit von Mitgliedern der Einspruchsabteilung – Ablehnung nach Artikel 24 (1) EPÜ	86
2. Besorgnis der Befangenheit von Mitgliedern der Beschwerdekammern – Zulässigkeit nach Artikel 24 (3) Satz 2 EPÜ	87
3. Besorgnis der Befangenheit von Mitgliedern der Großen Beschwerdekammer	88

G. Formale Aspekte der Entscheidungen der Organe des EPA	92
1. Zusammensetzung der Entscheidungsorgane der ersten Instanz	92
1.1 Prüfungsabteilung	92
2. Form der Entscheidung	93
2.1 Entscheidungsbegründung	93
2.1.1 Rechtserfordernis begründeter Entscheidungen nach Regel 111 (2) EPÜ	93
2.1.2 Beispiele für die Nichterfüllung der Erfordernisse der Regel 111 (2) EPÜ	93

H. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen – Regel 140 EPÜ	94

I. Aussetzung des Verfahrens	95

J. Gebührenordnung	97
1. 10-Tage-Sicherheitsregel – geringfügige Fehlbeträge	97

K. Vertretung	98
1. Mündliche Ausführungen einer Begleitperson	98

IV. VERFAHREN VOR DEM EPA	101
A. Eingangs- und Formalprüfung	101
1. Zuerkennung eines Anmeldetags	101
1.1 Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags	101
1.2 Berichtigungen nach Regel 139 EPÜ	102
1.2.1 Kein Ersatz der Erfindung	102

B. Prüfungsverfahren	103
1. Änderungen nach Regel 137 (3) EPÜ	103
2. Zusätzliche Recherchen während der Prüfung	103
3. Änderungen in Bezug auf einen nicht recherchierten Gegenstand	104

C. Besonderheiten des Einspruchs- und des Beschwerdeverfahrens	106
1. Übertragung der Parteistellung	106
1.1 Änderung der Anschrift	106
1.2 Einsprechendenstellung	107
1.3 Nachweis	108
2. Zurücknahme des Einspruchs	108
3. Kostenverteilung	109

D. Einspruchsverfahren	112
1. Zulässigkeit des Einspruchs	112
1.1 Allgemeines	112
1.2 Berichtigung des Namens des Einsprechenden	113
2. Prüfungsumfang bei Änderungen	115
3. Berichtigung von Mängeln (eines Anspruchs) im Einspruchsverfahren	120
4. Verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel im Einspruchsverfahren	121
4.1 Ermessensausübung der Einspruchsabteilung	121
5. Neue Einspruchsgründe	122

E. Beschwerdeverfahren	123
1. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde	123
1.1 Beschwerdefähige Entscheidungen	124
1.1.1 Entscheidungen	124
1.2 Zuständige Beschwerdekammer	125
1.3 Form und Frist der Beschwerde	126
1.3.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift (R. 99 (1) EPÜ)	126
1.4 Beschwerdebegründung	129
1.4.1 Form der Beschwerdebegründung	129
1.4.2 Allgemeine Grundsätze	130
1.4.3 Einführung von neuem Vorbringen durch den Einsprechenden (Beschwerdeführer)	133
2. Materiellrechtliche Prüfung der Beschwerde	134
2.1 Bindung an die Anträge – Verbot der "reformatio in peius"	134
2.1.1 Einsprechender als alleiniger Beschwerdeführer	134
2.2 Prüfung der Patentierbarkeitserfordernisse in Ex-parte-Verfahren	135
2.2.1 Ex-parte-Verfahren	135
2.3 Sachverhaltsprüfung – Anwendungsrahmen von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren	135
2.3.1 Kammern müssen Sachverhalt von Amts wegen ermitteln	135
3. Zurückverweisung an die erste Instanz	136
3.1 Allgemeines	136
3.2 Zurückverweisung nach der Einreichung bzw. verspäteten Einreichung einer relevanten neuen Entgegenhaltung	136
3.2.1 Einseitiges Beschwerdeverfahren	136
4. Verspätetes Vorbringen im Beschwerdeverfahren	137
4.1 Artikel 12 (4) VOBK – Vorbringen neuer Argumente im Beschwerdeverfahren	137
4.2 Vorbringen neuer Dokumente	138
4.2.1 Gerechtfertigte Reaktion auf Entscheidung der Einspruchsabteilung	138
4.2.2 Offenkundige Vorbenutzung	139
5. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren	139
5.1 Änderungen nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung	139
5.2 Artikel 12 (4) VOBK – von der ersten Instanz nicht geprüfte Anträge	141
5.2.1 Allgemeine Grundsätze	141
5.2.2 Zurückhalten von Anträgen durch den Patentinhaber im Einspruchsverfahren	142
5.2.3 Erneute Stellung von im Einspruchsverfahren zurückgenommenen Anträgen	143
5.2.4 Durch die normale Verfahrensentwicklung gerechtfertigte Änderungen	144
5.2.5 Berücksichtigung geänderter Ansprüche – Anzahl der Hilfsanträge	146
6. Rückzahlung der Beschwerdegebühr	146
6.1 Vorlage G 1/14	146
6.2 Rückzahlung muss der Billigkeit entsprechen	147
7. Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer	148
7.1 Vorlage nach Artikel 112 EPÜ – Zulässigkeit	148
7.2 Antrag auf Überprüfung nach Artikel 112a EPÜ	149
7.2.1 Einwände, die Regel 106 EPÜ nicht entsprechen	149
7.2.2 Schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ	150

V. VERFAHREN VOR DER BESCHWERDEKAMMER IN DISZIPLINARANGELEGENHEITEN	152
1. Beschwerden gegen die Entscheidungen der Prüfungskommission	152
1.1 Sachliche Überprüfung der Notengebung	152

VI. INSTITUTIONELLE FRAGEN	154
1. Änderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern – Gesetzgebungsbefugnis des Verwaltungsrats	154

ANLAGEN
ANLAGE 1	156
Im Rechtsprechungsbericht von 2014 behandelte Entscheidungen	156

ANLAGE 2	169
Zitierte Entscheidungen	169
Entscheidungen und Stellungnahmen der Großen Beschwerdekammer über Vorlagefragen	169
Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer über Anträge auf Überprüfung	170
Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer	170
Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern	171
Entscheidungen der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten	176

ANLAGE 3	177
Leitsätze der veröffentlichten (bzw. zur Veröffentlichung vorgesehenen) Entscheidungen der Jahre 2014 und 2015; Vorlageentscheidungen finden sich in Anlage 4	177

ANLAGE 4	180
Vorlagen an die Große Beschwerdekammer	180

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