T 1063/06 (Durchgriffsanspruch/BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT) du 03.02.2009

1) Eine Anspruchsformulierung, nach der aufgabenhaft definierte chemische Verbindungen unter Anwendung eines in der Beschreibung angegebenen Bestimmungsverfahrens in Form eines neuartigen Forschungswerkzeuges aufgefunden werden sollen, stellt einen Durchgriffsanspruch dar, der auch auf zukünftige Erfindungen gerichtet ist, welche auf der derzeitig offenbarten Erfindung beruhen. Dem Anmelder steht indessen nur der Schutz für seinen tatsächlichen Beitrag zum Stand der Technik zu, so dass eine entsprechende Beschränkung des Anspruchsgegenstandes nicht nur zumutbar, sondern geboten ist. Patentschutz nach dem EPÜ ist nicht für den Zweck bestimmt, dem Anmelder ein unerschlossenes Forschungsgebiet, wie im Falle von Durchgriffsansprüchen, zu reservieren, sondern soll dazu dienen, tatsächliche Ergebnisse erfolgreicher Forschungstätigkeit als Belohnung dafür zu schützen, dass konkrete technische Ergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

2) Die aufgabenhafte Formulierung einer chemischen Verbindung, hier in einem Durchgriffsanspruch, umfasst alle Verbindungen, welche die anspruchsgemäße Fähigkeit besitzen. In Ermangelung jeglicher Auswahlregel in der Streitanmeldung und ohne Rückgriffsmöglichkeit auf sein Fachwissen ist der Fachmann allein auf das Prinzip Versuch und Irrtum im Zuge des experimentellen Überprüfens willkürlich gewählter chemischer Verbindungen angewiesen, um sie auf das Vorhandensein der anspruchsgemäßen Fähigkeit hin zu untersuchen; dies stellt für den Fachmann eine Aufforderung zur Durchführung eines Forschungsprogramms und damit einen unzumutbaren Aufwand dar (T 435/91 folgend).