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EXPOSÉS PRÉSENTÉS PAR DES JUGES NATIONAUX

IT Italie

Massimo SCUFFI - Juge-président et membre de la chambre des recours de l'Office italien des brevets et des marques - Evolution récente du droit européen et national des brevets et de la jurisprudence¹

1. Cadre législatif italien et protection juridique des droits de propriété intellectuelle (DPI)

Un brevet européen est un faisceau de brevets nationaux, chacun d'eux étant soumis aux motifs de nullité et de contrefaçon prévus par le système juridique de l'Etat dans lequel il produit des effets. En Italie, les litiges concernant les brevets européens sont régis, conformément à la lex fori applicable à la partie nationale desdits brevets, par le Code de la propriété industrielle italien (CPI)2. Ils relèvent de la compétence exclusive des tribunaux spécialisés en propriété intellectuelle (de première et deuxième instance)3 constitués dans 12 circonscriptions judiciaires correspondant à de grands centres d'activité économique4 et composés de juges dûment choisis pour leur grande expérience et leur savoir-faire en matière de propriété intellectuelle.

Ce système a été récemment réformé par le législateur italien5 qui, encouragé par les excellents résultats de ces tribunaux, a décidé d'améliorer leur répartition géographique sur l'ensemble du territoire italien en élargissant notamment leur domaine de compétence au droit des sociétés et au droit de la concurrence. À partir de septembre 2012, le pays comptera 21 "tribunaux d'entreprise", ainsi qu'ils ont été rebaptisés, siégeant dans les chefs-lieux de région.6

De plus, de nouvelles dispositions, également applicables aux procédures en matière de brevets, ont été introduites pour réduire la longueur excessive des procédures7. Il s'agit entre autres des dispositions suivantes :

• l'introduction d'un "filtre" au stade de la recevabilité des recours, qui peut aboutir à la conclusion selon laquelle, à première vue, le recours n'a pas de chances raisonnables d'aboutir (soit un système similaire au système anglo-saxon de "leave to appeal", i. e. d'autorisation de former un recours) ;
• une interdiction totale de soumettre tardivement de nouveaux documents, même s'ils sont essentiels, à moins que la partie concernée puisse démontrer qu'elle n'était pas en mesure de les produire en première instance pour d'autres raisons que sa négligence personnelle (bien que le CPI italien autorise les experts désignés à accepter de nouveaux documents de la part des parties, même si ceux-ci n'ont pas été produits à un stade antérieur) ;
• une limitation des recours auprès de la Cour suprême de cassation, lesquels ne sont plus autorisés que pour des raisons de violation de la loi, ce qui exclut les cas où la motivation est contradictoire ou fait défaut.

L'activité des tribunaux traitant les affaires de brevets est essentiellement axée sur les "mesures provisoires" prononcées sur la base de la double condition du fumus boni iuris et du periculum in mora et conformément aux dispositions de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)8et des clauses ADPIC-plus.9

Les principales mesures conservatoires sont la "description" (ordonnance de conservation des preuves), la "saisie" (la saisie et la description peuvent être demandées dans le même acte, l'une de ces mesures étant dictée par le refus de l'autre) et l'"injonction provisoire" (sous forme d'injonction de s'abstenir de faire quelque chose ; elle donne lieu à des pénalités en cas de non-respect ou de retard (astreintes) avec publication de la décision correspondante dans la presse). De telles mesures sont également sollicitées par les titulaires de demandes en instance ou au cours de la période antérieure au dépôt de la traduction, pendant laquelle le brevet européen n'a pas encore d'effets juridiques en Italie.

La dernière révision du Code italien de la propriété industrielle (la jurisprudence n'était pas unanime auparavant) autorise les parties à demander également une déclaration de non-contrefaçon à titre de précaution.

L'éventail des mesures provisoires comprend les injonctions de "gel" et l'ordre de communiquer des documents financiers, commerciaux et bancaires du contrefacteur ; le "rappel" des marchandises déjà mises en vente ; le dépôt de plaintes à l'encontre de tiers détenant des marchandises contrefaisantes ou impliqués dans leur fabrication en vue d'obtenir des informations sur l'origine et la distribution de ladite marchandise, moyennant l'ouverture d'une procédure officielle d'examen qui peut donner lieu à des sanctions pénales.

Certaines de ces procédures d'urgence ont un effet durable : en d'autres termes, même si un procès n'est pas engagé par le défendeur devant une juridiction ordinaire dans le délai prévu, la mesure provisoire continue à produire ses effets.

La procédure est similaire au kort geding hollandais ou au référé en France ; l'introduction d'une procédure complète par la suite n'est pas obligatoire tout au moins en cas d'ordonnance provisoire (bien que l'Accord ADPIC et la Directive sur l'application des droits de PI fassent obligation d'engager une procédure au fond).

Toutes ces mesures peuvent être accordées ex parte et ad horas (mais elles doivent être confirmées, modifiées ou annulées après audition de toutes les parties dans les 15 jours suivant l'émission de l'ordonnance concernée). Il est également possible de faire appel (sans effet suspensif) dans les 30 jours devant une commission constituée de trois juges (bien évidemment, le juge ayant demandé la contestation de la mesure ne peut pas siéger dans cette commission).

La procédure en référé permet le plus souvent aux parties de régler un litige, les mesures pertinentes étant accompagnées de toutes les garanties d'un procès complet.

Même avant d'engager un procès, il est également possible d'obtenir, par le biais du tribunal, une appréciation technique rapide de la validité du brevet, de la contrefaçon et des dommages-intérêts, ainsi que de demander au Président la désignation d'un expert afin que ce dernier donne un avis préliminaire sur les questions devant être examinées dans le cadre de la procédure en instance.

Ce système permet d'aboutir à une solution acceptée par toutes les parties, celle-ci donnant ensuite lieu à la rédaction d'un document spécifique comportant les termes de l'accord et revêtu de la formule exécutoire.

Une fois la contrefaçon établie dans la procédure au fond (après le rejet de la demande/de l'objection selon laquelle le brevet n'est pas valable), le tribunal est habilité à prononcer des sanctions au civil ("mesures correctives") telles que des injonctions définitives, la publication des parties pertinentes d'un jugement, le retrait définitif et la destruction des produits contrefaisants, le transfert de propriété au profit du titulaire du brevet et la réparation du préjudice causé.

S'agissant des actions en réparation, de plus en plus nombreuses en Italie, la fixation du montant de l'indemnisation se fonde sur trois critères en tenant compte des conséquences économiques défavorables et du préjudice moral.

En principe, ces critères sont les suivants : les coûts et le manque à gagner subis par le détenteur des droits de propriété intellectuelle, le reversement des bénéfices réalisés par le contrefacteur (ces critères sont alternatifs plutôt que cumulatifs car, dans le système juridique continental, les dommages-intérêts ont un caractère compensatoire et non punitif) et, enfin, le montant des redevances négociées ou raisonnables.

2. Relation entre les procédures de l'Office européen des brevets et les procédures nationales

Pour les juridictions italiennes statuant en matière de propriété intellectuelle, les procédures de l'Office européen des brevets (OEB) constituent un solide élément de référence pour se prononcer sur l'octroi ou le rejet de mesures provisoires10, bien qu'elles ne soient pas ensuite liées dans des procédures au fond subséquentes par les conclusions de l'OEB, ce qui n'empêche pas l'évaluation ou la réévaluation complète de la validité du brevet à la lumière de la législation nationale (conséquence naturelle de l'éclatement du brevet européen – une fois délivré – en divers brevets nationaux régis par les lois propres à chaque Etat et protégés par des systèmes de règlement des litiges différents).

Les enquêtes techniques et les opinions juridiques au niveau européen ou, de manière plus générale, le corpus de jurisprudence basé sur l'expérience des chambres de recours, jouent un rôle significatif dans les procédures conservatoires ; l'urgence est parfois telle que le temps manque pour la désignation préalable d'un expert en vue d'obtenir une première opinion technique sur la validité du brevet contesté.

Il convient de noter d'ailleurs que la Convention de Munich ne prévoit pas l'harmonisation des critères comme ce fut le cas pour les droits communautaires.

Dès lors, il n'existe pas de disposition relative à la suspension des procédures nationales tant que des procédures (en particulier la procédure d'opposition post-délivrance) sont en instance devant l'OEB.11

Les chambres de recours de l'OEB ne peuvent être considérées comme comparables aux tribunaux nationaux des Etats membres. Elles sont des organes de l'organisation internationale au sein de laquelle elles opèrent12 et, en tant que telles, elles ne peuvent interrompre les procédures en justice visant à accorder une protection individuelle au titre de la partie nationale des brevets européens.

Pour l'heure, le seul moyen de coordonner les procédures (et de gagner du temps) consiste semble-t-il à demander une accélération de la procédure européenne.13

3. Procédures transfrontières

La jurisprudence italienne n'établit pas de compétence au niveau européen pour la protection transfrontière des brevets européens dont la partie nationale a fait l'objet d'une contrefaçon dans divers Etats membres.

On considère qu'une décision en matière de contrefaçon est étroitement liée à une décision sur la validité, qui doit être préalablement rendue par une juridiction nationale ayant compétence exclusive conformément à l'article 16(4) de la Convention de Bruxelles (actuellement article 22(4) Règlement (CE) 44/2001).14

Néanmoins, certains tribunaux italiens ont choisi une approche différence lorsqu'il s'agit de conserver des preuves dans les cas urgents et se fondent sur le Règlement (CE) nº 1206/2001 sur la coopération judiciaire en vue d'obtenir l'exécution dans un autre Etat membre d'une ordonnance de "description" en relation avec des produits contrefaisants d'origine étrangère découverts chez un distributeur italien.

Dans le contexte de ce que l'on appelle des "actes de torpillage", cette pratique a toujours été bloquée par diverses décisions sur le fond pour les deux raisons fondamentales suivantes :

• dans le système juridique créé par la Convention sur le brevet européen (CBE), les tribunaux nationaux sont uniquement compétents pour statuer sur la partie nationale du brevet européen et ne sont dès lors pas habilités à se prononcer dans les actions en déclaration de non-contrefaçon concernant des activités se situant hors de leur pays ;15
• l'application de l'article 5.3 de la Convention de Bruxelles suppose la survenance d'un préjudice alors que la personne qui introduit une action en déclaration de non-contrefaçon nie pour l'essentiel la survenance d'un tel événement ; il est, dès lors, impossible de déroger au principe général du domicile du défendeur.16

4. Interprétation du brevet et historique de la procédure de délivrance

En matière d'interprétation des brevets, les tribunaux italiens suivent le "système des revendications", selon lequel l'interprétation des brevets européens s'inscrit dans les limites de la protection conférée par les revendications.17

Un tel système, qui est adopté pour toutes les catégories de brevets, se fonde sur les règles d'interprétation de l'OEB, selon lesquelles l'étendue de la protection du brevet est exclusivement déterminée par les revendications (qui doivent, cependant, être interprétées à la lumière de la description et des dessins) de sorte qu'une protection ne peut être accordée pour un objet exposé dans la description, mais qui n'est pas revendiqué.

S'agissant de l'interprétation des revendications, le "prosecution history estoppel" n'est pas entièrement suivi dans la jurisprudence italienne, ce qui est conforme à l'approche selon laquelle des documents inclus dans le dossier de la demande ne doivent pas être retenus comme élément supplémentaire pour l'interprétation juridique parce que les disclaimers ou les déclarations restrictives émis dans les phases de délivrance, d'opposition ou de révocation n'ont d'importance que s'ils figurent dans le texte final du brevet.18

Les cas nationaux dans lesquels le dossier de délivrance du brevet a été pris en compte (sur la base, par exemple, de la documentation produite pendant la phase européenne en réponse aux objections des examinateurs européens ou concernant les limitations apportées pendant la phase de délivrance européenne) sont toujours rares.19

Toutefois, le "concept inventif" ne peut être réinterprété a posteriori au vu des conclusions défensives des parties ou des enquêtes techniques d'experts désignés par la cour, mais il doit pouvoir être déduit d'une description claire et complète de l'invention.

Il a été établi que la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet ne peut pas conduire à une modification des revendications sur la base du dossier de délivrance afin de contourner l'état de la technique, car cela reviendrait à introduire des éléments d'incertitude.20

5. La théorie des équivalents

Le dossier de délivrance du brevet est strictement complémentaire de la théorie des équivalents qui n'a pas de définition généralement admise.

La jurisprudence des tribunaux italiens de propriété intellectuelle n'a pas atteint un consensus spécifique sur la notion d'équivalence et elle reste fragmentée.

Dans la pratique, la jurisprudence suit la méthode américaine des trois critères (même fonction, même façon, même résultat) bien que certaines décisions soulignent également l'importance de l'opinion d'un expert sur le contenu de l'invention. Ces deux approches sont souvent combinées.21

Il convient d'ajouter que le technicien moyen à prendre comme référence pour déterminer la question de l'équivalence n'est pas un individu capable d'appliquer simplement les solutions fournies par l'état de la technique. Il doit au contraire être suffisamment compétent pour développer cet état de la technique, à condition que cela ne dépasse pas les compétences normales.22

La distinction entre caractéristiques essentielles et non essentielles d'une invention est toujours aussi fondamentale lors de l'identification du "concept inventif" et pour déterminer s'il a été copié dans ses "éléments originaux et caractéristiques", indépendamment des caractéristiques extérieures ou accessoires et des éléments secondaires (même lorsqu'il y a amélioration).23

La Cour suprême italienne considère qu'il y a violation même dans les cas où seules certaines caractéristiques sont copiées dès lors qu'elles représentent la partie caractérisante ou le "cœur" de l'invention ; dans ce cas, les variantes (de produits ou procédés) impliquant l'utilisation de cette partie de l'invention constituent une contrefaçon.24

La jurisprudence italienne vise à parvenir à un compromis concernant l'appréciation de l'invention "dans son ensemble", sans négliger les "éléments individuels" des revendications qui conservent un rôle fondamental dans l'interprétation des brevets.

Il a été établi que les éléments de l'invention doivent être considérés non seulement de manière analytique, mais aussi synthétique en tenant compte du problème technique résolu par le brevet, car une comparaison se limitant à des éléments isolés aboutirait à une simple vérification de différences structurelles.25

Une telle distinction n'est pas faite dans le protocole interprétatif modifié de la CBE 2000 : "Pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par un brevet, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications". Cette règle semble confirmer le besoin d'examiner l'équivalence en fonction de chaque élément pris individuellement plutôt qu'en fonction du "concept inventif général".

L'équivalence implique une "affinité" des variantes, celles-ci devant être évidentes, présenter une similitude conceptuelle et être non inventives. Selon la Cour suprême, l'équivalence doit être exclue lorsque la solution contestée, conduisant au même résultat, est créative et offre une solution "non évidente ou répétitive" par rapport à celle objet du brevet.26

Les divisions italiennes de la propriété intellectuelle ont confirmé ce principe à plusieurs reprises. On peut donc dire, s'agissant des équivalents, que les différentes solutions à un même problème technique doivent non seulement ne pas se recouper, mais aussi que le dispositif argué de contrefaçon ne doit pas constituer une solution originale par rapport à la solution existante.27

6. Contrefaçon par perfectionnement et contrefaçon indirecte

Si la contrefaçon par équivalence n'est possible que s'il est évident que le produit a fait l'objet d'une contrefaçon, on ne peut exclure la contrefaçon lorsque ledit produit est le résultat d'une activité inventive qui reprend la solution objet du brevet antérieur en la simplifiant ou en l'améliorant.

Il y a notamment contrefaçon par perfectionnement lorsque ni le consentement du titulaire du brevet antérieur ni une licence obligatoire pour l'invention "dépendante" ont été obtenus.

On en trouve l'illustration dans la jurisprudence relative à l'affaire Epilady28, mais certaines de ces questions revêtent à présent de nouvelles dimensions dans les litiges relatifs aux brevets "essentiels liés à des normes" et aux licences FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory), c'est-à-dire qui sont accordées à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires) avec leurs conséquences sur le droit de la concurrence.

Enfin, il est important de mentionner la contrefaçon indirecte, un domaine en constante évolution.

Le Code italien de la propriété industrielle ne prévoit pas de disposition spécifique concernant les cas de contrefaçon indirecte, mais il comporte des dispositions concernant la responsabilité de tiers tels que les personnes interposées ou intermédiaires ; les juges ont également l'habitude d'appliquer le principe général de la "responsabilité conjointe" dans la commission d'actes délictuels entraînant des poursuites civiles.

La jurisprudence italienne autorise l'adoption de mesures provisoires concernant les "moyens" utilisés pour la réalisation de marchandises contrefaisantes, ces mesures pouvant également être prises à l'encontre d'un fournisseur qui connaissait (ou était en position de connaître) l'utilisation de ces moyens.29

Toutefois, il est nécessaire de prouver entièrement une telle connaissance si les moyens pourraient être utilisés pour d'autres applications n'entraînant pas de contrefaçon, alors que la connaissance est induite si "l'intention d'utiliser" ces moyens à des fins de contrefaçon est "indéniable".30