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Directives relatives à l'examen pratiqué

 
 

1.1.1 Quand une demande divisionnaire peut-elle être déposée ?Demande antérieure en instance

Une demande divisionnaire peut être déposée si les deux exigences suivantes sont remplies :

i)
la demande à diviser (la demande "initiale" sur laquelle la demande divisionnaire est fondée) doit encore être en instance (cf. A‑IV, 1.1.1.1), et
ii)
au moins l'un des deux délais suivants ne doit pas encore avoir expiré :
a)
le délai applicable aux divisions volontaires, visé à la règle 36(1)a) (cf. A‑IV, 1.1.1.2)
b)
le cas échéant, le délai applicable aux divisions obligatoires, visé à la règle 36(1)b) (cf. A‑IV, 1.1.1.3).

L'expression "demande antérieure" qui figure à la règle 36(1) désigne la demande initiale immédiate sur laquelle la demande divisionnaire est fondée. Elle est à distinguer de l'expression "demande la plus ancienne", qui apparaît également à la règle 36(1). Ces deux expressions se rapportent cependant à une seule et même demande dans le cas d'une demande divisionnaire de première génération (c'est-à-dire une demande dont la demande initiale immédiate n'est pas elle-même une demande divisionnaire).

1.1.1.1La demande antérieure doit encore être en instance

Une demande de brevet européen ne peut être divisée que lorsqu'elle est encore en instance. Pour diviser une demande européenne, le demandeur doit déposer une ou plusieurs demandes divisionnaires européennes. La demande initiale, à savoir la demande de brevet européen divisée, peut être de n'importe quel type. Elle peut donc aussi être elle-même une demande divisionnaire antérieure. Lorsque la demande initiale est une demande euro-PCT, une demande divisionnaire ne peut être déposée que si la demande euro-PCT est en instance auprès de l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu, c'est-dire qu'elle est entrée dans la phase européenne (cf. E‑VIII, 2.4.1).

Art. 76
Règle 36(1)

Comme cela a été souligné ci-dessus, uneUne demande divisionnaire ne peut être déposée que si la demande initiale est toujours en instance. Il est renvoyé à ce propos aux observations formulées dans la décision G 1/09 concernant la définition d'une demande en instance. Lorsqu'une demande est déposée en tant que demande divisionnaire sur la base d'une demande qui est déjà elle-même une demande divisionnaire, il suffit que cette dernière soit en instance à la date de dépôt de la seconde demande divisionnaire. Une demande est en instance jusqu'à (mais non y compris) la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet européen est publiée au Bulletin européen des brevets (JO OEB 2002, 112). Il n'est pas possible de déposer valablement une demande divisionnaire lorsque la demande initiale a été définitivement rejetée ou retirée, ou qu'elle est réputée retirée (cf. également les deux paragraphes suivants).

Lorsqu'une demande est réputée retirée en raison de l'inobservation d'un délai (par ex. si la taxe de dépôt (art. 78(2)) ou la taxe annuelle (art. 86(1)) n'ont pas été payées dans les délais, si la taxe de délivrance et de publication ou les taxes de revendication n'ont pas été acquittées en temps utile, ou encore si la traduction des revendications (règle 71(7)) n'a pas été produite en temps voulu), la demande cesse d'être en instance à l'expiration du délai non observé, à moins qu'il ne soit remédié à la perte de droit notifiée conformément à la règle 112(1). Pour remédier à la perte de droit, le demandeur peut déposer une requête admissible en poursuite de la procédure ou, si le délai en question est exclu de la poursuite de la procédure ou bien si le délai de présentation d'une requête en poursuite de la procédure a expiré, une requête admissible en restitutio in integrum (la requête en restitutio in integrum portant, dans ce dernier cas, sur le délai de présentation de la requête en poursuite de la procédure - cf. E‑VII, 2). Toutefois, la demande réputée retirée n'est pas en instance pendant le délai prévu pour la présentation d'une requête en poursuite de la procédure ou d'une requête en restitutio in integrum ni au cours de la phase suivant la présentation d'une telle requête si celle-ci est rejetée (cf. J 4/11, point 21 des motifs). Si le demandeur estime que les conclusions de l'OEB n'étaient pas fondées, il peut aussi remédier à la perte du droit en requérant une décision au titre de la règle 112(2). Le service compétent de l'OEB réagit alors soit en partageant le point de vue du demandeur et en corrigeant sa décision, soit en rendant une décision défavorable qui pourra être annulée ultérieurement au stade du recours. Dans ce cas, l'Office reconnaît que la perte du droit ne s'est jamais produite et que la demande aura été tout le temps en instance. Si, au contraire, une telle décision confirme en effet la perte du droit, cette perte se sera produite à l'expiration du délai pertinent, la demande ayant dès lors cessé d'être en instance. Voir décision J 4/11, point 22 des motifs.

Lorsqu'une demande a été rejetée et qu'aucun recours n'a été formé, la demande demeure en instance au sens de la règle 36(1) jusqu'à l'expiration du délai de recours (art. 108) et il est possible de déposer valablement une demande divisionnaire jusqu'à l'expiration de ce délai (cf. G 1/09). Si le demandeur forme un recours, la décision de rejet ne peut prendre effet qu'au terme de la procédure de recours. Étant donné que les dispositions relatives au dépôt de demandes divisionnaires sont également applicables dans la procédure de recours (règle 100(1)), il est encore possible de déposer une demande divisionnaire pendant la procédure de recours.Dans l'un et l'autre cas, une demande divisionnaire ne peut être déposée que si au moins un des délais visés à la règle 36(1)a) et à la règle 36(1)b), n'a pas encore expiré - cf. A‑IV, 1.1.1.2 et A‑IV, 1.1.1.3).

En outre, même lorsqu'une demande est encore en instance, il n'est pas possible de déposer une demande divisionnaire, si elle fait l'objet d'une suspension de la procédure conformément à la règle 14(1) (cf. A‑IV, 2.2), car la règle 14(1) a le caractère de lex specialis quant au droit de déposer une demande divisionnaire relative à une demande antérieure encore en instance conformément à la règle 36(1) (cf. J 20/05, et G 1/09, point 3.2.5 des motifs).

Le fait pour la demande antérieure d'être en instance ne correspond pas à un délai procédural dont l'inobservation conduirait à la perte d'un droit, mais reflète une condition de fond pour le dépôt d'une demande divisionnaire (G 1/09, point 3.2.3 des motifs). C'est pourquoi les dispositions relatives à la restitutio in integrum et à la poursuite de la procédure ne s'appliquent pas au dépôt de demandes divisionnaires (J 10/01, point 15 des motifs).

1.1.1.2Division volontaire

Une demande divisionnaire peut être déposée sur la base d'une demande antérieure (initiale) encore en instance avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (cf. cependant A‑IV, 1.1.1.3). Le délai afférent aux divisions volontaires est calculé à partir de l'une des actions suivantes uniquement (cf. Décision du Conseil d'administration en date du 26 octobre 2010, JO OEB 2010, 568 ; cf. également le Communiqué de l'OEB en date du 29 juin 2010, JO OEB 2010, 406) :

Règle 36(1)a)

i)
signification d'une première notification au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1) et (2), si une notification au titre de la règle 71(3) n'a pas été émise antérieurement, et à condition qu'il ne s'agisse pas d'une notification générée automatiquement sur le formulaire OEB 2001A (cf. Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 3 décembre 2012, concernant le calcul du délai selon la règle 36(1), JO OEB 2013, 16), ou
ii)
signification d'une notification au titre de la règle 71(3), si une notification au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1) et (2) n'a pas été émise antérieurement.

La date d'envoi de cette notification sera inscrite au Registre européen des brevets (JO OEB 2011, 273). Il convient toutefois de noter que cette information n'est pas correcte si elle fait référence à une notification établie sur le formulaire OEB 2001A (Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 3 décembre 2012, concernant le calcul du délai selon la règle 36(1), JO OEB 2013, 16). Par conséquent, le délai visé à la règle 36(1)a) commencera à courir, dans les cas pertinents, à compter de la signification de la première notification établie par la division d'examen conformément à l'article 94(3) et à la règle 71(1) et (2), ou à la règle 71(3), relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise, et ce sans qu'il soit tenu compte d'une notification établie sur le formulaire OEB 2001A. Cette information pourra être retrouvée par exemple via l'inspection publique en ligne.

Le délai de vingt-quatre mois ne commence pas à courir avec la signification de l'avis au stade de la recherche (cf. B‑XI, 1.1), puisque la division d'examen n'est pas encore responsable de la demande (cf. C‑II, 1). Cependant, si le demandeur a renoncé au droit de recevoir la notification visée à la règle 70(2) (cf. C‑VI, 3), il n'est pas émis d'avis au stade de la recherche, mais une notification au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1) et (2) (cf. B‑XI, 7), auquel cas le délai de vingt-quatre mois commençe à courir avec la signification de cette notification. La règle des dix jours, qui est utilisée pour établir la date de la signification des notifications ci-dessus, s'applique pour le calcul du délai de vingt-quatre mois afférent aux divisions volontaires (règle 126(2), cf. E‑I, 2.3 et E‑VII, 1.4).

La demande antérieure (initiale) qui doit servir de base à la demande divisionnaire doit encore être en instance à la date à laquelle la demande divisionnaire est déposée. Si elle s'éteint ou si elle est retirée avant que la première notification la concernant ne soit envoyée au cours de la procédure d'examen, il ne peut plus être déposé de demande divisionnaire (cf. A‑IV, 1.1.1.1). Il en va de même lorsque la demande antérieure (initiale) cesse d'être en instance après la signification de la première notification susmentionnée, mais avant l'expiration du délai de vingt-quatre mois.

Lorsque la première notification au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1), (2) s'est appuyée était fondée sur des pièces de la demande erronées, sa signification ne déclenche pas le délai applicable aux divisions volontaires visé à la règle 36(1)a) (pour plus de détails, cf. C‑IX, 1.3).

1.1.1.3Division obligatoire

Une demande divisionnaire peut être déposée sur la base d'une demande antérieure (initiale) encore en instance avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de toute notification dans laquelle la division d'examen a objecté que la demande antérieure ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 82, à condition qu'elle ait soulevé cette objection particulière pour la première fois. Si le délai prévu à la règle 36(1)b) pour la division obligatoire expire après le délai prévu à la règle 36(1)a) pour la division volontaire, une demande divisionnaire peut être déposée dans le délai expirant plus tard, sur la base d'une demande antérieure (initiale) encore en instance. Le délai afférent aux divisions obligatoires est calculé à partir de l'une des actions suivantes :

Règle 36(1)b)

i)
signification d'une notification au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1) et (2). Il s'agit soit :
a)
de la première notification émise au cours de la procédure d'examen, lorsque cette notification soulève pour la première fois une objection particulière d'absence d'unité ou confirme une objection d'absence d'unité qui a déjà été invoquée pendant la recherche internationale, la recherche européenne ou la recherche européenne complémentaire, à condition que cette première notification n'ait pas été émise sur le formulaire OEB 2001A (A‑IV, 1.1.1.2), soit
b)
d'une notification ultérieure émise au cours de la procédure d'examen, lorsque cette notification soulève pour la première fois une objection particulière d'absence d'unité ;
ii)
signification d'une citation à une procédure orale, lorsqu'une objection particulière d'absence d'unité est soulevée pour la première fois dans cette citation ;
iii)
date de la signification du procès-verbal d'une procédure orale, lorsqu'une objection particulière d'absence d'unité est soulevée pour la première fois pendant cette procédure orale, à condition que le procès-verbal de ladite procédure mentionne cette objection d'absence d'unité soulevée pour la première fois (cf. E‑II, 10.3) ;
iv)
signification du compte rendu d'un entretien téléphonique ou d'une entrevue, lorsqu'une objection particulière d'absence d'unité est soulevée pour la première fois pendant cet entretien ou cette entrevue et, dans le cas d'une entrevue, que le compte rendu est signifié au demandeur ou à son mandataire à une date ultérieure (lorsque le compte-rendu est signifié à la fin de l'entrevue, cf. alinéa v) ci-dessous), à condition que le compte rendu mentionne cette objection d'absence d'unité soulevée pour la première fois (cf. C‑VII, 2.3 et C‑VII, 2.5) ;
v)
date d'une entrevue, lorsqu'une objection particulière d'absence d'unité est soulevée pour la première fois pendant cette entrevue et que le compte rendu est signifié personnellement au demandeur ou à son mandataire à la fin de l'entrevue en question, à condition que le compte rendu mentionne cette objection soulevée pour absence d'unité (cf. C‑VII, 2.3 et C‑VII, 2.5) ;
vi)
signification d'une notification au titre de la règle 71(3), lorsque le texte proposé par la division d'examen pour la délivrance du brevet correspond à une requête subsidiaire et qu'une objection particulière d'absence d'unité à l'encontre d'au moins une des requêtes non admises qui précèdent dans l'ordre de préférence est soulevée pour la première fois dans les motifs accompagnant la notification et précisant pourquoi les requêtes précédentes dans l'ordre de préférence ne sont pas admissibles (cf. C‑V, 1.1).

Dans les cas i)a), i)b), ii), iii), iv) et vi), la règle des dix jours, qui est utilisée pour établir la date de la signification des notifications ci-dessus, s'applique pour le calcul du délai de vingt-quatre mois afférent aux divisions obligatoires (règle 126(2), cf. E‑I, 2.3 et E‑VII, 1.4).

Il convient de noter que le délai prévu pour les divisions obligatoires ne commence pas à courir au titre de la règle 36(1)b) avec la signification d'un avis au stade de la recherche soulevant une objection d'absence d'unité de l'invention (cf. point i)a) ci-dessus), puisque la division d'examen n'est pas encore responsable de la demande (cf. C‑II, 1). Cependant, lorsque le demandeur a renoncé au droit de recevoir la notification visée à la règle 70(2) (cf. C‑VI, 3), il n'est pas émis d'avis au stade de la recherche, mais une notification au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1) et (2) (cf. B‑XI, 7), auquel cas le délai de vingt-quatre mois applicable aux divisions obligatoires commence à courir avec la signification de cette notification, si celle-ci soulève une objection d'absence d'unité.

Pour les demandes divisionnaires de première génération (c'est-à-dire les demandes divisionnaires pour lesquelles la demande antérieure sur laquelle elles sont fondées n'est pas elle-même une demande divisionnaire), le délai prévu pour les divisions obligatoires ne peut expirer plus tôt que le délai prévu pour les divisions volontaires. Dans la plupart des cas, ces deux délais expireront en même temps, car généralement, l'objection d'absence d'unité est soulevée dans la première notification de la division d'examen, ou maintenue dans cette première notification si elle a déjà été invoquée au stade de la recherche. Le délai prévu pour les divisions obligatoires ne recommence pas à courir avec la confirmation, dans une notification ultérieure, d'une objection d'absence d'unité qui a été soulevée antérieurement pendant la procédure d'examen. En particulier, lorsque la division d'examen soulève une objection d'absence d'unité dans la première notification et que le demandeur supprime en réponse certaines des inventions supplémentaires, tout en conservant plusieurs inventions dans les revendications, le délai prévu pour les divisions obligatoires ne recommence pas à courir lorsque la division d'examen émet une deuxième notification (ou une citation à une procédure orale), qui maintient en partie l'objection antérieure d'absence d'unité (après avoir tenu compte de la suppression de certaines des inventions revendiquées), puisque l'objection concernée n'est pas nouvelle.

Cependant, si l'objection d'absence d'unité qui est soulevée ultérieurement est différente, le délai de vingt-quatre mois prévu pour les divisions obligatoires recommence à courir. Tel est par exemple le cas lorsqu'une invention qui a été identifiée dans une objection antérieure d'absence d'unité est de nouveau subdivisée dans une objection ultérieure soulevée pendant la procédure d'examen.

De plus, une objection au titre de la règle 137(5) n'est pas considérée comme une objection au titre de l'article 82, en particulier pour le calcul du délai applicable aux divisions obligatoires (cf. H‑II, 6.2). Ce délai commence toutefois à courir si une notification élevant une objection au titre de la règle 137(5) contient également une autre objection au titre de l'article 82.

1.1.1.4Demandes divisionnaires de deuxième génération ou de génération ultérieure

Division volontaire (règle 36(1)a))

En ce qui concerne le dépôt de demandes divisionnaires de deuxième génération (c'est-à-dire de demandes divisionnaires fondées sur une demande antérieure qui est elle-même une demande divisionnaire), le délai prévu pour les divisions volontaires commence à courir avec la première notification relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise. L'exemple suivant montre comment ce délai est déterminé :

Exemple 1
EP1 est la demande européenne initiale,
EP2 est une demande divisionnaire fondée sur EP1 et
EP3 est une demande divisionnaire fondée sur EP2.

Si une première notification (cf. A‑IV, 1.1.1.2) a déjà été émise pour EP1 lorsqu'EP3 est déposée, le délai applicable à la division volontaire d'EP2 est calculé à partir de la date à laquelle la première notification relative à EP1 est signifiée. En revanche, EP1 ne doit plus nécessairement être encore pendante. EP1 est la demande la plus ancienne pour laquelle une première notification a été émise (celle-ci étant utilisée pour le calcul du délai applicable aux divisions volontaires), mais elle ne correspond pas à la demande antérieure sur laquelle la demande divisionnaire (EP3) déposée est fondée. Or, seule la demande antérieure (EP2) doit encore être en instance, conformément à la règle 36(1).

Une première notification relative à EP2, qu'elle soit signifiée avant ou après la première notification relative à EP1, est sans incidence sur le délai prévu pour les divisions volontaires pour autant qu'une première notification ait été émise pour EP1 lorsqu'EP3 est déposée. En d'autres termes, lorsqu'une première notification a été émise pour EP1, le délai applicable à la division volontaire d'EP2 (via le dépôt d'EP3) est toujours calculé à partir de la date à laquelle la première notification relative à EP1 est signifiée. Cette notification permet bien entendu de diviser également EP1 dans le même délai, pour autant qu'EP1 soit encore en instance.

Dans les rares cas où il n'a pas encore été émis de première notification relative à EP1 lorsqu'EP3 est déposée, mais qu'une notification relative à EP2 a été émise, le délai applicable à la division volontaire d'EP2 (via le dépôt d'EP3) sera calculé à partir de la première notification relative à EP2 (qui est dès lors la demande la plus ancienne pour laquelle une première notification ait été émise). Si une première notification relative à EP1 est émise par la suite (après le dépôt d'EP3), le délai pour une autre division volontaire d'EP2 commencerait une nouvelle fois à courir, pour autant qu'EP2 soit encore en instance.

S'il n'a pas été émis de première notification relative à EP1 ou à EP2 lorsqu'EP3 est déposée, la demande divisionnaire est déposée dans les délais, conformément à la règle 36(1), pour autant qu'EP2 est encore en instance.

Division volontaire dans des familles ramifiées de demandes divisionnaires

Lorsque deux demandes divisionnaires découlent d'une seule et même demande antérieure (initiale), les délais applicables pour les divisions volontaires des deux demandes divisionnaires sont calculés indépendamment l'un de l'autre :

Exemple 2
EP1 est la demande européenne initiale
EP2a est une demande divisionnaire fondée sur EP1 et
EP2b est une demande divisionnaire fondée sur EP1.

Dans l'exemple 2, le délai applicable pour la division volontaire d'EP2a est calculé sur la base de la notification appropriée émise pour EP1 ou EP2a (comme indiqué dans l'exemple 1 ci-dessus), et non pour EP2b. De même, le délai applicable pour les divisions volontaires d'EP2b est calculé sur la base de la notification appropriée émise pour EP1 ou EP2b, et non pour EP2a. Ces cas de figure sont traités de la même façon que dans l'exemple 1 ci-dessus, mais il est fait abstraction des demandes divisionnaires qui ne sont pas situées en ligne directe entre la demande divisionnaire qui est déposée et la demande la plus ancienne.

Division obligatoire (règle 36(1)b))

Dans l'exemple 1, le délai applicable pour la division obligatoire d'EP2 (via le dépôt d'EP3) est calculé à partir de la première notification d'examen qui a soulevé pour la première fois une objection particulière d'absence d'unité (cf. A‑IV, 1.1.1.3). Dans cet exemple, une objection d'absence d'unité soulevée à l'encontre d'EP1 déclenche le délai de 24 mois afférent à la division obligatoire d'EP2 conformément à la règle 36(1)b), que la même objection soit ou non soulevée par la suite à l'encontre d'EP2 (cf. A‑IV, 1.1.1.3 i) à A‑IV, 1.1.1.3 vi), pour les dates susceptibles de déclencher ce délai). En revanche, lorsqu'une objection d'absence d'unité soulevée à l'encontre d'EP2 n'a pas été soulevée à l'encontre d'EP1, c'est cette objection qui déclenche le délai afférent à la division obligatoire d'EP2.

1.1.1.5Moyens juridiques de remédier au dépôt tardif d'une demande divisionnaire

Inobservation du délai applicable de 24 mois

Les délais visés à la règle 36(1)a) et à la règle 36(1)b), sont exclus de la poursuite de la procédure (règle 135(2)). Si une demande divisionnaire n'est pas déposée dans celui des délais prévus à la règle 36(1)a) et à la règle 36(1)b), qui expire le plus tard (cf. A‑IV, 1.1.1.2 et A‑IV, 1.1.1.3), le demandeur peut requérir la restitutio in integrum quant à l'inobservation du délai en question (cf. E‑VII, 2.2). Le demandeur doit i) requérir la restitutio in integrum (règle 136(1)) et ii) accomplir l'acte omis (à savoir déposer la demande divisionnaire, règle 136(2)) dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement (mais au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé).

Art. 121
Art. 122

La restitutio in integrum en vertu de l'article 122 est exclue en ce qui concerne l'exigence selon laquelle une demande divisionnaire ne peut être déposée que si la demande antérieure est encore en instance (cf. J 10/01). Cela est dû au fait que contrairement aux délais de vingt-quatre mois visés à la règle 36(1)a) et à la règle 36(1)b), pour les divisions volontaires et obligatoires, l'exigence prévue à la règle 36(1) ne constitue pas un délai pour le dépôt d'une demande divisionnaire, mais plutôt un point dans le temps au-delà duquel une demande divisionnaire ne peut plus être déposée. Par conséquent, la poursuite de la procédure est également exclue.

Références

Art. 76
Règle 36(1)

Règle 36(1)a)

Règle 36(1)b)

Art. 121
Art. 122