3. État de la technique le plus proche
3.4. Identité de l'objectif ou de l'effet
D'après la jurisprudence constante (voir p. ex. T 2057/12, T 1148/15, T 96/20, T 2443/18, T 335/20, T 485/21, T 553/23), lorsqu'il s'agit de choisir l'état de la technique le plus proche, il importe en premier lieu que la solution qu'il propose vise à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet que l'invention, faute de quoi il n'est pas à même de conduire la personne du métier de manière évidente à l'invention revendiquée. Dans l'affaire T 14/17, la chambre a estimé que si cet objectif n'était pas spécifiquement indiqué ou ne pouvait pas être déduit des revendications, il convenait de répondre à la question suivante : qu'est-ce qui – à la lumière de la demande ou du brevet dans son ensemble – doit être réalisé par l'invention revendiquée ?
Dans la décision T 606/89, la chambre a fait observer que l'état de la technique le plus proche, à partir duquel peut être appréciée de façon objective l'activité inventive, est généralement celui qui porte sur une utilisation semblable qui exige le moins de modifications structurelles et fonctionnelles (voir aussi T 574/88, T 686/91, T 834/91, T 482/92, T 59/96, T 650/01, T 1747/12, T 529/20).
Dans la décision T 273/92, la chambre a confirmé la jurisprudence constante, selon laquelle un document ne saurait être considéré comme constituant l'état de la technique le plus proche d'une invention du seul fait de la similitude des substances entrant dans la composition des produits ; il faut également qu'il soit précisé si ces produits permettent d'atteindre l'objectif que s'est fixé l'invention (T 327/92). D'après la décision T 506/95, l'état de la technique le plus proche est celui qui est le plus approprié pour atteindre l'objectif visé par l'invention, et pas uniquement celui qui présente apparemment des ressemblances structurelles. Dans l'idéal, ce but devrait déjà avoir été mentionné dans l'état de la technique en tant qu'objectif qui mérite d'être atteint (T 298/93, T 859/03, T 1666/16, T 58/19). Le but est de fonder l'appréciation de l'activité inventive sur une situation de départ qui se rapproche de celle dans laquelle se trouvait l'inventeur, en évitant les considérations a posteriori. Les circonstances réelles doivent être prises en considération. Si le choix de l'état de la technique le plus proche devait se révéler difficile, il conviendrait de remettre en œuvre l'approche problème-solution en se fondant sur d'autres points de départ possibles (T 710/97, T 903/04, T 2123/14).
Dans l'affaire T 2255/10 (en référence à la décision T 482/92), la chambre a déclaré que lorsque l'on détermine l'état de la technique le plus proche, la question à se poser est de savoir ce qui, à la lumière de la demande dans son ensemble, serait accompli par l'invention revendiquée. Pour cette raison, les buts déclarés de l'invention doivent être lus en parallèle avec les revendications. Le fait d'insérer simplement un but dans la description n'autorise pas le demandeur à s'opposer à toute objection pour absence d'activité inventive soulevée sur la base d'un document sans rapport avec le but précité, s'il n'est pas plausible que l'invention revendiquée aurait effectivement atteint le but déclaré.
Dans l'affaire T 53/08, pour décider celui des documents (1) ou (10) qui devait être considéré comme représentant l'état de la technique le plus proche, la chambre a tenu compte de la finalité du brevet, qui consistait à développer l'agent herbicide hautement actif de formule (A1) de telle sorte qu'il n'endommage pas de manière notable, sous sa forme concentrée active, les plantes cultivées. Le point de départ évident pour l'invention était donc le document exposant la substance active de formule (A1).
Dans l'affaire T 2571/12, la chambre a retenu que, dans le cas de revendications relatives à des applications médicales, l'état de la technique le plus proche est généralement un document divulguant la même indication thérapeutique.
Dans l'affaire T 1076/16, la chambre a estimé qu'un document cité ne peut pas être exclu d'emblée comme point de départ approprié possible au seul motif qu'il a un objectif différent par rapport à l'invention ou qu'il présente moins de caractéristiques techniques en commun avec l'invention par rapport à un autre document cité plus "proche". Selon la chambre, en fonction de la manière dont les critères de "finalité similaire" et de "caractéristiques communes" sont mis en balance, il existe souvent plusieurs points de départ raisonnables, à partir desquels différentes solutions peuvent conduire à l'invention sans qu'il soit nécessaire de procéder à un examen rétrospectif. La chambre a approuvé la jurisprudence développée dans plusieurs décisions (T 405/14, T 2057/12 et T 1742/12), selon laquelle l'activité inventive doit être niée dès lors que l'invention découle de manière évidente de l'état de la technique pour la personne du métier en ce qui concerne une seule de ces solutions (voir aussi T 335/20).
Dans l'affaire T 1148/15, la chambre a estimé, en réponse à une mauvaise interprétation de la jurisprudence par l'intimé, que si l'état de la technique le plus proche devait également indiquer l'objectif ou l'effet de la/des caractéristique(s) distinctive(s), cela impliquerait que seulement des éléments de l'état de la technique contenant un enseignement vers cette/ces caractéristique(s) distinctive(s) serait/seraient considérée(s) comme état de la technique le plus proche. Ceci n'était pas exigé par l'approche solution-problème car les enseignements vers la/les caractéristique(s) distinctive(s) peuvent découler d'un autre élément de l'état de la technique ou des connaissances générales de la personne du métier. En d'autres termes, l'état de la technique le plus proche ne doit pas indiquer tous les problèmes résolus par l'invention revendiquée. En particulier, il ne doit pas indiquer le problème technique objectif, qui est déterminé seulement lors de l'étape suivante de l'approche problème-solution.
Dans l'affaire T 513/19, la chambre était d'avis que lors de l'appréciation de la capacité d'un document à être considéré comme l'état de la technique le plus proche, le critère d'avoir la même finalité impliquait que le brevet et l'état de la technique le plus proche portent sur le même produit. En l'espèce, le document D1 et le brevet avaient la même finalité qui était de fournir un cappuccino. En revanche, le document D4 concernait une boisson chocolatée et n'a pas été cité par l'appelant pour être combiné avec D1. Étant donné la similitude de la finalité et de l'objectif entre le brevet et le document D1, le document D1 était un point de départ valable pour discuter de l'activité inventive.
Dans l'affaire T 1188/20, le requérant avait sélectionné le document D2 comme l'état de la technique le plus proche essentiellement parce qu'il exigeait un minimum de modifications structurelles pour obtenir l'objet de la revendication 1. La chambre a estimé que cette approche serait admissible si D2 était un point de départ réaliste pour une évolution dans le domaine des matières isolantes. Or D2 n'avait aucun lien d'aucune sorte avec le domaine technologique dont relevait le brevet frappé d'opposition et n'a donc pas été considéré comme un point de départ raisonnable.
- T 0610/24
In T 610/24 the invention in claim 1 concerned chemical pumps and their compatibility with chemical compositions. The examining division had considered document D5 to represent the closest prior art, which, the appellant argued, was concerned with a different purpose than the claimed invention, namely that of ensuring that the correct chemical was dispensed in the right container – a labelling issue rather than a compatibility issue. Nothing in D5 suggested analysing the chemical compatibility between the material of a pump or container and the chemical composition being in contact with such a material. Thus, the examining division had erred in its conclusion that D5 disclosed a chemical compatibility check between the chemical solution and the container.
The appellant furthermore argued that, starting from D5, the skilled person would not have recognised the problem of chemical damage to the pump, and would therefore not have sought a solution to such a problem.
The board agreed with the appellant that D5 does not disclose a compatibility check between a pump or container and the chemical composition that comes into contact with this component. Furthermore, the board considered that D5 does not disclose a pump at all. Accordingly, in order to arrive at the claimed subject-matter starting from D5, the skilled person would first have to add a chemical pump, then address the issue of chemical compatibility, and finally apply the automated compatibility check proposed in D5 for this purpose. Even if each of these steps were known or individually trivial, a motivation would still be required for the skilled person to modify the prior art in the claimed manner. The board could not identify such a motivation when starting from D5 as the closest prior art.
The above raised the question whether D5 was an appropriate starting point for the assessment of inventive step. The board referred to the established case law on the problem-solution approach that the "closest prior art" should normally be a document that is directed to the same purpose or aims at the same objective as the claimed invention and that has the most relevant technical features in common, i.e. requiring the minimum of structural modifications. The board noted that while it is not mandatory to start from the strictly closest prior art when arguing a lack of inventive step, it is nevertheless recommended to start from prior art having a similar purpose and overall technical effect. Starting from a more remote document often leads to an ex post facto analysis, in particular to the formulation of a "hindsight problem" – a problem that the skilled person would not have realistically conceived.
In the present case, the board found that D5 neither pursued the same purpose nor disclosed the structurally most significant component – the pump – which was a prerequisite for the technical problem addressed by the invention to arise at all. In the board's view, a more suitable starting point would be a system comprising a chemical pump and addressing issues of chemical compatibility with the components of that pump. Such a starting point would require fewer structural modifications and would allow for the formulation of a more realistic technical problem, such as the automation of the compatibility check.
The board could not rule out that a more suitable document addressing the problem of chemical compatibility of pump components existed. It appeared that this aspect had not been covered by the search. The search report indicated the field of search as IP class "G06Q", which relates to information and communication technology (ICT) specially adapted for administrative, commercial, financial, managerial, or supervisory purposes. This field does not encompass liquid pumps, let alone issues of chemical compatibility of pumps.
The board noted that before granting a patent, the board of appeal, like the examining division, must ensure that the requirements for patentability are met (see G 10/93, point 3 of the Reasons). To that end, the relevant state of the art must be properly established. Since the search was incomplete in that it did not cover all the relevant aspects of the invention, the relevant state of the art had not been properly established in the case in hand. The board thus remitted the case to the examining division for further prosecution, including a search (Art. 111(1) EPC).