4. Problème technique
4.5. Autre solution possible d'un problème connu
L'art. 56 CBE n'exige pas que le problème à résoudre soit nécessairement nouveau. Si le problème posé dans le brevet a déjà été résolu dans l'état de la technique, il n'est pas nécessaire pour autant de le redéfinir pour que l'invention revendiquée puisse être considérée comme impliquant une activité inventive, dès lors que cette invention constitue une autre solution possible de ce problème (T 92/92 se référant à T 495/91 ; voir aussi T 1074/93, T 780/94, T 323/03, T 78/05, T 2039/18).
Il n'est pas nécessaire de montrer qu'une amélioration substantielle ou légère est apportée par rapport à l'état de la technique pour statuer sur la question de l'activité inventive (T 100/90, T 588/93, T 620/99, T 1791/08). Le fait qu'un problème technique donné ait déjà été résolu antérieurement n'interdit pas d'essayer de le résoudre ultérieurement par d'autres moyens non évidents (T 588/93, voir aussi T 615/05).
Dans l'affaire T 2081/15, la solution alternative non évidente était "techniquement plausible" et impliquait une activité inventive, bien que légère, par rapport à D1 et aux connaissances générales de la personne du métier. Par ailleurs, dans la décision T 1179/16, la chambre a relevé que si la seule contribution de l'invention consistait à proposer quelque chose de différent par rapport à l'état de la technique (c'est-à-dire la fourniture d'une autre solution), il était généralement opportun de considérer que la personne du métier tiendrait compte de toutes les alternatives connues dans le domaine technique sous-jacent (sauf si l'état de la technique le plus proche invitait à s'en écarter). La chambre a déclaré que dans de tels cas, il peut ne pas être nécessaire de justifier la sélection d'une solution particulière, parce que l'hypothèse est alors qu'une invention basée sur l'incorporation de caractéristiques connues dans le seul but d'établir la nouveauté doit être rendue évidente par une étape correspondante de sélection d'une alternative connue dans l'état de la technique. Voir aussi T 471/21.
Dans l'affaire T 144/16, la chambre a considéré que le problème technique devait être reformulé de manière moins ambitieuse, et au vu de l'enseignement du document (1), comme consistant à fournir des compositions adhésives alternatives. Elle a constaté qu'en recherchant des compositions alternatives, la personne du métier ne limitait pas l'enseignement du document (1) à ses modes de réalisation préférés, mais prenait également en considération toutes les caractéristiques enseignées dans ce document. Dans la décision T 148/10, la chambre a déclaré que la personne du métier ne faisait preuve d'aucune activité inventive pour procéder à une sélection à partir d'alternatives connues. La personne du métier est en mesure de prendre en considération les avantages et les inconvénients de leur sélection et les pondère les uns par rapport aux autres.
Dans la décision T 652/20, la chambre a déclaré qu'il n'était pas exigé de manière générale que toutes les compositions initialement revendiquées produisent un effet technique non revendiqué, exactement au même niveau. Parmi les compositions décrites initialement, certaines pourraient produire cet effet technique dans une plus large mesure que d'autres.
Dans la décision T 1518/20, la chambre a estimé que pour fournir une autre méthode possible, aucun indice particulier tiré de l'état de la technique n'était nécessaire pour combiner l'enseignement de sources d'information secondaires avec celui de l'état de la technique le plus proche. Dans un tel scénario, en l'absence de contre-indicateurs apportant un enseignement partant de l'application de la divulgation pertinente pour modifier la solution proposée dans l'état de la technique le plus proche, une personne du métier appliquerait cet enseignement plutôt que de se limiter conceptuellement et théoriquement à la divulgation des exemples fournis.
Dans l'affaire T 2004/21, la chambre a relevé que bien que le chewing-gum faisant l'objet du document D2 avait des propriétés appétissantes "inhérentes", D2 ne divulguait ni ces propriétés ni le problème qu'il y avait à fournir un effet appétissant chez l'utilisateur. Le caractère "appétissant" n'est mentionné dans aucun des documents de l'état de la technique cités. Le chewing-gum revendiqué qui donne une "sensation hydratante et appétissante" ne peut donc pas être considéré comme une autre solution possible au problème connu.
- T 0769/23
In T 769/23 the board was not convinced that the alleged effect was credibly achieved over the whole scope of claim 1, based on fundamental ambiguities in the claim language which prevented the skilled reader from objectively deriving a technical function for feature (e). Consequently it found that feature (e) did not produce a credible technical effect over the whole scope of the claim. It therefore regarded its as a non-functional modification of the disclosure in document D2.
The board noted that the absence of a credible technical effect over the whole range claimed had direct consequences for the application of the problem-solution approach in the assessment of inventive step. It acknowledged that the case law had developed two main approaches for assessing inventive step in such situations..
The board identified the first approach, seen in decisions such as T 1179/16 and applied by the opposition division in the present case, as to formulate the objective technical problem as "providing an alternative". However, the board considered this approach problematic, at least in the present case, as it could lead to paradoxical outcomes. The "teaching away" exception mentioned in Reasons 3.4.4 of T 1179/16, presupposed a technical, i.e. functional, reason for avoiding a feature. Yet, this created a logical inconsistency if the feature itself had been determined to genuinely have no technical effect. In the board's view, the "teaching away" concept, when assessing inventive step under Art. 56 EPC, must be based on technical reasons, but a feature that is truly non-functional could not be the subject of a technical "teaching away". The board therefore held that a distinction had to be made between "functional alternatives" and "non-functional modifications". The formulation of the objective technical problem as "providing an alternative" was only appropriate for the former. For the latter, it held a different approach was warranted.
The board found that where distinguishing features constituted non-functional modifications, the problem-solution approach could be concluded without the formulation of an (artificial) objective technical problem (see also the board’s earlier decision T 1465/23). Accordingly, it held that an arbitrary and non-functional modification of the prior art could not support an inventive step.
Applying this latter approach to the present case, the board concluded that feature (e) was a non-functional modification of the system of D2. Consequently, it could not contribute to an inventive step.