c) G 2/21 folgende Entscheidungen 

(i) Nachveröffentlichte Beweismittel berücksichtigt 

In T 116/18 vom 28. Juli 2023 date: 2023-07-28 enthielt die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung keinen Nachweis oder ähnlichen Beleg für die behauptete, in einem nachveröffentlichten Beweismittel gezeigte technische Wirkung. Nach Auffassung der Kammer musste, umdas in Nummer 2 der Entscheidungsformel von G 2/21 aufgestellte zweite Erfordernis zu erfüllen - die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht notwendigerweise einen experimentellen Nachweis für die behauptete technische Wirkung oder eine entsprechende positive Aussage enthalten. Die Kammer wandte ihre Auslegung der in Nummer 2 der Entscheidungsformel von G 2/21 enthaltenen Rechtsgrundsätze (s. I.D.4.1.2) auf den vorliegenden Fall an und kam zu dem Schluss, dass die Fachperson keinen berechtigten Grund gehabt hätte zu bezweifeln, dass sich die behauptete technische Wirkung durch den Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung erzielen ließ. Folglich wurde die behauptete technische Wirkung von derselben ursprünglich offenbarten Erfindung verkörpert, und der Beschwerdegegner konnte sich ausgehend von der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung auf die behauptete technische Wirkung berufen.

Sobald das Kriterium der Ableitbarkeit einer technischen Wirkung im Sinne von Nummer 2 der Entscheidungsformel von G 2/21 erfüllt ist, gilt dies nach Ansicht der Kammer in T 1989/19 gleichermaßen auch für eine Verbesserung dieser Wirkung. Wie die Kammer erläuterte, würde die Fachperson, auch wenn sie über keine erfinderischen Fähigkeiten verfügt, in jedem Bereich der Technologie nach Weiterentwicklungen oder technischen Verbesserungen streben. Wenn also für die Fachperson eine bestimmte technische Wirkung (im vorliegenden Fall die Lagerstabilität) im Sinne von Nummer 2 der Entscheidungsformel aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung ableitbar ist (vorliegend aus der beschriebenen Anwendung als Inhalationsprodukt), ist auch deren Verbesserung als implizit ableitbar zu betrachten. Die Kammer in T 840/22 hob hervor, dass eine solche Verbesserung der ableitbaren Wirkung regelmäßig auf dem Gebiet der Chemie vorkommt, wo ein beanspruchter Gegenstand auf Kosten des in der ursprünglichen Anmeldung als Teil der Erfindung offenbarten Gegenstands eingeschränkt werden muss, weil die für die erfinderische Tätigkeit geltend gemachte Wirkung gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik nicht im gesamten beanspruchten Bereich erzielt wird.

In T 1525/19 befand die Kammer, dass die in den nachveröffentlichten Dokumenten D62 und D64 gezeigte Wirkung von der Lehre der Anmeldung in der eingereichten Fassung umfasst ist und dass die Fachperson angesichts des allgemeinen Fachwissens und des Beispiels I der Anmeldung in der eingereichten Fassung es für wahrscheinlich halten würde, dass die in Beispiel I des Patents beobachteten überadditiven Glukoseausschläge sich zumindest teilweise von einer im Vergleich zur Linagliptin-Monotherapie stärkeren Wirkung auf die GLP-1-Spiegel herleiten lassen. D62 und D64 bestätigten lediglich diese Wirkung. Folglich schloß die Entscheidung G 2/21 die Berücksichtigung der durch D62 und D64 bestätigten Wirkung nicht aus. Basierend auf der Entscheidung einer anderen Kammer in einem ähnlichen Fall, dass G 2/21 die Berücksichtigung von D64 angeblich nicht zulasse, wurde zur Vermeidung abweichender Rechtsprechung die Befassung der Großen Beschwerdekammer mit Fragen bezüglich der Auslegung von G 2/21 beantragt. Die Kammer wies diesen Antrag zurück; eine Entscheidung einer anderen Kammer in einem anderen Fall stellt keine außergewöhnlichen Umstände dar, die eine Wiedereröffnung der Debatte rechtfertigen würden, die Entscheidung in einem Berufungsverfahren ist für ein anderes nicht bindend.

In T 2716/19 wies die Kammer – in Anwendung von Nummer 1 der Entscheidungsformel von G 2/21 – das Argument des Beschwerdeführers (Einsprechenden) zurück, dass die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung keinen Nachweis dafür enthalte, dass die beanspruchten Basen zu einer höheren PMPA-Ausbeute führten, und die Einspruchsabteilung es dem Beschwerdegegner somit zu Unrecht gestattet habe, sich auf nachveröffentlichte Beweismittel zu berufen. Seiner Auffassung nach hätte die Fachperson sofort erkannt, dass das grundlegende Ziel des beanspruchten Verfahrens in einer Steigerung der Ausbeute des gewünschten Erzeugnisses (hier: PMPA) bestand. Im Einklang mit G 2/21 konnte sich der Beschwerdegegner also auf diese technische Wirkung berufen und durften die nachveröffentlichten Beweismittel nicht unberücksichtigt bleiben.

Die Kammer in T 728/21 entschied, dass die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ausdrücklich auf die Auflösung der eine feste Dispersion enthaltenden Tabletten als Aspekt der offenbarten Erfindung einging und gezielt die beanspruchte Tablettenzusammensetzung als eine Ausführungsform der beanspruchten Erfindung beschrieb. Die durch nachveröffentlichte Beweismittel belegte Wirkung der optimierten Auflösung der fraglichen, in Anspruch 1 des Hauptantrags definierten Tablettenzusammensetzung konnte daher im Einklang mit den in G 2/21 aufgestellten Grundsätzen bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden (s. auch T 1515/20).

In T 873/21 stellte die Kammer fest, dass die in D16 begründete therapeutische synergistische Wirkung aus der ursprünglichen Anmeldung ableitbar war und dass die Daten von D16 lediglich eine Quantifizierung der in der ursprünglichen Anmeldung beschriebenen Verbesserung der Insulinempfindlichkeit lieferten. Dementsprechend war die Kammer der Auffassung, dass die vom Beschwerdeführer geltend gemachte synergistische Wirkung in der technischen Lehre der ursprünglichen Anmeldung im Lichte des allgemeinen Fachwissens enthalten und durch die vorliegende Kombination verkörpert sei, da sie als Kombination in der ursprünglichen Anmeldung eindeutig bevorzugt werde. Im Einklang mit G 2/21 sei die durch die nachveröffentlichten Versuchsdaten in D16 gezeigte technische Wirkung daher bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen.

In T 885/21 stellte die Kammer fest, dass die nachveröffentlichten Versuchsergebnisse in D51 bestätigten, dass Konjugate gemäß dem Hauptantrag – gegenüber Konjugaten, die aus Oxidations-Hydrazon-Ligation bzw. aus der Kopplung eines Azid-modifizierten Zuckers an N-terminales Acetylglucosamin resultierten – tatsächlich Reste ungetrimmter Antikörper, optimierte Eigenschaften unter anderem hinsichtlich Homogenität, verminderter Fc-Gamma-Bindung, verminderter Empfindlichkeit gegenüber Elastase-Spaltung, pharmakokinetischem Profil und In-vivo-Wirksamkeit aufwiesen. Im Hinblick auf die Offenbarung der Erfindung im Patent befand die Kammer, dass die in D51 beschriebenen Wirkungen von der technischen Lehre umfasst und von derselben ursprünglich offenbarten Erfindung verkörpert wurden und gemäß den in G 2/21 bestätigten Grundsätzen vom Patentinhaber zum Nachweis erfinderischer Tätigkeit herangezogen werden könnten.

In T 1329/21 merkte die Kammer an, dass das Erreichen einer verbesserten Sensorik in der ursprünglichen Anmeldung bereits als Zielsetzung offenbart wurde. Außerdem wurden verschiedene sensorische Eigenschaften – u. a. die Absorption, die Klebrigkeit und die Öligkeit – beanspruchter Formulierungen im Vergleich zu Formulierungen ohne Cellulose oder mit MCC in den ursprünglichen Beispielen bewertet. Der im nachveröffentlichten Vergleichsversuch berichtete Effekt sei somit von der in der ursprünglichen Anmeldung offenbarten technischen Lehre eindeutig umfasst. Im Lichte der Entscheidung G 2/21 war die Kammer folglich der Meinung, dass der nachveröffentlichte Vergleichsversuch zu berücksichtigen sei.

In T 1891/21 war die angegebene technische Wirkung einer Erhöhung der tatsächlichen anfänglichen Coulomb-Effizienz im Vergleich zum prognostizierten Wert aus dem Streitpatent und der zugrunde liegenden ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung ableitbar. Das in der Beschwerdeerwiderung des Beschwerdegegners enthaltene Vorbringen, das die Berechnung zusätzlicher Werte einiger der genannten Beispiele umfasste, machte lediglich deutlich, was die Fachperson aus dem Streitpatent abgeleitet hätte. Die Kammer befand, es bestehe kein Zweifel daran, dass das in G 2/21 (Leitsatz II) formulierte Erfordernis erfüllt worden sei.

In T 1445/21 zeigten die nachveröffentlichten Beweismittel nach Auffassung der Kammer eine bessere olfaktive Leistung für die Zusammensetzungen mit 9 Gew.-% oder 8,5 Gew.-% Wasser im Vergleich zu den von der technischen Lehre der ursprünglich offenbarten Erfindung umfassten Zusammensetzungen mit 60 Gew. % Wasser. Der Vergleich sei jedoch im vorliegenden Fall nicht geeignet, eine Verbesserung gegenüber dem Stand der Technik zu substantiieren. Das Vorliegen einer technischen Wirkung in Verbindung mit einer Wassermenge von höchstens 10 Gew. % werde daher durch die Versuchsdaten des Patents und des nachveröffentlichten Versuchsberichts nicht glaubhaft nachgewiesen.

In T 318/22 befand die Kammer, dass es auf Grundlage der Anmeldung in der eingereichten Fassung glaubhaft ist, dass die beanspruchten Verbindungen die angebliche herbizide Wirkung besitzen. Somit ist das Erfordernis in G 2/21 erfüllt, dass die Fachperson schlussfolgern würde, dass die technische Wirkung "von der technischen Lehre umfasst" und "von derselben ursprünglich offenbarten Erfindung verkörpert" wäre. Bei der Prüfung, ob die nachgereichten Daten D9 und D10 im Hinblick auf G 2/21 berücksichtigt werden könnten, stellte die Kammer ferner fest, dass die Vorlage T 116/18 vom 11. Oktober 2024 date: 2024-10-11 und G 2/21 für den vorliegenden Fall irrelevant zu sein scheinen, da in diesen Fällen die Frage zu beantworten war, ob nachgereichte Daten in Bezug auf eine bestimmte technische Wirkung für die erfinderische Tätigkeit herangezogen werden können, wenn sich die Beweise für diese Wirkung ausschließlich auf diese nachgereichten Daten stützen (siehe Frage 1, die von der vorlegenden Kammer in T 116/18 gestellt wurde). Dieser Sachverhalt war hier nicht gegeben. Somit können D9 und D10 bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit für den beanspruchten Gegenstand herangezogen werden.

In T 228/23 erörterte die Kammer, ob die durch nachveröffentlichte Versuchsergebnisse belegte Wirkung durch dieselbe ursprünglich offenbarte Erfindung verkörpert wurde. Die ursprüngliche Anmeldung offenbarte zwar die Herstellung von Tabletten durch direktes Verpressen oder Trockengranulation, und dies ohne Angabe dahingehend, ob eine dieser Methoden gegenüber der anderen bevorzugt wird, aber die Tatsache, dass alle Beispiele aus der ursprünglichen Anmeldung die Trockengranulation betrafen, deutete darauf hin, dass die Trockengranulation gegenüber dem direkten Verpressen im Kontext der Anmeldung generell bevorzugt wird. Im Hinblick auf diesen spezifischen Fall einer sehr begrenzten Anzahl von Ausführungsformen in der ursprünglichen Anmeldung, wobei eine davon ebenfalls der Gegenstand des nächstliegenden Standes der Technik und die andere die allgemein bevorzugte Ausführungsform war, und da am wirksamen Anmeldetag kein berechtigter Grund für Zweifel daran vorgelegen hat, dass die angebliche Wirkung mit dem beanspruchten Gegenstand erzielt werden konnte, vertrat die Kammer die Auffassung, dass der Beschwerdeführer (Patentinhaber) Anspruch darauf haben sollte, im Zusammenhang mit der besagten Wirkung eine Präferenz für eine der ursprünglich offenbarten Ausführungsformen gegenüber der anderen zu äußern. Im vorliegenden Fall veränderte die angebliche Wirkung eines schnelleren und vollständigeren Freisetzungsprofils für durch Trockengranulation hergestellte Tabletten im Vergleich zum direkten Verpressen somit nicht die Art der beanspruchten Erfindung, wie dies in G 2/21 definiert ist (Nr. 93 der Entscheidung), sodass sie von derselben ursprünglich offenbarten Erfindung verkörpert wurde.

Weitere Entscheidungen, in denen die Kammern entschieden haben, dass die Fachperson – vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens und ausgehend von der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung – eine behauptete Wirkung als von der technischen Lehre umfasst und von derselben ursprünglich offenbarten Erfindung verkörpert ansehen würde, sind T 681/21, T 1602/21, T 2086/21, T 1551/22 und T 1354/23.

(ii) Nachveröffentlichte Beweismittel nicht berücksichtigt 

In T 258/21 beschrieb Anspruch 1 des Streitpatents ein Arzneimittel, das eine wirksame Menge einer kurzwirksamen Dihydropyridin-Verbindung zur Anwendung in einem Verfahren zur Reduzierung von Schäden nach einem ischämischen Schlaganfall enthielt. Die ursprüngliche Anmeldung enthielt keine Versuchsdaten. Die Kammer befand mit Verweis auf G 2/21 (ABl. 2023, A85), Nr. 2 der Entscheidungsformel, dass die in den nachveröffentlichten Beweismitteln substantiierte Wirkung in der ursprünglichen Anmeldung weder in Betracht gezogen noch vorgeschlagen worden war. Daraus folge, dass die vom Anmelder als darin enthalten angeführte technische Wirkung bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit gemäß G 2/21 nicht berücksichtigt werden könne. Selbst wenn die technische Wirkung aus der ursprünglichen Anmeldung ableitbar gewesen wäre, so die Kammer, seien die nachveröffentlichten Beweismittel lediglich Zusammenfassungen der Ergebnisse "laufender" Studien. Diese Dokumente enthielten weder detaillierte Ergebnisse noch Einzelheiten zu den verwendeten Protokollen. Die Sinnhaftigkeit der Heranziehung der in diesen Zusammenfassungen enthaltenen Daten durch den Beschwerdeführer sei daher prima facie fragwürdig.

In T 852/20 befand die Kammer, dass die behauptete, durch nachveröffentlichte Daten belegte technische Wirkung der besseren Wasserlöslichkeit und Bioverfügbarkeit der Form 1 gegenüber der Form 2 in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nirgendwo offenbart war oder gelehrt wurde. Die Fachperson konnte der ursprünglich eingereichten Anmeldung keineswegs entnehmen, dass eine bestimmte kristalline Form (nämlich die beanspruchte Form 1) eine gute Löslichkeit und Bioverfügbarkeit aufwies, geschweige denn, eine bessere Löslichkeit und Bioverfügbarkeit als eine andere kristalline Form (Form 2). Folglich hätte die Fachperson ausgehend von der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung und dem allgemeinen Fachwissen nicht geschlussfolgert, dass die behauptete technische Wirkung von der technischen Lehre der ursprünglich eingereichten Anmeldung umfasst war, und schon gar nicht, dass sie von derselben ursprünglich offenbarten Erfindung verkörpert wurde.

Eine Erfindung kann nicht ausschließlich auf Wissen gestützt werden, das erst nach ihrem wirksamen Datum zugänglich gemacht worden ist. Nach Auffassung der Kammer in T 887/21 genügt es nicht, dass eine technische Wirkung durch ein Stoffgemisch erzielt werden kann, das in Bezug auf seine technischen Merkmale den Stoffgemischen aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung entspricht. Für eine Berücksichtigung bei der Formulierung der objektiven technischen Aufgabe muss die behauptete, angeblich durch die nachveröffentlichen Beweismittel belegte technische Wirkung (im vorliegenden Fall die Hemmung von Salmonellen außerhalb des Kontexts der epithelialen Adhärenz) von der technischen Lehre der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung umfasst sein, d. h. die betreffende technische Wirkung muss in erster Linie in der technischen Lehre der Anmeldungsunterlagen offenbart oder zumindest aus dieser ableitbar sein.

In T 1994/22 konstatierte die Kammer, dass die bloße Tatsache, dass die Fotostabilität oder die verbesserte Fotostabilität nicht in Form einer positiven mündlichen Erklärung in der eingereichten Fassung der Anmeldung enthalten war und dass die eingereichte Fassung der Anmeldung keine Daten zur Fotostabilität enthielt, nicht impliziere, dass die Wirkung der verbesserten Fotostabilität nicht im Sinne von G 2/21 oder T 116/18 vom 28. Juli 2023 date: 2023-07-28 geltend gemacht werden kann. Die Kammer war jedoch nicht der Ansicht, dass eine pauschale Aussage über "hohe Qualität" und "einfache industrielle Handhabbarkeit" die Fotostabilität, geschweige denn eine verbesserte Photostabilität, umfasse. Wenn eine solche pauschale Aussage ausreichen würde, wäre ein Verweis auf hohe Qualität ausreichend, damit eine beliebige technische Wirkung von einer Anmeldung in der eingereichten Fassung im Sinne von G 2/21 als umfasst gälte. Dies würde das erste Kriterium von Nr. 2 der Entscheidungsformel von G 2/21 im Wesentlichen bedeutungslos machen. Im vorliegenden Fall befand die Kammer, dass die Wirkung der Fotostabilität nicht von der Lehre der Anmeldung in der eingereichten Fassung umfasst sei.

In T 2046/21 befand die Kammer, dass die angebliche Wirkung, auf die sich der Beschwerdeführer stützte und die durch die nachveröffentlichten Beweismittel D13, D35 und D37 belegt wurde, aus der ursprünglichen Anmeldung ableitbar ist. Die technische Wirkung ist somit von der technischen Lehre der ursprünglichen Anmeldung gemäß G 2/21 umfasst, und die nachveröffentlichten Beweise sind somit bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen. Der Beschwerdeführer kann sich jedoch nicht auf eine weitere sehr spezifische Wirkung stützen, die in den nachträglich eingereichten Daten in D36 hervorgehoben wurde und weder in der ursprünglichen Anmeldung noch im Patent erwähnt oder auch nur nahegelegt wurde. Die Tatsache, dass die Wirkung in einer weiteren Verbesserung einer Wirkung besteht, die angeblich bereits bei den übrigen Patienten auftrat, ändert nichts daran, dass die durch das Dokument D36 gestützte Wirkung nur für eine Untergruppe von Patienten gilt, die zuvor weder im Patent benannt noch nahegelegt worden ist.

In T 601/22 vertrat die Kammer die Ansicht, dass kein Synergieeffekt, der sich aus den Merkmalen (c) und (f) ergibt, in der Anmeldung offenbart oder daraus ableitbar ist und dass der angebliche Synergieeffekt (möglicherweise in dem nachveröffentlichten Beweismittel D7 beschrieben) nicht mit der technischen Aufgabe zusammenhängt, die ursprünglich in der eingereichten Anmeldung nahegelegt wurde. Während sich die Erfindung auf die mechanische Stabilität des Metallstützelements mit seiner porösen Metallfolie und seiner (optionalen) Graphenschicht bezieht, beschreibt D7 eine andere Erfindung. Somit würde der angebliche Synergieeffekt "das Wesen der Erfindung verändern", und auf diese Wirkung ist in der Anmeldung weder hingedeutet worden noch ist sie angedeutet worden. Die Kammer hielt es auch für fraglich, ob die angebliche technische Wirkung von der Lehre dieser Passage "konzeptionell umfasst" wird oder für ein elektronenmikroskopisches Probengitter mit einer porösen Metallfolie und einem Stützelement relevant ist, da sie in der Anmeldung überhaupt nicht genannt wird oder daraus ableitbar ist.

Kapitel II.C.6.8 "Nachveröffentlichte Dokumente" behandelt das Thema der nachveröffentlichten Beweismittel in Bezug auf ausreichende Offenbarung (Art. 83 EPÜ). Siehe auch Kapitel II.C.7.2.3 "Nachweis der therapeutischen Wirkung".