G 0002/08 (Dosierungsanleitung/ABBOTT RESPIRATORY) of 19.02.2010

European Case Law Identifier

ECLI:EP:BA:2010:G000208.20100219

Date of decision

19 February 2010

Case number

G 0002/08

Petition for review of

Application number

94306847.8

IPC class

A61K 31/445

Language of proceedings

English

Distribution

Distributed to board chairmen and members (B)

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Other decisions for this case

G 0002/08 2009-06-15

Abstracts for this decision

Application title

Nicotinic acid compositions for treating hyperlipidemia

Applicant name

Abbott Respiratory LLC

Opponent name

Board

Headnote

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Fragen werden wie folgt beantwortet:

Frage 1: Wenn die Verwendung eines Arzneimittels bei der Behandlung einer Krankheit bereits bekannt ist, schließt Artikel 54 (5) EPÜ nicht aus, dass dieses Arzneimittel zur Verwendung bei einer anderen therapeutischen Behandlung derselben Krankheit patentiert wird.

Frage 2: Die Patentierbarkeit ist auch dann nicht ausgeschlossen, wenn das einzige nicht im Stand der Technik enthaltene Anspruchsmerkmal eine Dosierungsanleitung ist.

Frage 3: Wird dem Gegenstand eines Anspruchs nur durch eine neue therapeutische Verwendung eines Arzneimittels Neuheit verliehen, so darf der Anspruch nicht mehr in der sogenannten schweizerischen Anspruchsform abgefasst werden, wie sie mit der Entscheidung G 1/83 geschaffen wurde.

Es wird eine Frist von drei Monaten nach der Veröffentlichung dieser Entscheidung im Amtsblatt des Europäischen Patentamts festgesetzt, damit künftige Anmelder dieser neuen Situation gerecht werden können.

Relevant legal provisions

Court of Appeal (UK) of 21 May 2008 in re Actavis UK Limited v. Merck & Co. Inc, (2008) EWCA Civ 444European Patent Convention Art 52(4) 1973 European Patent Convention Art 53(c)European Patent Convention Art 54(4)European Patent Convention Art 54(5)European Patent Convention Art 54(5) 1973German Federal Court of Justice: BGH, 19 December 2006, XZR 236/01 "Carvedilol IITribunal of Commerce of the Canton of Zurich, decisions of 14 April 2009, AA 090075 and AA 090077Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) Art 31Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) Art 32

Keywords

Zulässigkeit der Vorlage (bejaht)
Anwendbares Recht
Regeln zur Auslegung des EPÜ als eines internationalen Vertrags
Bereich des nach Artikel 53 c) EPÜ Verbotenen und des nach Artikel 54 (4) und (5) EPÜ Erlaubten
Absicht des Gesetzgebers
Konzept der fiktiven Neuheit nach Artikel 54 (4) und (5) EPÜ
Bedeutung von "spezifische Anwendung" nach Artikel 54 (5) EPÜ
technische Wirkung einer spezifischen Anwendung
Abschaffung der sogenannten schweizerischen Anspruchsform
Festlegung einer Frist, damit die Anmelder sich umstellen können

Catchword

Cited cases

G 0005/83 G 0001/04 G 0001/07 T 0116/85 T 0019/86 T 0290/86 T 0182/90 T 0893/90 T 0820/92 T 0051/93 T 0082/93 T 0254/93 T 0138/95 T 0233/96 T 0836/01 T 1020/03 T 0406/06 T 1074/06

Citing cases

G 0003/08 G 0001/09 G 0002/12 G 0002/13 G 0001/18 G 0003/19 G 0001/21 G 0002/21 R 0012/09 R 0002/12 R 0019/12 R 0002/14 T 1319/04 T 1283/05 T 0578/06 T 0795/06 T 0826/06 T 1242/06 T 1918/06 T 0047/07 T 0294/07 T 0566/07 T 1827/07 T 1760/08 T 1838/08 T 2003/08 T 0108/09 T 1046/09 T 1075/09 T 1099/09 T 1138/09 T 1570/09 T 1627/09 T 1635/09 T 1955/09 T 0773/10 T 2369/10 T 0524/11 T 0677/11 T 1021/11 T 1069/11 T 1554/11 T 1577/11 T 1673/11 T 1760/11 T 1869/11 T 0734/12 T 1184/12 T 1780/12 T 2017/12 T 2473/12 T 2506/12 T 0177/13 T 0714/13 T 0943/13 T 1819/13 T 1889/13 T 0013/14 T 0015/14 T 0799/14 T 0899/14 T 1758/15 T 1824/15 T 0664/16 T 0694/16 T 0857/16 T 1186/16 T 2440/16 T 2707/16 T 1243/17 T 1991/17 T 0779/18 T 1287/18 T 1345/18 T 1732/18 T 0339/19 T 0634/19 T 0935/19 T 0968/19 T 1868/19 T 2360/19 T 2516/19 T 2689/19 T 2805/19 T 0468/20 T 0558/20 T 1252/20 T 1047/21 T 1356/21 T 1357/21 T 1863/21 T 0160/22 T 0295/22 T 0815/22 T 1259/22 T 1390/22 T 2012/22 T 0278/23 T 0867/23 T 1874/23 T 0197/24 T 0792/24

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Fragen werden wie folgt beantwortet:

Frage 1:

Wenn die Verwendung eines Arzneimittels bei der Behandlung einer Krankheit bereits bekannt ist, schließt Artikel 54 (5) EPÜ nicht aus, dass dieses Arzneimittel zur Verwendung bei einer anderen therapeutischen Behandlung derselben Krankheit patentiert wird.

Frage 2:

Die Patentierbarkeit ist auch dann nicht ausgeschlossen, wenn das einzige nicht im Stand der Technik enthaltene Anspruchsmerkmal eine Dosierungsanleitung ist.

Frage 3:

Wird dem Gegenstand eines Anspruchs nur durch eine neue therapeutische Verwendung eines Arzneimittels Neuheit verliehen, darf der Anspruch nicht mehr in der sogenannten schweizerischen Anspruchsform abgefasst werden, wie sie mit der Entscheidung G 1/83 geschaffen wurde.

Es wird eine Frist von drei Monaten nach der Veröffentlichung dieser Entscheidung im Amtsblatt des Europäischen Patentamts gesetzt, damit künftige Anmelder dieser neuen Situation gerecht werden können.