Zusatzpublikation 2/2015 - Amtsblatt EPA

Online-Veröffentlichungsdatum: 20.3.2015

III. PATENTANSPRÜCHE

A. Klarheit der Ansprüche

BE – Belgien

Handelsgericht Mons vom 21. Februar 2013 (RG A/09/663) – Occhio v. Malvern

Schlagwort: Klarheit der Ansprüche – ausreichende Offenbarung der Erfindung

Das Berufungsgericht Mons entschied am 12. Januar 2012 (s. Kapitel III.D. "Änderungen der Ansprüche"), dass der der Sachverständigen V, einer zugelassenen Vertreterin vor dem EPA, übertragene Auftrag rechtmäßig war. Außerdem befand es, dass die von Occhio vorgenommene Beschränkung der Ansprüche des Patents zulässig war. Die Firma Malvern forderte im Rahmen ihrer Widerklage die vollständige Nichtigerklärung des Patents von Occhio auch nach der Beschränkung. Malvern brachte insbesondere vor, dass die im europäischen Patent 1 754 040 verwendeten Begriffe (homogene, ungeordnete und turbulente Dispersion) unklar und zu ungenau seien, um eine gewerbliche Anwendung zu ermöglichen.

Bezüglich des Einwands der mangelnden Klarheit der Ansprüche erklärte Malvern, dass die Ansprüche des Patents nicht klar seien, räumte aber ein, dass mangelnde Klarheit kein Nichtigkeitsgrund sei. Da Occhio die Beschränkung des Patents beantragt habe, sei die nationale Gerichtsbarkeit, die über die Gültigkeit des beschränkten Patents entscheiden müsse, jedoch in derselben Situation wie ein Prüfer, der die Klarheit der Ansprüche prüfen müsse (Art. 84 EPÜ und Art. 17 § 2 belgisches Patentgesetz).

Das Gericht stellte fest, dass mangelnde Klarheit der Ansprüche für sich genommen kein Nichtigkeitsgrund sei. Eine Auswirkung auf die Gültigkeit eines Patents könne sie nur haben, wenn sie dazu führe, dass der Fachmann aufgrund der Unklarheit und Unvollständigkeit des Patents nicht in der Lage sei, die Erfindung auszuführen (Art. 83 EPÜ und Art. 49 § 1 belgisches Patentgesetz).

Im Übrigen sehe das geltende belgische Recht kein Verfahren zur Prüfung freiwillig geänderter Ansprüche vor. Wie Occhio zu Recht angeführt habe, werde ein solches Verfahren erst mit dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 10. Januar 2011 eingeführt – wann dies sein werde, stehe derzeit noch nicht fest. Daher müsse das Gericht lediglich feststellen, ob die von der Patentinhaberin beschränkten Ansprüche gültig oder nichtig seien, und somit nicht wie ein Prüfer agieren.

Bezüglich der ausreichenden Beschreibung erklärte das Gericht, dass das Patent entgegen den Behauptungen von Malvern Elemente umfasse, die das Verständnis der darin verwendeten Begriffe ermöglichten. Zwar sei in der Beschreibung des Patents tatsächlich nicht angegeben, was eine turbulente Strömung sei, die Sachverständige verstehe aber unter diesem Begriff eine nicht-laminare Strömung. Daher sei das Gericht der Auffassung, dass dieser Begriff dem Techniker so vertraut sei, dass er im Patent nicht genau dargelegt werden müsse. Bezüglich der Klarheit und der ausreichenden Beschreibung der Erfindung schließe die Sachverständige Folgendes: "Aus meiner Sicht werfen die Ansprüche für den Fachmann nicht das Problem mangelnder Klarheit auf, wenn sie vor dem Hintergrund der Beschreibung gelesen werden (...). Die Nacharbeitung einer Vorrichtung und eines Verfahrens, wie sie im Patent definiert sind, ist für den Fachmann kein besonderes Problem. Die beiden Ausführungsformen geben dem Fachmann ausreichend konkrete Elemente für die Nacharbeitung der Erfindung an die Hand."

Auch wenn die Sachverständige V auf dem betreffenden Fachgebiet sicher nicht dieselben Kenntnisse habe wie die von den Beteiligten zugezogenen technischen Gutachter, sei sie doch Ingenieurin und europäische Patentvertreterin. In dieser Eigenschaft verfüge sie über eine erhebliche Erfahrung mit den Fragen der konkreten Anwendbarkeit von Patenten, die wahrscheinlich größer sei als die eines reinen Wissenschaftlers oder Technikers. Nach Auffassung des Gerichts könne man ihren Standpunkt daher nicht von der Hand weisen, wie es die Firma Malvern wohl nahelege. Wenn sie als Sachverständige meine, ausreichende Informationen zu haben, um die im Patent beschriebene Erfindung ohne Schwierigkeiten nacharbeiten zu können, sei dies ein wichtiger Faktor für das Gericht. Abschließend erklärte das Gericht die Erläuterungen der Sachverständigen für hinreichend und überzeugend und schloss daraus auf die ausreichende Klarheit des Patents, die dessen Ausführung durch den Fachmann ermögliche.

DE – Deutschland

Bundespatentgericht vom 27 März 2012 (4 Ni 24/10) – Kaffeemaschine

Schlagwort: Klarheit von Änderungen im Nichtigkeitsverfahren – Kombination von unabhängigen und abhängigen Ansprüchen

Das Streitpatent (EP 1 521 542) betraf eine Kaffeemaschine mit einer verbesserten Verriegelungsvorrichtung. Im Nichtigkeitsverfahren hatte das BPatG unter anderem die Frage zu beantworten, in welchem Umfang Anspruchsänderungen, die im Zuge der beschränkten Verteidigung eines Patents vorgenommen werden, auf Übereinstimmung mit dem Erfordernis der Klarheit nach Art. 84 EPÜ geprüft werden müssen.

Das BPatG führte aus, dass mit der beschränkenden Änderung des Patents im Nichtigkeitsverfahren eine erweiterte Überprüfung der Zulässigkeit der Änderung verbunden ist. Diese ist nicht auf die verfahrensgegenständlichen Nichtigkeitsgründe beschränkt, weil an diesem Maßstab nur das erteilte Patent, nicht aber eine geänderte verteidigte Fassung zu beurteilen ist.

Dies gilt auch für die Überprüfung eines im Nichtigkeitsverfahren geänderten Patentanspruchs eines Europäischen Patents auf Klarheit nach Art. 84 EPÜ (BGH vom 18. März 2010 – Xa ZR 54/06 – Proxyserversystem; dagegen zum vorangegangenen Beschränkungsverfahren BGH vom 1. März 2011 – X ZR 72/08 – kosmetisches Sonnenschutzmittel III) und ist – anders als im PatG – für das europäische Einspruchsverfahren ausdrücklich gesetzlich in Art. 101 (3) EPÜ festgelegt.

Vorliegend bestand die Änderung jedoch nur in der Zusammenziehung der erteilten Patentansprüche 1 und 2 unter ersatzlosem Wegfall von Patentanspruch 1, so dass im Ergebnis der erteilte Patentanspruch 2 unverändert beibehalten wurde. Das BPatG entschied, dass in einem solchen Fall Prüfungsmaßstab das erteilte Patent bleibt, weswegen eine erweiterte Sachprüfung nicht gerechtfertigt ist und sich die Überprüfung auf die verfahrensgegenständlichen Nichtigkeitsgründe des Art. II § 6 (1) IntPatÜG in Verbindung mit Art. 138 (1) EPÜ beschränkt, zu denen Art. 84 EPÜ nicht zählt.

FR – Frankreich

Bezirksgericht Paris vom 13. Februar 2014 (13/00455) – Virbac v. Merial

Schlagwort: unzureichende Beschreibung – Klarheit – unzumutbarer Aufwand

Die Erfindung betrifft ein nicht systemisches Spot-on-Präparat. Die Firma Virbac greift Anspruch 1 wegen Mangeln an Klarheit an. Sie greift auch mit der Behauptung an, die Patente seien wegen unzureichender Beschreibung nichtig, wie es auch die englischen Gerichte festgestellt hätten.

Merial verwahrt sich insbesondere gegen den Vorwurf mangelnder Klarheit und macht geltend, dass dies kein Nichtigkeitsgrund sei. Nach Auffassung des Gerichts ist mangelnde Klarheit eher ein möglicher Aspekt einer nicht ausreichenden Beschreibung der Erfindung als ein eigenständiger Nichtigkeitsgrund. Vorliegend ist Anspruch 1 nicht in sich widersprüchlich, und es liegt kein Mangel an Klarheit vor, der die für die Rechtsgültigkeit des Patents erforderliche ausreichende Beschreibung infrage stellen könnte.

Zum Vorwurf unzureichender Beschreibung führt das Bezirksgericht aus, dass dem Fachmann keine zum allgemeinen Fachwissen gehörende Theorie zur Verfügung steht, die ein nicht systemisches Spot-on-Präparat erläutert und beschreibt. Er kennt die Mittel nicht, mit denen sich dieses Ergebnis erzielen lässt. Daher muss die Kombination der Lösungsmittel und Hilfsstoffe angegeben werden, mit der er eine für diesen Zweck geeignete Rezeptur erhalten kann. Bei einem Stoffgemisch ist die Frage der Rezeptur noch heikler, denn eine Rezeptur, die sich für einen der Inhaltsstoffe eignet, kann für einen anderen Inhaltsstoff mit anderen physikalisch-chemischen Eigenschaften wirkungslos sein.

Die beiden Patente, die kein einziges Beispiel für eine Rezeptur enthalten, liefern dem Fachmann nicht die Erklärungen, die er benötigt, um die Erfindung auszuführen. Zwar ist unbestritten, dass die Nennung konkreter Beispiele gesetzlich nicht vorgeschrieben ist und dass ihr Fehlen für sich genommen nicht die Nichtigkeit des Patents nach sich ziehen kann. Vorliegend kommt im Fehlen von Beispielen jedoch die Unzulänglichkeit der Beschreibung zum Ausdruck, die es dem Fachmann unmöglich macht, anhand seines allgemeinen Fachwissens und des durch das Patent vermittelten Wissens die Erfindung auszuführen.

Die Firma Merial behauptet ihrerseits, Virbac habe nicht nachgewiesen, dass der Fachmann die Erfindung nicht ausführen könnte. Dazu müsste der Fachmann jedoch Versuche anstellen, die über einfache Routinetätigkeiten hinausgehen, wobei die von ihm zu entwickelnde Rezeptur auch noch für zwei Wirkstoffe mit gegebenenfalls unterschiedlichen physikalisch-chemischen Eigenschaften wirksam sein müsste. Angesichts der Vielzahl der für diesen empirischen Entwicklungsprozess notwendigen Verrichtungen ist davon auszugehen, dass dies ein regelrechtes Forschungsprogramm darstellen würde, das mit einem unzumutbaren Aufwand verbunden wäre. Somit ist festzustellen, dass die Beschreibung von Anspruch 1 sowie der abhängigen Ansprüche unzureichend ist. Die Patente werden für nichtig erklärt.

B. Auslegung der Ansprüche und Schutzbereich

AT – Österreich

Oberster Patent- und Markensenat vom 27. Februar 2013 (Op 3/12)

Schlagwort: Neuheit – Auslegung der Ansprüche (Art. 69)

Das Streitpatent (EP 1 343 644) betraf im Wesentlichen ein Zweiwegefahrzeug zur Durchführung von Gleisoberbauarbeiten. Der Oberste Patent- und Markensenat (OPM) prüfte unter anderem ein Anspruchsmerkmal, wonach die Zugmaschine ein vorderes und ein hinteres Schienenradpaar aufweist, auf Neuheit. Eine bereits vor dem Prioritätszeitpunkt eingesetzte Gleisstopfmaschine eines anderen Unternehmens zeigte ein zweites, also hinteres, Schienenradpaar. Allerdings handelte es sich beim zweiten Schienenradpaar um ein Messradpaar, das nicht lasttragend war. Damit hing es von der Auslegung des Anspruchs ab – insbesondere davon, ob beide Schienenradpaare der Zugmaschine lasttragend sein müssen – ob dieses Merkmal vorweggenommen war.

Unter Bezugnahme auf Art. 69 EPÜ und das zugehörige Auslegungsprotokoll führte der OPM aus, dass für den Schutzumfang eines Patents ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem, was sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt, und dem, was aus der Beschreibung und den Zeichnungen als Lösung des technischen Problems hervorgeht, maßgebend ist (Op 3/09 = PBl 2010, 151). Dabei ist auf das Verständnis des im jeweiligen Gebiet tätigen Fachmanns abzustellen.

Für diesen Fachmann geht aus der strittigen Anmeldung eindeutig hervor, dass zwei tragende Schienenradpaare gemeint sind. Dafür spricht schon der nicht zwischen den beiden Radpaaren differenzierende Wortlaut des Anspruchs. Messräder sind von tragenden Rädern so verschieden, dass kein Fachmann sie unter einem gemeinsamen Oberbegriff zusammenfassen würde. Dazu kommen zwei weitere Argumente: Zum einen ergibt sich der tragende Charakter beider Radpaare eindeutig aus einer Zeichnung, die (innerhalb des Wortsinns) zur Auslegung des Anspruchs heranzuziehen ist. Zum anderen wäre die dargestellte Auflegerlösung mit nur einem lasttragenden Schienenradpaar instabil und daher technisch unmöglich. Allein daraus würde der Fachmann schließen, dass beide in dem Anspruch genannten Schienenradpaare lasttragend sein müssen. Dieses Anspruchsmerkmal wurde von einer Gleisstopfmaschine mit nur einem tragenden Schienenradpaar daher nicht vorweggenommen.

Wenngleich der OPM das Kriterium der Neuheit insofern als erfüllt ansah, kam er zu dem Ergebnis, dass das Patent dem Erfordernis erfinderischer Tätigkeit nicht entsprach und erklärte dieses daher für nichtig.

DE – Deutschland

Bundesgerichtshof vom 17. Juli 2012 (X ZR 117/11) – Polymerschaum

Schlagwort: Anspruchsauslegung

Das Patentgericht hatte eine zusammenhängende Ermittlung der mit Patentanspruch 1 gegebenen technischen Lehre unterlassen und lediglich bei der Prüfung der Neuheit jeweils Ausführungen zum Sinngehalt einzelner Merkmale gemacht. Der BGH stellte fest, dass im Rahmen der Auslegung jedoch der Sinngehalt des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, zu bestimmen ist. Die Bestimmung des Sinngehalts eines einzelnen Merkmals muss stets in diesem Kontext erfolgen, aus dem sich ergeben kann, dass dem Merkmal eine andere Bedeutung zukommt als einem entsprechenden Merkmal in einer zum Stand der Technik gehörenden Entgegenhaltung. Denn für das Verständnis entscheidend ist zumindest im Zweifel die Funktion, die das einzelne technische Merkmal für sich und im Zusammenwirken mit den übrigen Merkmalen des Patentanspruchs bei der Herbeiführung des erfindungsgemäßen Erfolgs hat. Dabei sind Beschreibung und Zeichnungen heranzuziehen, die die technische Lehre des Patentanspruchs erläutern und veranschaulichen und daher nach ständiger Rechtsprechung nicht nur für die Bestimmung des Schutzbereichs (Art. 69 (1) EPÜ, § 14 PatG), sondern ebenso für die Auslegung des Patentanspruchs heranzuziehen sind, unabhängig davon, ob diese Auslegung die Grundlage der Verletzungsprüfung oder der Prüfung des Gegenstands des Patentanspruchs auf seine Patentfähigkeit ist (BGH vom 29. Juni 2010 – Crimpwerkzeug III).

Dabei ist es unerheblich, ob die Auslegung zu einem Ergebnis führt, bei dem der Patentanspruch eine unzulässige Erweiterung gegenüber den Ursprungsunterlagen enthält. Ebenso wenig wie der Patentanspruch nach Maßgabe dessen ausgelegt werden darf, was sich nach Prüfung des Standes der Technik als patentfähig erweist (BGH vom 24. September 2003 – blasenfreie Gummibahn I), darf er nach Maßgabe des Sinngehalts der Ursprungsunterlagen ausgelegt werden. Grundlage der Auslegung ist vielmehr allein die Patentschrift. Ein Vergleich mit der Veröffentlichung der Patentanmeldung kommt allenfalls dann in Betracht, wenn dies bei Widersprüchen zwischen Beschreibung und Patentanspruch zur Klärung des Umfangs einer bei der Erteilung des Patents oder im Einspruchsverfahren vorgenommenen Beschränkung des geschützten Gegenstands beitragen kann (BGH vom 10. Mai 2011 – Okklusionsvorrichtung; BGH vom 4. Februar 2010 – Gelenkanordnung).

NL – Niederlande

Oberster Gerichtshof (Hoge Raad) vom 4. April 2014 – Medinol v. Abbott

Schlagwort: Auslegung von Ansprüchen – Art. 69 EPÜ

Das Streitpatent (EP 1 181 902) betraf einen flexiblen, expandierbaren Stent, der für die Implantation in einen lebenden Körper geeignet ist. Gemäß der Patentanmeldung soll mit der Erfindung ein flexibler Stent bereitgestellt werden, der sich bei der Expansion minimal verkürzt.

Der zentrale Streitpunkt im Verletzungsverfahren zwischen Medinol (Patentinhaberin) und Abbott (vermeintliche Patentverletzerin) war die Frage, ob die Ansprüche auch phasengleiche Stents abdecken, bei denen sich die Aufgabe des Streitpatents gar nicht stellt und die somit nicht den Kompensationsmechanismus der beanspruchten Erfindung verwenden.

Der Oberste Gerichtshof wies das Argument von Medinol zurück, wonach ein Anspruch niemals enger ausgelegt werden könne, als sein Wortlaut zulasse. Der Oberste Gerichtshof erklärte, dass nach Art. 1 des Protokolls über die Auslegung des Art. 69 EPÜ der Schutzbereich des europäischen Patents nicht ausschließlich auf der Grundlage des Wortlauts der Patentansprüche bestimmt werden kann. Die Beschreibung und die Zeichnungen können nicht nur zur Behebung von Unklarheiten in den Patentansprüchen, sondern auch zur Bestimmung des Erfindungsgedankens herangezogen werden.

Der Oberste Gerichtshof verwies auch auf seine bisherige Rechtsprechung, wonach der dem Wortlaut der Ansprüche zugrunde liegende Erfindungsgedanke und der genaue Wortlaut der Ansprüche gegeneinander abzuwägen seien. Mit der Bestimmung des zugrunde liegenden Erfindungsgedankens liesse sich vermeiden, dass die Patentansprüche nur auf der Grundlage ihrer wörtlichen Bedeutung interpretiert und damit möglicherweise zu eng oder unnötig breit ausgelegt werden.

Nach Auffassung des Obersten Gerichtshofs sind die Beschreibung und die Zeichnungen eine wichtige Quelle für die Bestimmung des Erfindungsgedankens. In der Beschreibung nicht angeführter bisheriger Stand der Technik kann hierfür ebenfalls relevant sein. Die wichtigsten Faktoren für die Auslegung eines Patents sind die Sicht des Fachmanns und seine Kenntnis des Stands der Technik zum Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt.

Bei der anschließenden Beurteilung der Patentverletzung kann das Wissen des Fachmanns zum Zeitpunkt der angeblichen Patentverletzung ebenfalls berücksichtigt werden, insbesondere in Bezug auf äquivalente Elemente.

Im Ergebnis befand der Oberste Gerichtshof, dass das Patent von Medinol nicht verletzt worden war.

NO – Norwegen

Berufungsgericht Borgarting vom 24. Januar 2014 – Krka v. AstraZeneca – Esomeprazol

Schlagwort: Auslegung der Ansprüche – chemische Erfindungen

AstraZeneca ist Inhaberin des norwegischen Patents NO 307 378, mit dem optisch reine Salze von Esomeprazol geschützt werden. 2010 brachte Krka in Norwegen ein Generikum mit Esomeprazol als Wirkstoff auf den Markt. AstraZeneca erwirkte erfolgreich eine einstweilige Verfügung und klagte im Hauptverfahren vor dem Bezirksgericht Oslo auf dauerhafte Unterlassung und Schadensersatz. Das Bezirksgericht gab dem statt, woraufhin die Entscheidung vor dem Berufungsgericht Borgarting angefochten wurde.

Bei dem Verfahren ging es um die Frage, ob das im Generikum von Krka enthaltene Esomeprazolsalz mit einer optischen Reinheit von 98,8 – 99,5 % ee (Enantiomerenüberschuss) eine "optisch reine Verbindung" ist und somit in den Schutzbereich des Patents von AstraZeneca fiel. Das Berufungsgericht kam zu demselben Schluss wie das Bezirksgericht Oslo: Das Konzept "optisch rein" hat keine genaue wissenschaftliche Bedeutung und ist daher unklar. Aufgrund der Beschreibung legte das Gericht die Formulierung "optisch rein" dahin gehend aus, dass die Reinheit so hoch sein muss, dass die medizinische Wirkung erzielt wird. Eine (exakte) Untergrenze ist deshalb weder für die Patentinhaberin noch für das Patentamt von zentraler Bedeutung. Folglich gab es keine Grundlage dafür, die Formulierung "optisch rein" im Patent von AstraZeneca so auszulegen, dass das pharmazeutische Präparat für ein Patent einen Reinheitsgrad von mindestens 99,8 % ee aufweisen muss. Die Tatsache, dass im parallelen europäischen Patent eine Untergrenze von 99,8 % ee definiert war, wurde als irrelevant für die Auslegung von "optisch rein" angesehen. Das Berufungsgericht stellte daher fest, dass das Esomeprazolsalz mit einer optischen Reinheit von 98,8 – 99,5 % ee im Produkt von Krka eine "optisch reine Verbindung" im Sinne des Patentanspruchs von AstraZeneca war, und sah das Patent als verletzt an.

Ein Berufungsverfahren ist vor dem Obersten Gerichtshof anhängig.

C. Unabhängige und abhängige Ansprüche

FR – Frankreich

Kassationsgerichtshof vom 20. Mai 2014 [13-10061] – X v. Sig Sauer

Schlagwort: abhängige Ansprüche – Auswirkungen der Ungültigkeit eines Hauptanspruchs auf die abhängigen Ansprüche

Das französische Patent 2 730 803 war auf eine Vorrichtung zur Identifizierung einer Waffe, insbesondere einer Schusswaffe, gerichtet.

Der Kassationsgerichtshof bestätigte die Feststellung des Berufungsgerichts in dessen Urteil vom 5. Oktober 2012, wonach die Merkmale des Anspruchs 1 nur eine Aneinanderreihung von Mitteln seien, die dem Fachmann (einem Experten auf dem allgemeinen Gebiet der Identifikationstechnik) bekannt waren. Daraus habe das Berufungsgericht ableiten können, dass dieser Anspruch angesichts des zum Tag der Einreichung der Patentanmeldung maßgeblichen Stands der Technik keine erfinderische Tätigkeit aufwies.

Außerdem hatte das Berufungsgericht befunden, dass die Ansprüche 2 bis 7 des Patents Nr. 0 2730 803 ebenfalls für ungültig zu erklären seien, weil sie von Anspruch 1 abhängig seien, der keine erfinderische Tätigkeit aufweise. Nachdem der Hauptanspruch nicht gültig sei, könnten auch diese abhängigen Ansprüche nicht gültig sein. Das Kassationsgericht entschied jedoch, dass die Zurückweisung eines Hauptanspruchs wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht automatisch auch die Zurückweisung der davon abhängigen Ansprüche bedeutet. Somit hatte das Berufungsgericht gegen die Art. L. 611-10, L. 611-11 und L. 611-14 des Gesetzes über geistiges Eigentum verstoßen.

Anmerkung des Herausgebers: siehe auch Cass. com., 9. Juli 2013 [12-18135]; Cass. com., 7. Januar 2014 [12-25955]. Zu den Auswirkungen der Gültigkeit eines Hauptanspruchs auf die abhängigen Ansprüche vgl. Cass. com., 12. Dezember 1995 [PIBD 1996 Nr 607-III-139] – Packo v. Nedap.

D. Änderungen der Ansprüche

BE – Belgien

Berufungsgericht Mons vom 12. Januar 2012 (2011/RG/00402) – Société Malvern v. Occhio

Schlagwort: Änderung – Erweiterung über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus

Die Firma Occhio ist Inhaberin des europäischen Patents 1 754 040 mit der Bezeichnung "Verfahren und Vorrichtung zum Dispergieren von Trockenpulvern".

Die Firma Occhio hatte, nachdem sie wegen Patentverletzung verklagt worden war, von der Existenz einer japanischen Patentanmeldung erfahren. Das Gericht stellte fest, dass ein Patentinhaber bei Vorwürfen bezüglich der Ungültigkeit seines Patents, die aber nicht den Rechtstitel als Ganzes gefährden, eine geänderte Fassung vorschlagen kann, um sein Patent zu retten. Die Änderungen werden nur zugelassen, wenn sie eine echte Beschränkung des Patents in der ursprünglich erteilten Fassung darstellen, d. h., es ist nicht zulässig, den Gegenstand zu erweitern (Art. 123 (2) EPÜ und Art. 49 § 1 und 3 belgisches PatG).

Es liegt dem Art. 123 (2) EPÜ der Gedanke zugrunde, dass es einem Patentinhaber nicht gestattet sein darf, seine Position durch Hinzufügung von in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarten Gegenständen zu verbessern, weil ihm dies zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhülfe und der Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen, abträglich sein könnte. Die Rechtssicherheit ist für die Frage, ob ein Patent rechtsgültig ist oder ob es verletzt wurde, gleichermaßen von Interesse (Art. 123 (2) und 69 EPÜ).

Art. 123 (2) EPÜ ist für die belgische Patentrechtspraxis in mehrfacher Hinsicht relevant, wenn, wie im vorliegenden Fall, der belgische Teil eines europäischen Patents geändert wird. Zum einen ist diese Bestimmung für jede Umformulierung von Patentansprüchen von Bedeutung (sei es im Rahmen eines Verfahrens oder nicht). Gemäß Art. 49 § 1 belgisches PatG kann sie nämlich – genau wie die übrigen Nichtigkeitsgründe (mangelnde Neuheit, mangelnde erfinderische Tätigkeit usw.) – die Nichtigkeit eines Patents begründen. Das Erweiterungsverbot gilt sowohl vor als auch nach der Patenterteilung. Deshalb ist in den nationalen Nichtigkeitsverfahren nicht nur darauf zu achten, dass der Schutzbereich des erteilten Patents nicht erweitert wird (Art. 123 (3) EPÜ), sondern auch darauf, dass mit den Änderungen keine Merkmale eingeführt werden, die sich für den Fachmann nicht unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Anmeldung ergeben.

Die Frage, ob mit einer Änderung Sachverhalte eingeführt werden, die über die ursprüngliche Anmeldung hinausgehen, ist auf der Grundlage aller Bestandteile der Patentanmeldung zu beurteilen, durch die die Erfindung offenbart wird, d. h. der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen.

Eine Änderung ist als Einbringen von Sachverhalten, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen, anzusehen, wenn die Gesamtveränderung des Inhalts der Anmeldung (durch Hinzufügung, Änderung oder Weglassung) dazu führt, dass der Fachmann Angaben erhält, die aus den zuvor durch die Anmeldung vermittelten Angaben nicht unmittelbar und eindeutig hervorgehen, auch wenn Sachverhalte in Betracht gezogen werden, die für den Fachmann vom Inhalt mit erfasst waren.

Ferner ist es nach Art. 123 (2) untersagt, einen Anspruch durch die Hinzufügung eines technischen Merkmals zu ändern, das isoliert aus dem Zusammenhang gerissen wird, d. h. aus der Beschreibung eines konkreten Ausführungsbeispiels der Erfindung, wenn der fachkundige Leser den Anmeldungsunterlagen in der eingereichten Fassung nicht zweifelsfrei entnehmen kann, dass der Gegenstand des auf diese Weise geänderten Anspruchs eine der Anmeldung eindeutig zu entnehmende technische Aufgabe vollständig löst.

Ebenso wenig ist gemäß Art. 123 (2) EPÜ eine Änderung zulässig, bei der ein offenbartes konkretes Merkmal durch einen allgemeineren Begriff ersetzt wird und damit nicht offenbarte Äquivalente in den Offenbarungsgehalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung eingeführt werden. Ist also in der Beschreibung nur eine bestimmte Ausführungsform beschrieben, ist es nicht zulässig, einzelne Begriffe oder ein Merkmal herauszugreifen und zu verallgemeinern, wenn die Beschreibung keinen Hinweis darauf enthält, dass sie verallgemeinert werden können (Verallgemeinerungsverbot).

Im vorliegenden Fall habe die Firma Occhio ihren Verfahrens- und Erzeugnisansprüchen drei Elemente hinzugefügt und ihr ursprüngliches Patent nicht in unzulässiger Weise erweitert.

DE – Deutschland

Bundesgerichtshof vom 21. Juni 2011 (X ZR 43/09) – Integrationselement

Schlagwort: Änderung – unzulässige Erweiterung – Nichtigkeitsklage

Die Klägerin griff mit ihrer Nichtigkeitsklage das Patent in erster Linie wegen Hinausgehens über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung (unzulässige Erweiterung) an. Die Beklagte verteidigte das Streitpatent durch Beigabe einer Beschränkungserklärung. Das BPatG erklärte das Streitpatent wegen unzulässiger Erweiterung für nichtig. Der BGH bestätigte diese Entscheidung.

Nach der Rechtsprechung des BGH muss ein Patent, dessen Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, nicht nach § 21(1) Nr. 4, § 22 PatG für nichtig erklärt werden, sondern kann nach § 21(2) PatG mit einer entsprechenden Beschränkung aufrechterhalten werden, wenn der Widerrufsgrund nur einen Teil des Patents betrifft. So kann die Nichtigerklärung bei unzulässigen Verallgemeinerungen (BGH vom 21. Oktober 2010 – Winkelmesseinrichtung; ebenso G 1/93) durch eine Beschränkungserklärung vermieden werden. Das gleiche gilt, wenn die Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbarten Merkmals zu einer bloßen Einschränkung des angemeldeten Gegenstands führt (BGH vom 5. Oktober 2000 – Zeittelegramm; BGH – Winkelmesseinrichtung).

Eine Nichtigerklärung kann hingegen nicht vermieden werden, wenn ein Aliud vorliegt. Nach der Rechtsprechung des BGH erfüllen solche Änderungen den Tatbestand des § 21(1) Nr. 4 PatG, durch die der Gegenstand der Anmeldung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen hinaus zu einem Aliud abgewandelt wird (st. Rspr., vgl. etwa BGH vom 14. Mai 2009 – Heizer; BGH vom 8. Juli 2010 – Fälschungssicheres Dokument). Um ein Aliud im vorgenannten Sinne handelt es sich, wenn der patentierte Gegenstand der Erfindung zum ursprünglich offenbarten in einem Ausschließlichkeitsverhältnis steht. Ein die Nichtigerklärung nach sich ziehendes Aliud liegt aber auch schon dann vor, wenn die Hinzufügung einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (vgl. zum Einspruchsverfahren BGH – Winkelmesseinrichtung).

DE – Deutschland

Bundesgerichtshof vom 9. April 2013 (X ZR 130/11) – Verschlüsselungsverfahren

Schlagwort: Änderung der Patentansprüche – unzulässige Erweiterung – Offenbarung – Teilanmeldung

Die umstrittene Teilanmeldung (zurückgehend auf EP 0 655 739) betraf ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Aufnahme und zur Wiedergabe von Informationssignalen. Das Verfahren enthielt sowohl einen Schritt zur Verschlüsselung sowie einen Schritt zur Entschlüsselung von Daten. Die Stammanmeldung zum Streitpatent offenbarte jedoch ausschließlich die Verschlüsselung von Informationssignalen und deren Aufnahme auf einen Datenträger. Sämtliche nebengeordneten Ansprüche der ursprünglich erteilten Fassung und auch der Hilfsanträge enthielten indessen die Entschlüsselung und Wiedergabe. Die Beklagte war der Auffassung, dass sich für den Fachmann aus der Offenbarung des Verschlüsselungsalgorithmus zwangsläufig die symmetrische Entschlüsselung und Wiedergabe gleichsam als Schattenbild der Verschlüsselung ergebe. Dieser Auffassung folgte schon das Bundespatentgericht nicht und erklärte das Patent für nichtig.

Der Bundesgerichtshof wies die Berufung zurück und bestätigte die Entscheidung des Bundespatentgerichts, das Patent für nichtig zu erklären. Der BGH stellte fest: Allein aus dem Umstand, dass aus technischer Sicht der Anwendung eines in der Patentanmeldung offenbarten Verfahrens (hier: Verschlüsselungsverfahrens) zeitlich nachgeordnet ein weiteres Verfahren (hier: Entschlüsselungsverfahren) folgen muss, um insgesamt ein technisch und wirtschaftlich sinnvolles Ergebnis zu erreichen, kann in der Regel nicht gefolgert werden, dass das weitere Verfahren auch ohne erwähnt zu werden als zu der zum Patent angemeldeten Erfindung gehörend offenbart ist.

Dies gilt auch dann, wenn dem Fachmann mit der Beschreibung des ersten Verfahrens alle Informationen an die Hand gegeben werden, die er benötigt, um mit Hilfe seines Fachwissens auch das weitere Verfahren auszuführen. Eine unzulässige Erweiterung liegt vor, wenn der Gegenstand des Patents sich für den Fachmann erst aufgrund eigener, von seinem Fachwissen getragener Überlegungen ergibt, nachdem er die ursprünglichen Unterlagen zur Kenntnis genommen hat. Zu einer unzulässigen Erweiterung führen auch solche Änderungen, durch die der Gegenstand der Anmeldung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen hinaus zu einem Aliud abgewandelt wird. Dies ist unter anderem dann der Fall, wenn die Hinzufügung einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist. Wenn daher die erfindungsgemäße Verschlüsselung im Allgemeinen und in den Ausführungsbeispielen beschrieben wird, mag dem Fachmann deren Bedeutung für die Entschlüsselung und Wiedergabe stets bewusst sein. Dessen ungeachtet beschreibt die Stammanmeldung gerade aus fachlicher Sicht ausschließlich diejenigen Maßnahmen, die bei der Aufzeichnung der Daten zu treffen sind, um das konkrete technische Problem zu lösen. Art und Weise und Verfahren der Entschlüsselung sind nur die Konsequenz der Befolgung der technischen Anweisungen, die die Stammanmeldung zur Verschlüsselung gibt. Allein der Umstand, dass aus technischer Sicht auf ein bestimmtes Verfahren zeitlich nachgeordnet ein weiteres Verfahren folgen muss, um insgesamt ein technisch sinnvolles Ergebnis zu erreichen, besagt nicht, dass das zweite Verfahren stets – auch ohne erwähnt zu werden – unmittelbar als zum ersten Verfahren gehörend offenbart ist.

FR – Frankreich

Berufungsgericht Paris vom 7. Juni 2013 (10/15598) – Security of Documents (Sood) v. Europäische Zentralbank (EZB)

Schlagwort: Änderung – unmittelbar und eindeutig abgeleitet – Erweiterung über die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus

Die Firma Sood ist Inhaberin des europäischen Patents 0 818 107 mit der Bezeichnung "Verfahren zur gesicherten Wiedergabe von sensiblen Dokumenten". Das Counterfeit Deterrence System (CDS) ist ein System, das die Vervielfältigung von Banknoten erschweren soll. Sood sah ihre Erfindung in diesem System umgesetzt und verklagte die EZB wegen Patentverletzung. Die Klage wurde mit Urteil des Bezirksgerichts Paris vom 15. Juni 2010 (RG 08/00935) abgewiesen; dagegen legte Sood Berufung ein.

Die EZB brachte insbesondere vor, dass die im Erteilungsverfahren vor dem EPA geänderten Ansprüche 1 und 2 des Patents nichtig seien, weil ihr Gegenstand aus folgenden Gründen über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe: das Vorhandensein der Markierung im gesamten Dokument wurde gestrichen (Anspruch 1), mit der Aufnahme eines Merkmals betreffend eine parallele Archivverwaltung wurde eine unzulässige Verallgemeinerung eingeführt (Ansprüche 1 und 2), und die Möglichkeit eines abschließenden Ausdrucks im Falle der Ausführung einer berechtigten Anforderung einer Reproduktion (Ansprüche 1 und 2) wurde hinzugefügt.

In Bezug auf das sensible Dokument seien neue Elemente eingeführt worden. Der Anspruch beruhe auf der Festlegung zweier grafischer Elemente: der Markierung und der Regeln. Mit der Markierung werde ein sensibles Dokument identifiziert, während die Regeln ein grafisches Element darstellten, in dem komplexe Informationen zu den Vorschriften und Einschränkungen in Bezug auf die Reproduktion des Dokuments codiert seien.

Zur Nichtigkeit der Ansprüche 1 und 2 des französischen Teils vom europäischen Patent 0 818 107 wegen Erweiterung des Gegenstands über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus stellte das Berufungsgericht fest, dass das europäische Patent nach Art. L 614-2 CPI durch Gerichtsurteil für Frankreich aus einem der in Art. 138 (1) EPÜ genannten Gründe für nichtig erklärt wird. Laut Art. 138 (1) c) EPÜ kann das europäische Patent mit Wirkung für einen Vertragsstaat nur für nichtig erklärt werden, wenn der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Der Inhalt der Anmeldung wird durch die Ansprüche bestimmt, die von der Beschreibung und den Zeichnungen gestützt sein müssen.

Zum Vorhandensein der Markierung im gesamten Dokument: In EP 0 818 107 werde das Merkmal, wonach die Markierung wie in der ursprünglichen Beschreibung (PCT-Anmeldung) im gesamten Dokument vorhanden ist, nicht mehr in Anspruch 1 erwähnt, sondern in Anspruch 2, sodass die in Anspruch 1 vorgesehene Markierung entweder im gesamten Dokument oder nur in einem Teil desselben vorhanden sein könne. In der internationalen Anmeldung werde in Anspruch 1 nicht erwähnt, dass die Markierung im gesamten Dokument vorhanden sei, und die Markierung werde nicht beschrieben. In der ursprünglichen Anmeldung würden lediglich Ausführungsformen mit der Markierung im gesamten Dokument offenbart, und es sei ausschließlich eine im gesamten Dokument vorhandene Markierung vorgesehen, was die Patentinhaberin in ihrem Schreiben zur Anmeldung der Erfindung beim INPI ausgeführt habe. Aus dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung sei nicht unmittelbar und eindeutig ableitbar, dass nur ein Teil des Dokuments mit der Markierung versehen werden könne. So stelle die Streichung des Merkmals, wonach die Markierung im gesamten Dokument vorhanden ist, eine unzulässige Erweiterung gegenüber der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung dar, und Anspruch 1 sei für nichtig zu erklären.

Zur parallelen Archivverwaltung: In der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung bezogen sich die Angaben zu einer möglichen Archivierung nur auf authentifizierbare Dokumente. Das Berufungsgericht bestätigte das Urteil in dem Punkt, dass Anspruch 1 des europäischen Patents 0 818 107 mit der Verallgemeinerung eines Merkmals einer bestimmten Ausführungsform über die ursprüngliche PCT-Anmeldung hinaus erweitert worden sei, und erklärte diesen Anspruch für nichtig. Zur Einführung der Möglichkeit, im Rahmen der berechtigten Reproduktion eines sensiblen Dokuments eine Papierkopie herzustellen: Dies konnte laut Berufungsgericht nicht unmittelbar und eindeutig aus dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung abgeleitet werden, sodass Anspruch 1 wegen unzulässiger Erweiterung seines Gegenstands ebenfalls nichtig ist.

Letztendlich erklärte das Berufungsgericht die von der EZB angefochtenen Ansprüche für nichtig.

FR – Frankreich

Berufungsgericht Paris vom 25. Oktober 2013 (13/06455) – Syngenta v. Generaldirektor des INPI

Schlagwort: Beschränkung – unmittelbar und eindeutig abgeleitete Änderung des Anspruchs

Das Unternehmen Syngenta ist Inhaberin des europäischen Patents 90 300 779 mit der Bezeichnung "Fungizides Mittel", das eine Familie von fungiziden Propensäurederivaten zum Gegenstand hat, zu denen die Verbindung Azoxystrobin gehört.

Syngenta beantragte am 28. September 2009 beim französischen Patentamt (INPI) die Beschränkung des Schutzumfangs des unabhängigen Anspruchs 8 im französischen Teil des europäischen Patents gemäß Art. L.614-24 des Gesetzes über geistiges Eigentum (CPI). Dieser Antrag wurde am 6. Mai 2010 zurückgewiesen. Dagegen legte Syngenta Berufung ein, die vom Berufungsgericht Paris mit Urteil vom 7. September 2011 zurückgewiesen wurde. Dieses Urteil hob der Kassationsgerichtshof im Revisionsverfahren mit seinem Urteil vom 19. März 2013 wegen mangelnder Rechtsgrundlage auf, weil das Berufungsgericht entschieden habe, ohne zu prüfen, ob der Gegenstand des geänderten Anspruchs in der Beschreibung des Patents in der erteilten Fassung unmittelbar und eindeutig offenbart gewesen sei. Die Sache wurde an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Syngenta führte aus, die Zusammensetzung des fungiziden Erzeugnisses enthalte einen ersten Wirkstoff gemäß der Formel in Verbindung mit einem der von der Beschreibung gestützten Wirkstoffe. Anspruch 8 in der erteilten Fassung laute: "Fungicide Zusammensetzung, die eine fungicid wirksame Menge einer Verbindung nach Anspruch 1 und einen für Fungicide geeigneten Träger oder Streckstoff enthält". Aufgrund des Wortes "enthält" könnten im Anspruch auch andere Verbindungen vorhanden sein, und die fungizide Zusammensetzung gemäß Anspruch 8 werde in der Beschreibung des Patents spezifiziert. Damit die Änderung zugelassen werden könne, müsse das betreffende Merkmal lediglich in der Beschreibung angegeben sein, was der Fall sei. Ob die Beschreibung ausreichend sei, sei im Rahmen des Beschränkungsverfahrens nicht zu prüfen. Für den Fachmann (Laboranten), der die Beschreibung lese, bestehe keine Notwendigkeit, Forschungen zu der beschriebenen Kombination zu betreiben.

Der Generaldirektor des INPI entgegnete, eine ausreichende Beschreibung sei die erforderliche Gegenleistung für das aus dem Rechtstitel erwachsende Monopol. Die beantragte Änderung bestehe darin, aus einer Gruppe von über 180 Wirkstoffen bzw. Wirkstofffamilien unterschiedlichster chemischer Strukturen und Wirkungen einen zweiten Wirkstoff in die Zusammensetzung aufzunehmen. In der Beschreibung seien die potenziell mit dem Propensäurederivat kombinierbaren Wirkstoffe aufgelistet, allerdings ohne genaue Angaben zu ihrer Wirkung und Dosierung und ohne Beispiel, sodass die Beschreibung nicht ausreichend sei. Diese bloße Liste sei keine ausreichende Beschreibung, anhand deren ein Fachmann die Erfindung ausführen könne, die Gegenstand der Änderung sei. Die Zusammensetzung, auf die der geänderte Anspruch gerichtet sei, werde also in der Beschreibung nicht unmittelbar und eindeutig offenbart, sodass der gesamte Forschungsaufwand beim Fachmann liege.

Das Gericht stellte fest, die Erfindung "Fungizides Mittel" habe einen Wirkstoff zum Gegenstand, der aus einem Propensäurederivat gemäß Anspruch 1 besteht, sowie alle Kombinationen dieses Wirkstoffs mit mindestens einem zweiten Wirkstoff. Der unabhängige Anspruch 8 sei auf eine Zusammensetzung gerichtet, die einen ersten Wirkstoff gemäß der Formel enthält, der potenziell mit einem zweiten Wirkstoff und einem für Fungizide geeigneten Träger oder Streckstoff kombiniert sei. Die Erfindung decke nicht nur die Verbindung ab, die sie zum Gegenstand habe, sondern auch alle Kombinationen dieses Wirkstoffs mit irgendeinem der im Patent beschriebenen Stoffe.

Der Antrag, die in Anspruch 8 allgemein beschriebene Zusammensetzung dahin gehend zu beschränken, dass sie als zweiten Wirkstoff zwingend einen der Stoffe enthalten muss, die in der Beschreibung des Patents und insbesondere in einer detaillierten Liste anderer biologischer Wirkstoffe genannt sind, betreffe eine Beschränkung des Anspruchsumfangs, die nichts am Anspruchsgegenstand ändere. Diese Beschränkung sei daher unmittelbar und eindeutig durch die oben genannte ursprüngliche Beschreibung gestützt, die wörtlich übernommen, also offenbart worden sei. Die Prüfung der Patentierbarkeit bzw. der ausreichenden Beschreibung sei nicht Bestandteil des Beschränkungsverfahrens.

Das Gericht entschied daher, die Entscheidung des Generaldirektors des INPI vom 6. Mai 2010 über die Zurückweisung des Antrags auf Beschränkung des europäischen Patents 90 300 779 aufzuheben.

FR – Frankreich

Berufungsgericht Paris vom 20. Dezember 2013 (12/14147) – Icotex v. Saertex

Schlagwort: Änderung der Patentansprüche – unmittelbar und eindeutig abgeleitet – Erweiterung über die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus

Die Firma Icotex ist Inhaberin des französischen Patents 0 500 964 betreffend Verbundplatten. Das Gericht erster Instanz hatte unter anderem die Patentansprüche 1 und 20 wegen Erweiterung über die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus für nichtig erklärt. Die Firma Saertex (Klagegegnerin) hatte unter anderem die Nichtigerklärung des Patents beantragt.

Das Berufungsgericht prüfte zunächst den Umfang des französischen Patents 0 500 964, das 13 Erzeugnisansprüche, 6 Vorrichtungsansprüche und 7 Verfahrensansprüche umfasst, und befasste sich anschließend mit der Gültigkeit des Patents. Nach Art. L. 613-25 c) des französischen Gesetzes über das geistige Eigentum wird das Patent durch Gerichtsurteil für nichtig erklärt, wenn sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Das Berufungsgericht stellte fest, eine unzulässige Erweiterung liege nur dann vor, wenn in das erteilte Patent Elemente eingeführt würden, die der Fachmann – im vorliegenden Fall ein auf die Entwicklung und Herstellung von Verbundwerkstoffen spezialisierter Ingenieur – nicht unmittelbar und eindeutig aus der Patentanmeldung als Ganzes, d. h. aus der Beschreibung, den Patentansprüchen und den Zeichnungen, und seinem allgemeinen Fachwissen ableiten könne.

Nach Erhalt des Recherchenberichts des EPA-Prüfers hatte die Patentinhaberin die Ansprüche 1 und 20 geändert. Auf die Nichtigkeitsklage hin machte sie geltend, dass das INPI keine Einwände gegen diese Änderungen erhoben habe und der Gegenstand des Patents nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus erweitert worden sei, vielmehr hätten die während des Prüfungsverfahrens geänderten Ansprüche den Umfang des Patents gegenüber der ursprünglichen Anmeldung verringert. Außerdem brachte sie vor, dass extrinsische Elemente wie die Bemerkungen des EPA-Prüfers nicht berücksichtigt werden müssten. Die Klagegegnerin beanstandete die Aufnahme des Merkmals "der Kern umfasst mindestens ein vorgeformtes Teil, das mindestens eine Stützfläche ausbildet, die geometrisch durch mindestens eine der Außenschichten definiert wird", das sich ihrer Meinung nach nicht aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten lasse.

Das Berufungsgericht vertrat die Auffassung, dass die Kerne in Form von "Platten", "Bahnen" und "Schaumstoffplatten", die in der Beschreibung genannt seien, in den dort angeführten Beispielen spezielle, nämlich "vorgeformte" Platten darstellten, also Platten, die im Kontext einer spezifischen Ausführungsform mit anderen Merkmalen kombiniert seien. Alle Zeichnungen zeigten komplexe Platten.

Letztendlich schloss das Berufungsgericht, dass es für den Fachmann in der ursprünglichen Anmeldung, die sich auf komplexe Platten bezog, objektiv keinen Hinweis auf die vorgeformte Gestalt gab, die mindestens eine Stützfläche ausbildet, die geometrisch durch mindestens eine der Außenschichten definiert wird.

Der EPA-Prüfer sei im Übrigen der Meinung gewesen, dass diese anfänglichen Änderungen zu einer Erweiterung des Anmeldungsgegenstands über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus führten, was für die hier vorzunehmende Beurteilung der Gültigkeit des Anspruchs relevant sei. Der Richter müsse beurteilen, ob der Gegenstand der Anmeldung erweitert worden sei; die Erteilung des Patents durch das INPI spiele dabei keine Rolle. Das Gericht erster Instanz habe daher zu Recht die Ansprüche 1 und 20 für nichtig erklärt.

GB – Vereinigtes Königreich

Court of Appeal vom 10. Mai 2012 – Nokia OYJ (Nokia Corporation) v. IPCom GmbH &Co KG [2012] EWCA Civ 567

Schlagwort – unzulässige Erweiterung – Anspruchserweiterung – Zwischenverallgemeinerung

Bezüglich eines auf Art. 123 (2) EPÜ gestützten Einwands ist der anzuwendende Test in der Sache Bonzel v. Intervention (No 3) [1991] RPC 553 erläutert worden. Die Aufgabe des Gerichts umfasst demnach drei Schritte: 1) aus der Sicht des Fachmanns zu ermitteln, was in der Anmeldung explizit wie auch implizit offenbart sei; 2) für das Patent in der erteilten Fassung ebenso zu verfahren; 3) die beiden Offenbarungen zu vergleichen und zu entscheiden, ob durch Streichung oder Ergänzung ein erfindungsrelevanter Gegenstand hinzugefügt wurde. Ein Gegenstand gilt als hinzugefügt, wenn er nicht klar und eindeutig in der Anmeldung – explizit oder implizit – offenbart ist. Analog dazu wurde in G 2/10 ausgeführt, dass eine Änderung "nur im Rahmen dessen erfolgen darf, was der Fachmann der [Anmeldung] in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig entnehmen kann".

Im Fall Vector Corp v. Glatt Air Techniques Ltd [2007] EWCA Civ 805 hatte Lord Justice Jacob den Test anhand der Grundsätze aus früheren Fällen weiterentwickelt: in Richardson-Vicks' Patent [1995] RPC 568 war er selbst zu dem Schluss gekommen, dass "es bei der Prüfung auf unzulässige Erweiterung darum geht, ob der Fachmann der geänderten Patentschrift etwas über die Erfindung entnehmen würde, was er der unveränderten Patentschrift nicht hätte entnehmen können". Der Grund für diese Regel fand sich in G 1/93: " … [zugrunde] liegt eindeutig der Gedanke […], dass es einem Anmelder nicht gestattet sein darf, seine Position durch Hinzufügung von in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarten Gegenständen zu verbessern, weil ihm dies zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhülfe und der Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen, abträglich sein könnte." Dieser ungerechtfertigte Vorteil könne auf zwei Arten erreicht werden: man könnte das Erstanmelderprinzip umgehen, und man könnte ein anderes Monopolrecht erlangen als es durch den ursprünglich eingereichten Gegenstand gerechtfertigt wäre.

Anschließend ging Lord Justice Jacob auf die Erläuterungen zur Sache Bonzel im Fall European Central Bank v. Document Security Systems [2007] EWHC 600 (Pat) ein:

1) Als Erstes müsse das Gericht sowohl die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung als auch die Patentschrift auslegen, um deren Offenbarung zu bestimmen. Die Patentansprüche seien Teil der Offenbarung, doch sei natürlich nicht alles, was in den Schutzumfang der Ansprüche falle, zwangsläufig auch offenbart.

2) Das Gericht müsse die Prüfung aus der Sicht des über allgemeines Fachwissen verfügenden Fachmanns durchführen.

3) Die beiden Offenbarungen müssten (streng) miteinander verglichen werden, um herauszufinden, ob ein erfindungsrelevanter Gegenstand hinzugefügt worden sei.

4) Es sei zu prüfen, was explizit wie auch implizit offenbart worden sei.

5) Zu klären sei die Frage, ob ein erfindungsrelevanter Gegenstand hinzugefügt worden sei (Verweis auf G 1/93): wenn ein hinzugefügtes Merkmal einen technischen Beitrag zum Gegenstand leiste, würde es dem Patentinhaber zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhelfen. Schließe das Merkmal lediglich den Schutz für einen Teil des Gegenstands der beanspruchten Erfindung aus, verhelfe die Hinzufügung nicht zu einem ungerechtfertigten Vorteil.

6) Wesentlich sei es, eine Bewertung im Nachhinein zu vermeiden. Man habe die Offenbarung der Anmeldung aus der Sicht des Fachmanns zu betrachten, der die geänderte Patentschrift nicht gesehen habe und folglich nicht wisse, wonach er suche. Dies sei besonders wichtig, wenn der Gegenstand als in der ursprünglichen Patentschrift implizit offenbart gelte.

In der Sache Napp Pharmaceutical Holdings Ltd v. Ratiopharm [2009] EWCA Civ 252 sei erneut bekräftigt worden, dass nicht alles, was unter den Schutzumfang eines Anspruchs falle, zwangsläufig offenbart sei.

Lord Justice Kitchin hielt diese Grundsätze für ausreichend, um die Fragen der meisten Fälle zu klären. Im Mittelpunkt des vorliegenden Berufungsverfahrens stünden aber zwei besondere Punkte: die Vorgehensweise bei Anspruchserweiterung und der Einwand der Zwischenverallgemeinerung.

Was die Anspruchserweiterung betreffe, werde in T 260/85 erklärt, dass die Streichung eines Merkmals eine unzulässige Erweiterung darstelle, wenn die ursprüngliche Fassung der Anmeldung weder explizit noch implizit offenbart, dass das Merkmal weggelassen werden könne. In der späteren Entscheidung T 331/87 habe die Kammer eine dreiteilige Prüfung entwickelt: das Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch verstoße nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ, sofern der Fachmann unmittelbar und eindeutig erkennen würde, dass 1. das Merkmal in der Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt worden ist, 2. es als solches für die Funktion der Erfindung unter Berücksichtigung der technischen Aufgabe, die sie lösen soll, nicht unerlässlich ist und 3. das Ersetzen oder Streichen keine wesentliche Angleichung anderer Merkmale erfordert. Diese Prüfung biete eine komfortable, strukturierte Herangehensweise an die grundsätzliche Frage, ob dem Fachmann nach der Änderung Informationen zu der Erfindung zur Verfügung gestellt würden, die nicht unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Offenbarung ableitbar seien.

Eine Sonderform der Erweiterung eines Gegenstands sei die sogenannte "Zwischenverallgemeinerung". Diese liege vor, wenn ein Merkmal aus einer besonderen Ausführungsform entnommen, von seinem Kontext gelöst und danach so in den Anspruch aufgenommen werde, dass der Fachmann die Verallgemeinerungsfähigkeit des Merkmals für die Erfindung nicht erkennen könne. Besondere Sorgfalt sei geboten, wenn ein Anspruch auf einige, aber nicht alle Merkmale einer bevorzugten Ausführungsform beschränkt werde (s. T 25/03 und T 284/94). Die Aufnahme eines aus einer besonderen Ausführungsform entnommenen Merkmals in einen Anspruch sei nicht zulässig, es sei denn, der Fachmann könne erkennen, dass die übrigen Merkmale der Ausführungsform zur Ausführung der beanspruchten Erfindung nicht benötigt würden, d. h. für den Fachmann müsse ersichtlich sein, dass das gewählte Merkmal für die beanspruchte Erfindung ohne die übrigen Merkmale dieser Ausführungsform verallgemeinerungsfähig sei.

GB – Vereinigtes Königreich

Court of Appeal vom 28. Januar 2014 – AP Racing Ltd v. Alcon Components Ltd [2014] EWCA Civ 40

Schlagwort: unzulässige Erweiterung – Verallgemeinerung

Das Patent von AP Racing betraf einen Sattel für Scheibenbremsen von Motorfahrzeugen, insbesondere Rennwagen, mit peripheren Versteifungsbändern (PVB). Das Patent war in der ersten Instanz mit der Begründung widerrufen worden, dass das Merkmal 6 des Anspruchs 1 ("wobei jedes der Versteifungsbänder ein Profil aufweist, das in der Draufsicht asymmetrisch zu einer Querachse des Körpers ist") eine unzulässige Erweiterung darstellte (s. 72 (1) Patents Act 1977). Der Court of Appeal schloss sich dieser Beurteilung nicht an und gab der Berufung statt.

Lord Justice Floyd verwies auf die drei Schritte, die das Gericht laut Court of Appeal in Bonzel v. Intervention (No 3) [1991] RPC 553 (zitiert in der vorangehenden Zusammenfassung von Nokia OYJ (Nokia Corporation) v. IPCom GmbH &Co KG  [2012] EWCA Civ 567). Letztlich gehe es um die Frage, ob der Fachmann der geänderten Patentschrift etwas über die Erfindung entnehmen würde, was er der unveränderten Patentschrift nicht hätte entnehmen können (Richardson Vick's Patent [1995] RPC 568, bestätigt durch Vector Corporation v. Glatt Air Techniques Ltd [2007] EWCA Civ 805). Eine in Vector genannte grundsätzliche Erwägung für das Verbot der unzulässigen Erweiterung sei, dass Dritte in der Lage sein sollten, beim Lesen der Anmeldung zu schließen, auf welchen Gegenstand ein beanspruchtes Monopol gestützt werden könnte. Im Falle einer späteren Erweiterung des Gegenstands könnte der Patentinhaber ein anderes Monopolrecht erlangen, als durch die ursprüngliche Anmeldung gerechtfertigt sei.

Nach Auffassung von Lord Justice Floyd lehrte die Anmeldung in der eingereichten Fassung den fachkundigen Leser, dass die PVB eine Versteifungsfunktion haben, sodass Material von anderen Teilen des Körpers entfernt werden kann. Es wäre für den Fachmann ausreichend klar, dass die einzelnen PVB asymmetrisch zu einer Querachse des Körpers angeordnet seien. Zwischen der technischen Offenbarung in der Anmeldung und im erteilten Patent bestehe kein wesentlicher Unterschied. In der Anmeldung sei eine Klasse von PVB klar und eindeutig offenbart, die unter den Anspruch 1 des erteilten Patents fallen würden, weil sie zwangsläufig alle Merkmale dieses Anspruchs einschließlich des strittigen Merkmals 6 aufwiesen.

Lord Justice Floyd untersuchte dann, ob das Patent dennoch eine unzulässige Erweiterung darstelle, weil es eine umfassendere Klasse asymmetrischer PVB beanspruchte, als in der Anmeldung offenbart waren. Der Richter der ersten Instanz hatte dies bejaht, weil im Patent alle asymmetrischen PVB beansprucht waren und nicht nur hockeyschlägerförmige. Ob dies zu Recht geschehen sei, hänge davon ab, inwieweit es legitim sei, einem Anspruch Merkmale hinzuzufügen, die die Erfindung allgemeiner beschrieben als eine spezifische Ausführungsform. Zweifellos stellten die Patentansprüche bei der Prüfung, ob eine unzulässige Erweiterung vorliege, einen Teil der Offenbarung dar. Sie hätten jedoch eine andere Funktion als die Offenbarung in der Beschreibung. Ihre Funktion bestehe hauptsächlich darin, den Geltungsbereich des Monopols des Patentinhabers abzugrenzen.

Lord Justice Floyd analysierte die Fälle Texas Iron Works Inc's Patent [2000] RPC 207 und A.C. Edwards Ltd v. Acme Signs & Displays Ltd [1992] RPC 131 aus England sowie die Entscheidung T 65/03, aus denen klar hervorgehe, dass es laut den Rechtsvorschriften nicht verboten sei, Anspruchsmerkmale hinzuzufügen, die allgemeiner ausdrückten, was in der Beschreibung enthalten sei. Verboten sei jedoch die Offenbarung neuer Informationen über die Erfindung.

Nach Auffassung von Lord Justice Floyd hat der Richter zwar korrekt gefolgert, dass es in der Beschreibung der hockeyschlägerförmigen PVB in der Anmeldung um etwas "zwangsläufig Asymmetrisches" ging, hätte sich aber fragen müssen, ob im erteilten Patent eine Erweiterung der Offenbarung vorliege. Die Beschreibung der PVB als "asymmetrisch" sei als Teil der Offenbarung des erteilten Patents insgesamt unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Funktion von Ansprüchen und Beschreibung zu lesen. Dann würde der Fachmann verstehen, dass der Patentinhaber seinen Anspruch so formuliert habe, dass dieser asymmetrische PVB generell abdecke. Lord Justice Floyd war jedoch nicht überzeugt, dass die Patentschrift als Ganzes eine Konfiguration von PVB offenbarte, die in der Anmeldung nicht offenbart war.

NO – Norwegen

Berufungsgericht Borgarting vom 6. Januar 2014 – STS Gruppen AS v. Stillasgruppen AS und Stillastjenester

Schlagwort: Erweiterung des Gegenstands – Offenbarung

Das Patent der Firma StS Gruppen (NO 317 999 B) betrifft eine Abschaltvorrichtung für Sicherheitssysteme für Betriebsräume in Anlagen, in denen ein Gegenstand, der bei der Arbeit Wärme in Form von Flammen, Funken und Ähnlichem erzeugt, von der Umgebung isoliert und ein Luftüberdruck erzeugt wird, um den Eintritt von entzündbaren Gasen zu verhindern.

Laut Patent schaltet die Abschaltvorrichtung des Sicherheitssystems sowohl die Luft- als auch die Stromzufuhr zum Betriebsraum ab. Nach der Einreichung der ursprünglichen Patentanmeldung reichte StS Gruppen geänderte Ansprüche ein und fügte der Patentschrift und den Zeichnungen einige Details hinzu, die eine Verbindung zwischen den Gassensoren und der Abschaltvorrichtung zeigen.

Das Berufungsgericht hatte zu beurteilen, ob der Gegenstand des Patents durch die Änderungen erweitert wurde. In der Beschreibung der Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung wird die Abschaltvorrichtung als mobiler Elektroschlitten mit elektronischen Bauteilen beschrieben, die erforderlich sind, damit die Gasdetektoren "elektrische Signale an die Abschaltvorrichtung leiten können, sodass Strom und Geräte in der Kammer abgeschaltet werden (Explosionsgefahr); nur Spezialeinrichtungen wie Notbeleuchtung und Ähnliches müssen eingeschaltet bleiben". Hier wird nur das Abschalten des Stroms erwähnt, nicht aber das Schließen der Luftzufuhr.

Aus der Definition des Ventilators, der dem Betriebsraum Luft mit Überdruck zuführt, geht klar hervor, dass der Ventilator "automatisch abgeschaltet wird, wenn ein Detektor am Lufteinlass anormale Gasmengen feststellt". Nicht angegeben ist, dass die Abschaltvorrichtung selbst die Abschaltung initiiert, und es ist nicht klar, ob die Abschaltung direkt erfolgt oder erst, nachdem die Stromzufuhr unterbrochen wurde.

Das Gericht entschied daher, dass es keine direkte Beschreibung des Merkmals gebe, wonach die Abschaltvorrichtung auf ein Signal des Gasdetektors im Lufteinlass hin sowohl den Arbeitsstrom als auch die Luftzufuhr abschaltet. Der Fachmann würde die Anmeldung nicht anders verstehen. Das Gericht befand, dass die Patentanmeldung in der eingereichten Fassung für den Fachmann nicht unmittelbar und eindeutig offenbarte, dass die Abschaltvorrichtung auf ein Signal des Gasdetektors hin sowohl die Strom- als auch die Luftzufuhr abschaltet, wie in den Patentansprüchen beschrieben. Das Patent wurde wegen Erweiterung des Gegenstands für nichtig befunden.

 

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