5.3. Anpassung der Beschreibung an geänderte Ansprüche

In T 977/94 entschied die Kammer, wegen der grundlegenden Bedeutung der Beschreibung sei es unerlässlich, diese an die Ansprüche anzupassen, wenn diese vom Patentinhaber geändert würden. Die Erfindung könne nämlich nur insoweit beansprucht werden, als sie von der Beschreibung gestützt sei (Art. 84 Satz 2 EPÜ 1973), und zur Auslegung der Patentansprüche sei die Beschreibung heranzuziehen (Art. 69 EPÜ 1973). Daher müsse geprüft werden, ob die die beanspruchte Erfindung bildenden Elemente in der Beschreibung auch als solche beschrieben seien. S. auch T 300/04, T 1399/17.

In T 1808/06 erinnerte die Kammer daran, dass Offenbarungen in der Beschreibung und/oder in den Zeichnungen, die mit dem geänderten Gegenstand unvereinbar seien, in der Regel zu streichen seien, damit das Erfordernis von Art. 84 EPÜ erfüllt werde, wonach die Ansprüche von der Beschreibung gestützt werden müssen (s. auch T 1883/11, T 1252/11, T 237/16). Verweise auf Ausführungsformen, die durch die geänderten Ansprüche nicht mehr abgedeckt werden, seien zu streichen, sofern diese Ausführungsformen nicht vernünftigerweise als zweckmäßig für die Hervorhebung spezifischer Aspekte des geänderten Gegenstands erachtet werden könnten. In einem solchen Fall sei deutlich darauf hinzuweisen, dass eine Ausführungsform nicht durch die Ansprüche abgedeckt sei (s. auch T 978/16). Der Verweis auf Art. 69 (1) EPÜ sei keine angemessene Begründung für die weniger strikte Anpassung der Beschreibung und sei irreführend, weil er so habe verstanden werden können, als sei dieser Artikel direkt auf das Prüfungs- oder das Einspruchsverfahren anwendbar. Dies sei eindeutig nicht der Fall, denn Art. 69 (1) EPÜ beziehe sich auf den Schutzbereich (s. dieses Kapitel II.A.6.2.1 "Entscheidung G 1/24" und II.A.6.2.3 b) "Rechtsgrundlage für das Heranziehen von Beschreibung und Zeichnungen zur Auslegung der Ansprüche in der Rechtsprechung vor G 1/24"). Nur in Fällen, in denen die Beseitigung von Unstimmigkeiten aus verfahrenstechnischen Gründen nicht möglich sei (z. B. Änderung der erteilten Fassung nicht möglich), könne Art. 69 (1) EPÜ – hilfsweise – zur Auslegung des beanspruchten Gegenstands herangezogen werden.

In T 1989/18 erklärte die Kammer, dass, wenn die Ansprüche als solche klar und durch die Beschreibung gestützt sind, ihre Klarheit nicht dadurch beeinträchtigt wird, dass die Beschreibung einen nicht beanspruchten Gegenstand enthält. In solchen Fällen bietet Art. 84 EPÜ keine Rechtsgrundlage für eine Zurückweisung. Für die Beurteilung der Klarheit ist Art. 69 EPÜ irrelevant, da er lediglich den Umfang des gewährten Schutzes betrifft. Nachdem kein Einwand mangelnder Einheitlichkeit nach Art. 82 EPÜ erhoben worden war, erschloss sich der Kammer nicht, wie R. 42 (1) c) EPÜ als Rechtsgrundlage dafür dienen könnte, vom Anmelder grundsätzlich eine Anpassung der Beschreibung an die Ansprüche in der zu erteilenden Fassung und eine Streichung derjenigen Passagen aus der Beschreibung zu verlangen, in denen nicht beanspruchte Ausführungsformen beschrieben sind. Mehrere Entscheidungen haben sich auf R. 48 (1) c) EPÜ als mögliche Rechtsgrundlage berufen, um eine Anpassung der Beschreibung an den beanspruchten Gegenstand zu fordern. Die Kammer vertrat jedoch unter Verweis auf den Wortlaut und die Entstehungsgeschichte der R. 48 (1) c) EPÜ die Auffassung, dass diese nicht als Rechtsgrundlage für die Zurückweisung einer Anmeldung, deren Beschreibung nicht an den Anspruchsgegenstand angepasst ist, dienen kann.

In T 1024/18 widersprach die Kammer der Entscheidung T 1989/18 und verwies darauf, dass das Erfordernis der Stützung durch die Beschreibung in der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern so ausgelegt wird, dass die gesamte Beschreibung mit sämtlichen den Erfordernissen des EPÜ genügenden Ansprüchen in Einklang stehen muss. Dass dies ständige Rechtsprechung ist, ergibt sich auch aus den Erläuterungen zu Art. 11 VOBK, in denen auf den Fall eingegangen wird, in dem eine Zurückverweisung an das erstinstanzliche Organ zur Anpassung der Beschreibung weiterhin vorgesehen ist. Das Erfordernis des Art. 84 EPÜ, wonach die Ansprüche durch die Beschreibung gestützt sein müssen, schließt nach Auffassung der Kammer das Erfordernis ein, dass die Beschreibung nicht nur teilweise, sondern vollständig mit den Ansprüchen in Einklang stehen muss. Die Kammer bestätigte, dass die Beschreibung im Falle einer Änderung der Ansprüche soweit mit diesen in Einklang zu bringen ist, dass sie keine Informationen enthält, die für den Leser im Widerspruch zum Wortlaut der Ansprüche stehen. Ihrer Auffassung nach müssen daher Ausführungsformen der Erfindung, die mit dem Wortlaut der Ansprüche nicht in Einklang stehen, gestrichen werden oder für den Leser klar erkennbar sein, z. B. durch eine Umformulierung der betreffenden Passagen, aus der hervorgeht, dass diese Passagen nicht oder nicht mehr Bestandteil der Erfindung sind. Der Entscheidung T 1024/18 schlossen sich die Kammern in T 2378/13, T 2766/17, T 1968/18, T 2293/18, T 2685/19, T 3097/19, T 121/20, T 1516/20, T 438/22, T 673/22 an.

In T 1444/20 betonte die Kammer, dass Art. 84 EPÜ keinen Grund für die Streichung anspruchsähnlicher Formulierungen in der Beschreibung darstellt, wenn diese nicht zu mangelnder Klarheit der tatsächlichen Ansprüche führen. Nach Ansicht der Kammer bezog sich zudem der gesamte Abschnitt "Besondere Ausführungsformen der Erfindung", der die anspruchsähnlichen Formulierungen enthielt, auf denselben Gegenstand wie die Ansprüche und bot somit eine zusätzliche Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung, wie in Art. 84 EPÜ ebenfalls gefordert. Bezüglich einer Streichung dieses Abschnitts aus der Beschreibung als "redundant" folgte die Kammer der Entscheidung T 1989/18. Sie verneinte, dass R. 42 (1) c) EPÜ und R. 48 (1) c) EPÜ eine Rechtsgrundlage für die Verpflichtung böten, die Beschreibung mit den Ansprüchen des Hauptantrags in Einklang zu bringen und diejenigen Passagen der Beschreibung zu streichen, in denen nicht beanspruchte Ausführungsformen offenbart sind.

Die Kammer in T 2194/19 vertrat die Auffassung, dass das Erfordernis, wonach die Ansprüche gemäß Art. 84 Satz 2 EPÜ durch die Beschreibung gestützt sein müssen, nicht zwangsläufig bedeutet, dass alle "Ausführungsformen" der Beschreibung einer Patentanmeldung durch die (unabhängigen) Ansprüche abgedeckt sein müssen. Auch verneinte sie, dass R. 42 (1) c) EPÜ als Rechtsgrundlage für die Formulierung eines so breiten Erfordernisses der Anpassung der Beschreibung an die Ansprüche dienen könne. Dem widersprach die Kammer in T 3097/19 und verwies darauf, dass Ausführungsformen, von denen behauptet wird, dass sie "die Erfindung ausführen", unter den Schutzumfang der Ansprüche fallen müssen.

Laut Kammer in T 438/22 gibt es keine Vorschrift, wonach Beispiele im Sinne der R. 42 (1) e) EPÜ nicht die Form von anspruchsähnlichen Formulierungen am Ende oder in einem anderen Teil der Beschreibung haben sollten. Es ist nicht gerechtfertigt, diese Beispiele zu streichen, nur weil sie als anspruchsähnliche Formulierungen abgefasst sind. Sie sind wie jeder andere Teil der Beschreibung zu behandeln und müssen so unter anderem die Ansprüche stützen (Art. 84 EPÜ). Es ist ein allgemeines und übergeordnetes Ziel und damit auch ein "Erfordernis" des EPÜ, dass Behörden, Gerichte und die Öffentlichkeit, die die Ansprüche später auslegen, soweit wie möglich zu demselben Verständnis des beanspruchten Gegenstands gelangen sollten wie die über seine Patentierbarkeit entscheidenden EPA-Organe. Das einzige Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, ist die Patentschrift als Ausdruck eines einheitlichen Rechtstitels. Die Beschreibung als fester Bestandteil der Patentschrift sollte daher ebenfalls diesem übergeordneten Ziel dienen, d. h. sie sollte ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Auslegung der Ansprüche ermöglichen. Enthält die Beschreibung einen Gegenstand, der ein gemeinsames Verständnis eindeutig behindert, so ist es rechtmäßig, auf dessen Entfernung gemäß Art. 84 und 94 (3) EPÜ sowie R. 42 EPÜ, R. 48 EPÜ und R. 71 (1) EPÜ zu bestehen. Die Kammer befürwortete die Praxis, wonach anstatt einer direkten Entfernung, d. h. der Streichung des nicht durch die Ansprüche gestützten Gegenstands, eine "Entfernung" durch eine geeignete Erklärung erfolgt, die die technische Offenbarung unberührt lässt. Siehe auch T 1426/21, in der die Kammer befand, dass es keinen Grund gab, die Streichung anspruchsähnlicher Formulierungen, die mit den Ansprüchen übereinstimmten, zu verlangen.

In T 56/21 analysierte die Kammer Funktion und Verhältnis der Ansprüche und der Beschreibung, das Verhältnis zwischen der Beurteilung der Patentierbarkeit und der Ermittlung des Schutzumfangs sowie die Erfordernisse der Stützung durch die Beschreibung und der Klarheit in Art. 84 EPÜ. Im Hinblick auf die Anpassung der Beschreibung revidierte die Kammer die früheren und jüngsten Entscheidungen der Beschwerdekammern und schloss, dass bei der Prüfung einer Patentanmeldung weder Art. 84 EPÜ noch R. 42, 43 oder 48 EPÜ eine Rechtsgrundlage dafür bilden, dass die Beschreibung so angepasst werden muss, dass sie mit gewährbaren Ansprüchen für einen beschränkteren Gegenstand übereinstimmt. Im vorliegenden Fall enthielt die Beschreibung eine Passage mit dem Titel "Spezifische Ausführungsbeispiele", die anspruchsähnliche Formulierungen enthielt. In diesen Formulierungen waren nicht beanspruchte Gegenstände enthalten. Die Kammer hob die Zurückweisungsentscheidung auf und verwies die Sache an die Prüfungsabteilung mit der Anweisung zurück, ein Patent zu erteilen.

In T 697/22 vom 29. Juli 2025 (ABl. 2026, A16) analysierte die Kammer die Rechtsprechung in Bezug auf das Erfordernis, die Beschreibung an geänderte Ansprüche anzupassen, und stellte zwei voneinander abweichende Rechtsprechungslinien fest. Die Kammern folgen in den meisten Fällen der ersten Rechtsprechungslinie, auf die auch zahlreiche Entscheidungen als etablierte Rechtsprechungslinie verweisen, siehe z. B. T 1024/18 und T 438/22. Dieser Rechtsprechungslinie liegt das allgemeine Prinzip zugrunde, dass es eine Rechtsgrundlage gibt, der zufolge die Beschreibung mit den geänderten Ansprüchen übereinstimmen muss, auch wenn kein Konsens über eine einzige konkrete Rechtsgrundlage besteht. Bezüglich der zweiten Rechtsprechungslinie befand die Kammer, dass einige jüngere Entscheidungen (T 56/21, T 1444/20, T 1989/18 und T 2194/19) deutlich von der ersten Linie abweichen. In diesen Entscheidungen, die alle im Rahmen von Prüfungsbeschwerdeverfahren ergangen sind, wurde entschieden, dass es im Falle einer durch eine Anspruchsänderung verursachten Unstimmigkeit zwischen einem geänderten Anspruch und der Beschreibung keine Rechtsgrundlage für die Zurückweisung einer Patentanmeldung gibt. Daher wirft die Divergenz in der Rechtsprechung sowohl die Frage auf, ob die Anpassung der Beschreibung an die geänderten Ansprüche erforderlich ist, als auch, im Falle der Bejahung, was die Rechtsgrundlage dafür ist. Um eine einheitliche Rechtsanwendung zu gewährleisten, legte die Kammer daher die folgenden Fragen der Großen Beschwerdekammer vor (anhängige Vorlage G 1/25 – "Hydrokultur"):

"1. Werden die Ansprüche eines europäischen Patents während des Einspruchsverfahrens oder des Einspruchsbeschwerdeverfahrens geändert und führt die Änderung zu einer Unstimmigkeit zwischen den geänderten Ansprüchen und der Beschreibung des Patents, muss die Beschreibung dann zur Beseitigung der Unstimmigkeit an die geänderten Ansprüche angepasst werden, um die Erfordernisse des EPÜ zu erfüllen?

2. Falls die erste Frage bejaht wird, welche Erfordernisse des EPÜ machen eine solche Anpassung notwendig?

3. Würde die Antwort auf die Fragen 1 und 2 anders ausfallen, wenn die Ansprüche einer europäischen Patentanmeldung während des Prüfungsverfahrens oder des Prüfungsbeschwerdeverfahrens geändert werden und die Änderung zu einer Unstimmigkeit zwischen den geänderten Ansprüchen und der Beschreibung der Patentanmeldung führt?"

In der Sache T 2391/18 befasste sich die Kammer mit einem vermeintlichen Widerspruch zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung, der bereits in der erteilten Fassung vorhanden war. Da Art. 84 EPÜ kein Einspruchsgrund ist, befand die Kammer, dass die beantragte Änderung der Beschreibung jedoch nicht "durch einen Einspruchsgrund veranlasst" im Sinne der R. 80 EPÜ war. Ausgehend von den Erwägungen der Großen Beschwerdekammer in G 3/14 kam die Kammer außerdem zu dem Schluss, dass die Ansprüche des Patents nur auf die Erfordernisse des Art. 84 EPÜ geprüft werden können, sofern – und dann auch nur soweit – die Änderung einen Verstoß gegen Art. 84 EPÜ herbeiführt. Siehe auch T 1477/15, T 454/20, T 447/22, T 736/22 und T 2328/22.

In T 295/02 stellte die Kammer fest, dass eine Unstimmigkeit zwischen einem Anspruch und der vorläufigen Beschreibung kein triftiger Grund ist, die Anmeldung zurückzuweisen. Der Widerspruch rührte von einer Änderung der Ansprüche her, und der Anmelder war bereit, die Beschreibung an einen endgültigen Satz gewährbarer Ansprüche anzupassen.

Zu der Frage, ob die Anpassung der Beschreibung als Änderung des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten zu betrachten ist, und zur Zulässigkeit einer solchen Änderung siehe Kapitel V.A.4.2.3 k) bzw. Kapitel V.A.4.5.4 o).