1.4.3 Weglassen eines als wesentlich hingestellten Merkmals

In Fällen, in denen die Änderung darin besteht, dass ein Merkmal eines unabhängigen Anspruchs ersetzt oder gestrichen werden soll, wenden die Kammern gelegentlich den Test aus der Entscheidung T 260/85 (ABl. 1989, 105) an. In T 260/85 wird festgestellt, dass es nicht zulässig ist, aus einem unabhängigen Anspruch ein Merkmal zu streichen, das in der ursprünglich eingereichten Anmeldung durchweg als wesentliches Erfindungsmerkmal hingestellt worden ist, da dies gegen Art. 123 (2) EPÜ 1973 verstieße. S. auch T 496/90, T 415/91, T 628/91, T 189/94, T 1032/96 (Parameter der Segmentlänge für wesentlich erklärt), T 728/98 (ABl. 2001, 319; hinsichtlich der Streichung des Merkmals "im Wesentlichen rein"), T 1040/98 (akustischer Wellenleiter in der gesamten Beschreibung als mit geeignetem Material gefüllte Blase beschrieben), T 1390/15 (konsistente Offenbarung der Löslichkeitsgrenze bezüglich des Gehalts von Mg und Cu), T 1515/11 (Merkmal, das ausdrücklich definiert, dass das Verfahren in einer Weise durchgeführt wurde, welche die Aufgabe gelöst hat) und T 1187/15 (konsistente Offenbarung, dass die Herzfrequenz von der Blutdruckmessung abgeleitet werden kann). Neuere Entscheidungen, die diesem Ansatz folgen, sind T 1099/21 und T 897/20.

In T 236/95 stellte die Kammer fest: Sei diese Aufgabe ohne die betreffenden Merkmale nicht mehr zu lösen, so könnten sie nicht als unwesentlich betrachtet werden.

In T 784/97 führte der Patentinhaber an, dass ein vorveröffentlichtes Dokument die Fachperson darauf aufmerksam gemacht hätte, dass das strittige Merkmal nicht wesentlich sei. Die Kammer vertrat die Ansicht, dass die Frage, ob ein Merkmal eines unabhängigen Anspruchs als "wesentlich" zu erachten ist, keine Frage der Offenbarung im Stand der Technik sein könne. Es müsse vielmehr bewertet werden, welche Lehre eine Fachperson aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen entnehmen würde.

In T 648/10 bestätigte die Kammer den in T 260/85 erläuterten Test. Sie stellte jedoch klar, dass das EPÜ für die Beurteilung der Frage, ob ein Gegenstand hinzugefügt worden ist, nicht die Anwendung eines bestimmten Tests verlangt. Derartige Tests sind vielmehr ein Hilfsmittel, das in bestimmten Situationen helfen kann, zu beurteilen, ob ein Gegenstand hinzugefügt worden ist.