b) Sélection effectuée dans un certain but : exigence pour l’activité inventive plutôt que pour la nouveauté 

Comme évoqué ci-dessus, initialement, un troisième critère était nécessaire, libellé comme suit : c) la zone choisie ne doit pas être prise au hasard dans l'état de la technique, c'est-à-dire qu'il ne doit pas s'agir d'un simple mode de réalisation de l'invention faisant l'objet de la description antérieure, mais d'une autre invention (sélection effectuée dans un certain but). Ce critère est désormais considéré pertinent plutôt pour apprécier l’activité inventive que pour apprécier la nouveauté (voir T 1233/05, T 1131/06, T 230/07, T 913/07, T 1130/09, T 2041/09, T 492/10, T 1948/10, T 423/12, T 378/12, T 1404/14, T 261/15). Il existe toutefois des contre-exemples isolés : voir p. ex. la décision T 66/12, dans laquelle la chambre a laissé ouverte la question de savoir si les deux premiers critères étaient remplis, à la lumière de sa conclusion selon laquelle le troisième critère ne l'était pas. Voir aussi les décisions T 673/12 et T 2438/13 qui rappellent les trois critères pour l'examen de la nouveauté.

Dans l'affaire T 230/07, la chambre a fait observer que la nouveauté et l'activité inventive sont deux exigences distinctes pour la brevetabilité d'une invention et que des critères différents doivent donc s'appliquer pour les apprécier. La présence ou l'absence d'un effet technique dans un sous-ensemble de valeurs numériques ne doit donc pas être prise en considération pour apprécier la nouveauté. Afin d'établir la nouveauté d'un sous-ensemble de valeurs numériques extrait d'un ensemble plus large, le sous-ensemble sélectionné doit être étroit et suffisamment éloigné de l'ensemble plus large connu, illustré par des exemples. Un sous-ensemble ne tire pas sa nouveauté d'un effet nouvellement découvert qui s'y manifeste.

Dans l'affaire T 1130/09, la décision attaquée impliquait une appréciation de la nouveauté sur la base du principe de l'invention de sélection et des trois critères énoncés dans la décision T 198/84 (cf. JO 1985, 209). Selon la chambre de recours, ce principe doit être utilisé lorsqu'il y a sélection d'un domaine limité à l'intérieur d'un domaine plus large. Le passage de la page 9, lignes 5 à 7 du document (2), divulgue que l'ordre de grandeur des structures est nanométrique ou micrométrique. Par conséquent, comme cela avait déjà été constaté dans la décision attaquée, le domaine spécifique revendiqué représentait une sélection limitée qui, faute d'exemples dans le document (2), s'avérait également très éloignée des principaux modes de réalisation du document (2). La chambre a fait remarquer que les deux premiers critères, tels que définis dans la décision T 198/84, étaient par-là réunis. Le troisième critère, en vertu duquel un effet technique doit être démontré pour un sous-domaine revendiqué plus limité, ne devait toutefois pas être pris en considération pour l'appréciation de la nouveauté, puisque la nouveauté et l'activité inventive sont deux conditions de brevetabilité indépendantes l'une de l'autre. Un effet technique se produisant dans le domaine revendiqué plus limité ne fonde pas la nouveauté d'une plage numérique déjà nouvelle en soi, mais ne fait que confirmer la nouveauté déjà établie de ce domaine numérique plus limité. La question de savoir s'il y a ou non effet technique reste néanmoins une question d'activité inventive (ainsi de nombreuses décisions appliquent cette approche, cf. T 1233/05, T 1131/06, T 230/07, T 913/07, T 2041/09, T 492/10, T 1948/10, T 423/12, T 378/12, T 1404/14 et T 261/15). Ainsi, dans l'affaire T 378/12 relative à la condition (c), selon la chambre le but de la sélection est pertinent pour l'activité inventive mais non la nouveauté. Par conséquent, la plage de valeurs limitée revendiquée remplissant les conditions (a) et (b), la chambre a jugé que l'objet de la revendication 1 était nouveau.