8.1.1 Questions générales tranchées par la Grande Chambre de recours

D'une manière générale, la CBE admet aussi bien les revendications de procédé (ou de méthode) que les revendications d'application. Il relève en principe de l'appréciation du déposant de qualifier une activité soit de procédé d'exécution – comportant une série de démarches – soit d'utilisation ou d'application d'une substance dans un but déterminé pouvant également inclure une série de démarches. Pour la Grande Chambre de recours, les deux types de revendications sont objectivement de même valeur (G 6/83, JO 1985, 67).

Dans les décisions G 2/88 (JO 1990, 93) et G 6/88 (JO 1990, 114), la Grande Chambre de recours a examiné de manière approfondie la question de la nouveauté d'une deuxième application non thérapeutique. Les questions soumises à la Grande Chambre de recours portaient sur les revendications d'utilisation, à savoir les revendications définissant une utilisation de la substance X dans un but précis ou présentant une formulation similaire dont l'unique caractéristique nouvelle réside dans la finalité de l'utilisation. Elles ne faisaient pas référence aux inventions dans le domaine médical, mais étaient de nature générale et concernaient avant tout l'interprétation de l'art. 54(1) et (2) CBE 1973. La brevetabilité d'une deuxième application non thérapeutique d'un produit avait été clairement admise en tant que telle dans la décision G 6/83 (JO 1985, 67) qui traite du problème de la deuxième application thérapeutique d'une substance.

Les revendications d'utilisation dans le domaine non thérapeutique sont recevables et ne sont soumises à aucune condition particulière.

Dans les décisions G 2/88 (JO 1990, 93) et G 6/88 (JO 1990, 114), la Grande Chambre de recours devait répondre à la question de savoir si une revendication portant sur l'utilisation d'une substance dans un but non thérapeutique déterminé est nouvelle, au sens où l'entend l'art. 54 CBE 1973, par rapport à un document antérieur qui divulgue la mise en œuvre de cette même substance dans un but différent, ne relevant pas du domaine médical, la nouveauté de la revendication résidant de ce fait uniquement dans le but dans lequel la substance est utilisée. Le problème spécifique dans ce cas était que l'utilisation connue au préalable de cette substance, bien que déclarée pour un autre but, aurait intrinsèquement compris l'utilisation revendiquée dans la nouvelle application (T 59/87 date: 1988-04-26, JO 1988, 347 ; T 208/88 du 20 juillet 1988 date: 1988-07-20).

La Grande Chambre de recours s'est référée à la décision T 231/85 (JO 1989, 74), dans laquelle la demande portait sur l'utilisation d'un composé en tant que fongicide, tandis que l'état de la technique décrivait le même composé en tant que régulateur de croissance. Tant dans l'invention revendiquée que dans l'état de la technique, les traitements respectifs (aspersion de plantes utiles) étaient administrés de la même façon (le mode de réalisation était donc identique). La chambre avait estimé que l'invention revendiquée était nouvelle, puisque l'enseignement technique divulgué par la demande était différent de celui contenu dans le document cité et que l'utilisation était inconnue jusque-là, même si le mode de réalisation était identique.

Dans les décisions G 2/88 et G 6/88, il a donc été souligné que pour pouvoir être considérée comme nouvelle, l'invention revendiquée doit se distinguer de l'état de la technique par au moins une caractéristique technique essentielle. Donc, lorsqu'il s'agit de décider si une revendication est nouvelle, il est essentiel d'analyser tout d'abord cette revendication afin de déterminer quelles sont les caractéristiques techniques qu'elle comporte. La Grande Chambre de recours a considéré qu'une revendication dont l'énoncé définit clairement la nouvelle utilisation d'une substance connue sera interprétée normalement comme comportant comme caractéristique technique l'obtention d'un nouvel effet technique sous-tendant la nouvelle utilisation. Ainsi, lorsqu'on se trouve en présence d'une telle revendication d'utilisation et qu'il est décrit dans le brevet un effet technique particulier sous-tendant une telle utilisation, l'interprétation correcte de cette revendication nécessiterait que la revendication comporte implicitement comme caractéristique technique une caractéristique d'ordre fonctionnel ; il sera dit, par exemple, que le composé produit réellement l'effet particulier.

La Grande Chambre de recours a donc décidé que dans le cas d'une revendication portant sur une nouvelle utilisation d'un composé connu, cette nouvelle utilisation peut correspondre à l'obtention d'un effet technique qui vient d'être découvert et qui est décrit dans le brevet. Il convient alors de considérer l'obtention de cet effet technique comme étant une caractéristique technique fonctionnelle indiquée dans la revendication (p. ex. l'obtention de cet effet technique dans le contexte particulier). Si cette caractéristique technique n'a pas été rendue accessible au public antérieurement par les moyens indiqués à l'art. 54(2) CBE 1973, l'invention revendiquée est nouvelle, bien qu'en soi cet effet technique ait déjà pu être obtenu intrinsèquement au cours de la mise en œuvre de ce qui a été précédemment rendu accessible au public. Dans les décisions finales T 59/87 date: 1990-08-14 (JO 1991, 561) et T 208/88 date: 1990-02-28 (JO 1992, 22), les inventions d'utilisation qui étaient revendiquées ont été considérées comme nouvelles et inventives.

Dans l'affaire T 1385/15, la chambre a estimé que l'interprétation suivie dans la décision attaquée n'entrait pas dans le champ de la décision G 6/88. Dans la décision G 6/88 elle-même, il est précisé au point 8 des motifs qu'il ne peut être conclu à l'absence de nouveauté que si toutes les caractéristiques techniques combinées dans l'invention revendiquée ont été rendues accessibles au public. En somme, la décision G 6/88 a défini la caractéristique technique fonctionnelle fondant la nouveauté comme une caractéristique qui vise à obtenir un effet technique dans un contexte particulier. Dans la présente espèce, la caractéristique technique fonctionnelle était l'activité antimicrobienne dans le contexte de la désinfection en machine d'objets visée dans la revendication. Cette caractéristique n'était pas divulguée dans l'état de la technique. Une revendication portant sur une autre application non thérapeutique ne peut pas être considérée comme dépourvue de nouveauté si l'effet technique revendiqué de la substance et son usage revendiqué ne sont pas divulgués en tant que combinaison dans l'état de la technique.

Dans l'affaire T 1099/16, la chambre a estimé que pour établir si une revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but précis, reposant sur un effet technique décrit dans le brevet, doit être interprétée comme comportant du fait de cet effet technique une caractéristique technique d'ordre fonctionnel conformément à l'affaire G 2/88, il n'est pas exigé que l'effet technique soit décrit dans le brevet de façon suffisamment et complète pour rendre crédible l'obtention réelle de cet effet technique.