4.3.7 Moyens qui auraient dû être invoqués ou qui n'ont pas été maintenus dans la procédure de première instance – article 12(6), deuxième phrase RPCR
Dans la décision T 205/22, la chambre a souligné que puisque l'opposition avait été rejetée, le titulaire du brevet n'avait aucune raison de présenter des requêtes subsidiaires devant la division d'opposition et qu'une requête présentée au début de la procédure de recours ne pouvait être rejetée au seul motif qu'elle aurait dû être présentée plus tôt (voir T 141/20, T 1758/21 et T 2202/21). Voir aussi T 972/21.
Dans l'affaire T 290/20, le requérant (titulaire du brevet) a déposé une nouvelle requête subsidiaire 5 en réponse aux motifs de recours de l'opposant, dans une tentative de surmonter les objections d'absence d'activité inventive fondées sur un document qui n'avait pas été admis par la division d'opposition, mais pour lequel l'admission avait été de nouveau demandée pendant la procédure de recours. La chambre a souligné que le titulaire n'avait eu aucune raison de déposer une requête correspondante devant la division d'opposition ou avec son mémoire exposant les motifs du recours. Surmonter toute objection fondée sur ce document n'est devenu nécessaire que lorsqu'elle a été de nouveau présentée par l'opposant avec son mémoire exposant les motifs du recours.
De même, dans la décision T 3240/19, la chambre a considéré que l'intimé (titulaire) n'était pas tenu de présenter, pendant la procédure orale en première instance, toute requête surmontant la nouvelle objection en vertu de l'art. 123(2) CBE, soulevée à la date fixée à la règle 116 CBE, car la division d'opposition a jugé que cette objection ne nuisait pas au maintien du brevet sous une forme modifiée selon la requête principale. Voir aussi la décision T 218/20 (résumée ci-dessus).
Dans la décision T 141/20, la chambre a souligné que, selon l'art. 12(6) RPCR, le fait que les requêtes auraient pu être déposées au cours de la procédure d'opposition n'est pas suffisant. Il doit exister une raison au fait que des requêtes "auraient dû être soumis[es]". Or, la chambre n'a pas pu en identifier une, étant donné que la division d'opposition avait clairement indiqué au cours de la procédure qu'elle ne suivait pas l'objection soulevée par l'opposant. La chambre a précisé que l'existence de l'objection dans la procédure n'était pas en soi une raison suffisante. Dans la procédure d'opposition, il ne peut être exigé du titulaire du brevet qu'il traite en principe chaque objection soulevée et chaque permutation d'objections par le dépôt de requêtes subsidiaires. Cela constituerait également une charge indue pour la division d'opposition et les autres parties à la procédure. La décision d'admission de la chambre doit tenir compte de la nécessité (ou non) de présenter la requête dans le cadre de la procédure d'opposition.
Dans l'affaire T 938/20, la requête principale du requérant, déposée en tant que requête subsidiaire 105 peu avant la signification de la citation à la procédure orale devant la chambre, a été considérée comme étant une réaction légitime à l'objection de l'opposant 2 soulevée en vertu de l'art. 83 CBE dans sa réponse au mémoire du recours. Cette objection avait déjà été soulevée dans son acte d'opposition mais n'avait apparemment pas été traitée au stade de la procédure orale devant la division d'opposition (bien qu'elle se serait appliquée dans la même mesure à une requête alors en cause). La chambre a tenu compte du nombre élevé d'objections soulevées par les opposants dans la procédure d'opposition et du fait qu'il n'existait apparemment aucune indication claire qu'une telle requête aurait dû être présentée en plus des nombreuses requêtes présentées devant la division d'opposition, puisque celle-ci a visiblement estimé que cette objection n'était pas critique eu égard aux exigences de l'art. 83 CBE. En conséquence, aucune raison ne permettait de ne pas l'admettre au regard de l'art. 12(6) RPCR.
- T 1865/23
Im Verfahren T 1865/23 hatte die Kammer die Frage zu prüfen, ob der erstmals mit der Beschwerdeerwiderung der Patentinhaberin eingereichte Hilfsantrag 10, der somit als Änderung im Sinne von Art. 12 (4) VOBK angesehen wurde, schon im Einspruchsverfahren hätte eingereicht werden müssen. Die Einsprechenden argumentierten, dies sei der Fall, da die getätigten Änderungen Einwände beträfen, welche schon in der Einspruchsschrift erhoben worden seien. Sie verwiesen in diesem Zusammenhang auf T 1188/16.
Die Kammer teilte die Auffassung der Einsprechenden jedoch nicht. Sie hob hervor, dass die zuständige Kammer in T 1188/16 befand, dass der Hauptantrag schon im Einspruchsverfahren hätte eingereicht werden müssen, da die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung eine unzulässige Änderung bemängelt hatte. Im vorliegenden Fall sei der Sachverhalt jedoch anders..
Die Kammer erläuterte, dass die Einsprechende 1 innerhalb der Einspruchsfrist zwar u.a. bemängelt hatte, dass eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung vorliege. In ihrer Erwiderung darauf hatte die Patentinhaberin dies aber bestritten und die Einspruchsabteilung hatte ihr in ihrer vorläufigen Meinung zugestimmt und diese Ansicht auch in der angefochtenen Entscheidung vertreten. Nach Ansicht der Kammer gab es daher keinen Grund, den Hilfsantrag 10 schon im Einspruchsverfahren einzureichen. Da die Ansprüche 1 und 3 des Hilfsantrags 10 die gemäß Art. 123 (2) EPÜ gegen den Hauptantrag erhobenen Einwände beheben konnten, ließ die Kammer den Hilfsantrag 10 zum Beschwerdeverfahren gemäß Art. 12 (4) VOBK zu.