3. Clarté des revendications
3.3. Indication de toutes les caractéristiques essentielles
Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il convient d'interpréter l'art. 84 CBE comme signifiant non seulement qu'une revendication doit être compréhensible d'un point de vue technique, mais également qu'elle doit définir de façon claire l'objet de l'invention, c'est-à-dire en indiquer toutes les caractéristiques essentielles. Une revendication indépendante doit énoncer explicitement toutes les caractéristiques qui sont nécessaires à la définition de l'invention (G 1/04, JO 2006, 334). Par cela il faut entendre toutes les caractéristiques qui sont nécessaires pour résoudre le problème technique auquel se rapporte la demande ; voir sur ce point T 32/82, JO 1984, 354 et T 115/83, confirmées entre autres par les décisions T 269/87 ; T 622/90 ; T 409/91, JO 1994, 653 ; T 694/92, JO 1997, 408 ; T 1055/92, JO 1995, 214 ; T 61/94 ; T 488/96 ; T 203/98 ; T 260/01 ; T 813/03 ; T 1540/12 ; T 2427/13 ; T 1180/14 ; T 30/16 ; T 2291/15 ; T 874/16 et T 110/21. À cet égard, l'indication de toutes les caractéristiques essentielles est considérée soit comme une condition préalable à l'exigence de clarté.
Dans l'affaire T 1957/14, la chambre n'a pas été convaincue par l'argument du requérant selon lequel la matière déposée servait de substitut à la description d'une séquence, c'est-à-dire de solution de remplacement à des informations structurelles. Selon la chambre, le fait de s'appuyer sur une matière déposée issue d'une lignée autofécondée pour la définition des caractéristiques essentielles de l'invention, et de demander à ce qu'elle soit analysée pour identifier les allèles pertinents, contrevenait au principe selon lequel, en général, la signification d'une revendication, notamment de ses caractéristiques essentielles, doit ressortir clairement, pour la personne du métier, du seul libellé de la revendication.
Parmi les caractéristiques essentielles doivent notamment figurer les caractéristiques par lesquelles l'invention se distingue de l'état de la technique (T 1055/92, T 813/03). S'agissant de la délimitation entre caractéristiques essentielles et caractéristiques non essentielles, voir en outre T 61/94, T 203/98, T 141/00, T 260/01, T 1573/12, T 2131/12 et T 21/16.
La question de savoir si une caractéristique suivant l'expression "en particulier" doit être considérée comme facultative dépend du contexte spécifique (T 260/10). Dans la décision T 2035/16, la chambre a noté que l'expression "en particulier" pouvait être interprétée de deux manières différentes : comme signifiant une possibilité comme dans la décisionT 1882/12 ou comme signifiant "essentielle" ou "avant tout" comme dans la décision T 260/10. Cette ambiguïté de l'expression "en particulier" a été considérée comme un manque de clarté par l'opposant. La chambre a toutefois pris en considération la description et conclu qu'il était clair que le terme "en particulier le rayonnement proche infrarouge" dans la revendication 1 n'était pas une caractéristique essentielle mais une caractéristique facultative et que la revendication était donc claire.
Dans l'affaire T 888/07, la chambre a estimé que si le texte d'une revendication indépendante donne à conclure que le problème posé par l'invention peut être résolu en faisant l'impasse sur une étape, alors que la description présente cette caractéristique comme indispensable et nécessaire à une solution susceptible d'être mise en œuvre, cette caractéristique doit être considérée comme une caractéristique essentielle de l'invention. Une revendication indépendante dépourvue de cette caractéristique n'est donc pas claire et elle ne se fonde pas non plus sur la description. Voir aussi le présent chapitre, II.A.5.
Dans l'affaire T 809/12, la chambre a indiqué que, si une revendication indépendante contient une caractéristique définie par un résultat à atteindre qui correspond pour l'essentiel au problème à la base de la demande, les caractéristiques restantes de la revendication doivent, pour qu'il soit satisfait aux exigences de l'art. 84 CBE 1973, couvrir toutes les caractéristiques essentielles qui sont nécessaires à l'obtention de ce résultat. Voir aussi T 2427/13 et T 1034/20.
Dans l'affaire T 818/03, la chambre a estimé qu'une revendication relative à une méthode qui n'énonce pas avec suffisamment de clarté les étapes permettant d'obtenir un résultat particulier, pouvait néanmoins être tenue pour claire si le résultat à atteindre était clairement défini. Une revendication définissant une méthode d'obtention d'un résultat dont la définition est pour le moins obscure pouvait elle aussi être considérée comme claire si les étapes nécessaires à l'obtention du résultat étaient définies avec suffisamment de clarté. Cependant, force est de constater l'absence de clarté d'une revendication qui, comme en l'espèce, n'expose pas avec suffisamment de clarté et les paramètres requis de la méthode et les aspects caractéristiques pertinents du résultat.
Dans l'affaire T 2001/12, la chambre a estimé que, si un doute apparaît quant à la capacité de l'invention revendiquée de résoudre le problème défini dans la demande, étant donné que la revendication ne précise pas quelles caractéristiques divulguées dans la demande apportent la solution au problème, la description et les revendications ne concordent pas eu égard à la définition de l'invention et une objection au titre de l'art. 84 CBE 1973 peut être valablement soulevée au motif que les revendications ne contiennent pas toutes les caractéristiques essentielles qui sont nécessaires à la définition de l'invention (voir aussi le chapitre II.C.6. "Exécution de l'invention"). Voir aussi T 1180/14.
Dans la décision T 1055/92, la chambre a déclaré qu'une revendication ayant pour fonction première de fixer l'étendue de la protection demandée pour une invention, il n'est pas toujours nécessaire qu'une revendication définisse en détail des caractéristiques ou des étapes techniques. Il convient de distinguer clairement entre cette fonction dévolue aux revendications et les conditions exigées en ce qui concerne l'exposé de l'invention dans la demande de brevet européen, qui doit être tel qu'une personne du métier puisse exécuter l'invention. Aux termes de l'art. 83 CBE 1973, c'est dans la demande de brevet européen, et non dans une revendication isolée en tant que telle, que l'invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète. Une revendication doit indiquer les caractéristiques essentielles de l'invention ; parmi les caractéristiques essentielles doivent notamment figurer les caractéristiques par lesquelles l'invention se distingue de l'état de la technique le plus proche. Voir aussi T 61/94.
L'affaire G 1/04 (JO 2006, 334) a pour objet les méthodes de diagnostic. La Grande Chambre de recours a constaté qu'une méthode de diagnostic au sens de l'art. 52(4) CBE 1973 comporte forcément des étapes multiples. Si le diagnostic, en tant que phase de décision déductive en médecine humaine ou vétérinaire, représente une activité purement intellectuelle, la caractéristique relative au diagnostic à finalité curative, et les caractéristiques relatives aux étapes précédentes, dont l'exécution est nécessaire à l'établissement d'un diagnostic, constituent les caractéristiques essentielles d'une méthode de diagnostic au sens de l'art. 52(4) CBE 1973. Ainsi, pour satisfaire aux exigences de l'art. 84 CBE 1973, une revendication indépendante relative à une telle méthode doit comprendre ces caractéristiques. La Grande Chambre de recours a ajouté que bien que les caractéristiques essentielles soient dans l'ensemble de nature technique, une caractéristique non technique, considérée comme fondamentale pour définir l'invention, doit être également incluse dans la revendication indépendante, en tant que caractéristique essentielle. Ainsi, bien que le diagnostic stricto sensu constitue une activité purement intellectuelle, sauf s'il est établi par un dispositif, la caractéristique qui le concerne revêt un caractère tellement essentiel qu'elle doit être incluse dans la revendication indépendante. Voir aussi le chapitre I.B.4.6.1c) "Clarté d'une revendication relative à une méthode de diagnostic".
La décision G 1/07 (JO 2011, 134) porte sur les méthodes chirurgicales. La Grande Chambre de recours, se référant à la décision G 1/04, a déclaré qu'une revendication devait énoncer explicitement toutes les caractéristiques essentielles et être claire. Sous l'angle de l'art. 84 CBE, pour savoir si une étape chirurgicale ou une étape qui comprend une composante chirurgicale exclue de la brevetabilité peut être omise via une formulation positive du type "préalablement administré(e)" ou simplement en ne la mentionnant pas dans la revendication, il faut déterminer si l'invention est entièrement et complètement définie par les caractéristiques de la revendication une fois celle-ci dépouillée de ladite étape. Voir aussi le chapitre I.B.4.4.4c) "Étape chirurgicale faisant partie d'une méthode revendiquée, ou ne constituant qu'une étape préparatoire ?".
Dans l'affaire T 2102/12, la demande se rapportait à un système robotique médical permettant de déplacer par robot un outil placé sur un bras articulé en réponse à la manipulation par le chirurgien d'une unité de saisie. La chambre, se référant à la décision G 1/07, a estimé que le fait de revendiquer la mesure du mouvement de l'outil "sans revendiquer" le mouvement lui-même rendait la revendication peu claire eu égard à l'art. 84 CBE. La méthode revendiquée, composée d'étapes étroitement imbriquées, certaines de nature non chirurgicale ("revendiquées") et d'autres de nature chirurgicale ("non revendiquées"), n'était pas comparable à celle qui avait donné lieu à la décision T 836/08.
Dans l'affaire T 923/08, la chambre a statué comme suit : si un procédé ayant pour objet de mesurer des valeurs sur le corps humain ou animal implique obligatoirement une étape chirurgicale consistant à fixer sur le corps humain ou animal un élément de mesure indispensable à l'exécution du procédé, cette étape doit être considérée comme une caractéristique essentielle du procédé, et inhérente à celui-ci, même lorsqu'aucune caractéristique de procédé se rapportant explicitement à cette étape ne figure dans la revendication. Un tel procédé est exclu de la brevetabilité en vertu de l'art. 53c) CBE. L'exclusion d'une telle étape chirurgicale, que ce soit à l'aide d'une formulation selon laquelle l'élément de mesure fixé par voie chirurgicale était déjà disposé sur le corps avant le début du procédé, ou sur la base d'un disclaimer, est contraire à l'art. 84 CBE 1973 car une revendication de procédé ainsi rédigée ne contiendrait pas toutes les caractéristiques essentielles de l'invention revendiquée.
- T 0602/24
In T 602/24 merkte die Kammer an, dass dem Begriff "wesentliche Merkmale" in der Rechtsprechung keine einheitliche Bedeutung beigemessen wird. Dies liege nicht nur an der Anwendung unterschiedlicher Rechtsgrundlagen für ein solches Erfordernis (Deutlichkeit des Anspruchs oder Stützung durch die Beschreibung), sondern auch an den unterschiedlichen Kriterien, anhand derer das Fehlen "wesentlicher Merkmale" geprüft werde (s. RBK, 10. Aufl. 2022, II.A.3.2., II.A.5.1.). Die Kammer fügte hinzu, dass diese uneinheitliche Handhabung durch die Rechtsprechungsanalyse in T 56/21 im Zusammenhang mit der Frage, ob Art. 84 und R. 43 EPÜ eine Rechtsgrundlage für eine obligatorische Anpassung der Beschreibung an Ansprüche liefern, veranschaulicht wurde.
Die Kammer führte aus, dass in der Rechtsprechung Einigkeit darüber besteht, dass die Prüfung der "wesentlichen Merkmale" angesichts des Erfordernisses, dass die Ansprüche durch die Beschreibung gestützt sein müssen, einen formalen Aspekt beinhaltet, insoweit als zu prüfen ist, ob das, was in den Ansprüchen definiert ist, auch in der Beschreibung zu finden ist. Darüber hinaus würden aber in vielen der im Abschnitt II.A.5.1 der Publikation RBK zitierten Entscheidungen bei der Prüfung dieses Erfordernisses materiellrechtliche Aspekte berücksichtigt. Die Prüfung dieser weiteren Aspekte gehe teilweise auf die Entscheidung T 409/91 zurück (Nr. 2 und 3.5 der Gründe). In diesem Zusammenhang verwies die Kammer desweiteren auf T 939/92 und T 1055/92 sowie auf die Entscheidungen im dritten Absatz des Teils II.A.5.1 der RBK.
Die Kammer stellte fest, dass im vorliegenden Fall die Zurückweisung des Hauptanspruchs durch die Prüfungsabteilung wegen fehlender wesentlicher Merkmale unter Bezugnahme auf Art. 84 EPÜ nicht auf einer fehlenden formalen Stütze des Anspruchs 1 durch die Beschreibung, sondern offensichtlich auf einer unzureichenden Offenbarung seines Gegenstands im Sinne des Art. 83 EPÜ beruhte. Ein solcher Einwand auf der Grundlage von Art. 84 EPÜ sei aber für die Kammer im Lichte des Zwecks der R. 43 EPÜ nicht haltbar. Außerdem sei eine solche Zurückweisung nicht im Einklang mit den "Travaux préparatoires" zum EPÜ 1973 und zum EPÜ 2000, wie aus T 1020/03 und G 3/14 hervorgehe.
Unter Berücksichtigung des Titels der R. 43 EPÜ, wonach diese die Form und den Inhalt der Patentansprüche festlegt, sowie der formalen Anforderungen für Ansprüche in R. 43 (1) bis (2) und (4) bis (7) EPÜ war der Kammer nicht ersichtlich, warum der Wortlaut des ersten Teils der R. 43 (3) EPÜ, wonach die unabhängigen Patentansprüche die wesentlichen Merkmale der Erfindung wiedergeben, im Gegensatz zu allen anderen Bestimmungen der R. 43 EPÜ Erfordernisse definieren sollte, die über die Form und den Inhalt der Ansprüche hinausgehen.
Da außerdem die Patentansprüche nach Art. 84 EPÜ den Gegenstand des Schutzbegehrens definieren ("the matter for which protection is sought"; "l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée"), d.h. den vom Anmelder formulierten Gegenstand, für den ein europäisches Patent beantragt wird, müssen der Kammer zufolge die wesentlichen Merkmale der Erfindung im Sinne von R. 43 (3) EPÜ diejenigen sein, die der Anmelder als wesentlich für den beantragten Patentschutz ansieht, und nicht diejenigen, die die Prüfungsabteilung als ausreichend erachtet, um materiellrechtliche Erfordernisse zu erfüllen.
Die Kammer kam daher zu dem Schluss, dass die Zurückweisung durch die Prüfungsabteilung unter Bezugnahme auf Art. 84 EPÜ mit der Begründung, dass Anspruch 1 nicht alle wesentliche Merkmale in Bezug auf das Erreichen einer Glasübergangstemperatur (Tg) von mehr als 60°C für die vernetzte Zusammensetzung enthielt, nicht überzeugend war.