5. Fondement des revendications sur la description

In T 697/22 the board agreed with the appellant-opponent that there was an inconsistency between claim 1 of auxiliary request 1E, which required that a specific feature was mandatory, and the amended description as filed during the oral proceedings before the opposition division, according to which said feature was optional.

According to the board, if this inconsistency was considered to be in contravention of the requirement in Art. 84 EPC that the claims must be supported by the description, or any other requirement of the EPC, the request based on the claims of auxiliary request 1E and the description as amended during the oral proceedings before the opposition division was not allowable. Otherwise, it would be allowable..

The board analysed the case law relating to the requirement to adapt the description to amended claims, and concluded that there are two diverging lines of case law. The first line of case law is followed in most of the cases studied and is referred to in numerous decisions as the established line of case law, see e.g. T 1024/18 and T 438/22. The common underlying principle is that there is a legal basis that requires the description to be consistent with the amended claims. Under this line of case law, the applicant or proprietor is or should be invited to amend the description so that any inconsistency caused by the amendment of the claims is removed. The removal of an inconsistency may, for example, take the form of a deletion of subject-matter or an insertion of an additional statement in the description. The decisions that follow the first line of case law cite as a legal basis parts of the EPC or its Implementing Regulations, but there is no consensus on one precise legal basis..

Regarding the second line of case law, the board noted that a few recent decisions (T 56/21, T 1444/20, T 1989/18 and T 2194/19) are clearly divergent from the first line of case law. In these decisions, which were all taken in examination-appeal proceedings, it was decided that there is no legal basis for the refusal of a patent application if there is an inconsistency between any amended claims and the description caused by the claim amendment.

The board noted that the divergence in the case law concerns both whether it is necessary to adapt the description to the amended claims (to be answered in the positive in the first line or in the negative in the second line of case law) and, if it is to be answered in the positive, what the legal basis is. Therefore, to ensure uniform application of the law, the board referred the following questions to the Enlarged Board (referral pending under G 1/25 – "Hydroponics").

1. If the claims of a European patent are amended during opposition proceedings or opposition-appeal proceedings, and the amendment introduces an inconsistency between the amended claims and the description of the patent, is it necessary, to comply with the requirements of the EPC, to adapt the description to the amended claims so as to remove the inconsistency.

2. If the first question is answered in the affirmative, which requirement(s) of the EPC necessitate(s) such an adaptation.

3. Would the answer to questions 1 and 2 be different if the claims of a European patent application are amended during examination proceedings or examination-appeal proceedings, and the amendment introduces an inconsistency between the amended claims and the description of the patent application?

In T 2328/22 bestätigte die Kammer die Zulassung der angepassten Beschreibung ins Einspruchsverfahren. Die Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung erfolgte unter Anwendung der korrekten Kriterien, widersprach nicht dem Grundsatz eines fairen Verfahrens und verletzte nicht das rechtliche Gehör der Einsprechenden.

Zum Umfang der Anpassung der Beschreibung hatte die Beschwerdeführerin (Einsprechende 2) argumentiert, dass – entgegen der Ansicht der Einspruchsabteilung – die Beschreibung nicht nur mit Blick auf geänderte Merkmale der Ansprüche, sondern auch hinsichtlich bereits in der B1-Schrift vorhandener und im Einspruch bemängelter Widersprüche anzupassen sei. Merkmal c war daher nicht von der Beschreibung gestützt.

Die Kammer gab an, dass es sich bei dem Einwand bezüglich Merkmal c tatsächlich um einen Klarheitseinwand zu einem erteilten Merkmal gegenüber einem erteilten Beschreibungswortlaut handelte. Klarheit ist jedoch kein Einspruchsgrund (Art. 100 EPÜ) und konnte somit zu diesem Zeitpunkt nicht mehr beanstandet werden. Entsprechend besagten die Richtlinien H-IV, 4.3, dass die "in das Patent aufgenommenen Änderungen" zu prüfen seien. Hier gab es jedoch keine Änderungen.

Die Beschwerdeführerin bezog sich auf T 121/20, wonach ein erteilter Anspruchswortlaut von der Kammer als widersprüchlich zur Beschreibung beanstandet worden war. Die Entscheidung G 3/14 sei hier nicht anwendbar, da sie sich auf Klarheit in den Ansprüchen, nicht auf die Beschreibung beziehe.

Der Kammer zufolge, fand G 3/14 jedoch dahingehend Anwendung, dass für die erteilte Fassung eines Patents in seiner Gesamtheit davon auszugehen sei, dass die Erfordernisse des Art. 84 EPÜ erfüllt sind, d.h. auch die Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung gegeben ist. Folglich war der Einspruchsabteilung zuzustimmen, dass der vorgebrachte Klarheitseinwand zum Merkmal c nicht zu berücksichtigen war. Zur T 121/20 wurde angemerkt, dass darin gar nicht über die einzelnen, erforderlichen Anpassungen der Beschreibung entschieden, sondern zu deren Durchführung zurückverwiesen wurde. Die Entscheidung T 121/20 hielt nur fest, dass der Leser nicht mit "widersprüchliche Informationen" konfrontiert werden sollte.

Wie bei Merkmal c, betraf der Einwand der Beschwerdeführerin hinsichtlich Merkmale l und m erteilte Merkmale sowie einen erteilten Wortlaut der Beschreibung. Da Art. 84 EPÜ kein Einspruchsgrund ist, schlussfolgerte die Kammer, dass dieser Einwand unzulässig war.

Dem Antrag der Beschwerdeführerin Fragen betreffend u.a. die Notwendigkeit zur Anpassung der Beschreibung der Große Beschwerdekammer vorzulegen, gab die Beschwerdekammer nicht statt.

In T 602/24 merkte die Kammer an, dass dem Begriff "wesentliche Merkmale" in der Rechtsprechung keine einheitliche Bedeutung beigemessen wird. Dies liege nicht nur an der Anwendung unterschiedlicher Rechtsgrundlagen für ein solches Erfordernis (Deutlichkeit des Anspruchs oder Stützung durch die Beschreibung), sondern auch an den unterschiedlichen Kriterien, anhand derer das Fehlen "wesentlicher Merkmale" geprüft werde (s. RBK, 10. Aufl. 2022, II.A.3.2., II.A.5.1.). Die Kammer fügte hinzu, dass diese uneinheitliche Handhabung durch die Rechtsprechungsanalyse in T 56/21 im Zusammenhang mit der Frage, ob Art. 84 und R. 43 EPÜ eine Rechtsgrundlage für eine obligatorische Anpassung der Beschreibung an Ansprüche liefern, veranschaulicht wurde.

Die Kammer führte aus, dass in der Rechtsprechung Einigkeit darüber besteht, dass die Prüfung der "wesentlichen Merkmale" angesichts des Erfordernisses, dass die Ansprüche durch die Beschreibung gestützt sein müssen, einen formalen Aspekt beinhaltet, insoweit als zu prüfen ist, ob das, was in den Ansprüchen definiert ist, auch in der Beschreibung zu finden ist. Darüber hinaus würden aber in vielen der im Abschnitt II.A.5.1 der Publikation RBK zitierten Entscheidungen bei der Prüfung dieses Erfordernisses materiellrechtliche Aspekte berücksichtigt. Die Prüfung dieser weiteren Aspekte gehe teilweise auf die Entscheidung T 409/91 zurück (Nr. 2 und 3.5 der Gründe). In diesem Zusammenhang verwies die Kammer desweiteren auf T 939/92 und T 1055/92 sowie auf die Entscheidungen im dritten Absatz des Teils II.A.5.1 der RBK.

Die Kammer stellte fest, dass im vorliegenden Fall die Zurückweisung des Hauptanspruchs durch die Prüfungsabteilung wegen fehlender wesentlicher Merkmale unter Bezugnahme auf Art. 84 EPÜ nicht auf einer fehlenden formalen Stütze des Anspruchs 1 durch die Beschreibung, sondern offensichtlich auf einer unzureichenden Offenbarung seines Gegenstands im Sinne des Art. 83 EPÜ beruhte. Ein solcher Einwand auf der Grundlage von Art. 84 EPÜ sei aber für die Kammer im Lichte des Zwecks der R. 43 EPÜ nicht haltbar. Außerdem sei eine solche Zurückweisung nicht im Einklang mit den "Travaux préparatoires" zum EPÜ 1973 und zum EPÜ 2000, wie aus T 1020/03 und G 3/14 hervorgehe.

Unter Berücksichtigung des Titels der R. 43 EPÜ, wonach diese die Form und den Inhalt der Patentansprüche festlegt, sowie der formalen Anforderungen für Ansprüche in R. 43 (1) bis (2) und (4) bis (7) EPÜ war der Kammer nicht ersichtlich, warum der Wortlaut des ersten Teils der R. 43 (3) EPÜ, wonach die unabhängigen Patentansprüche die wesentlichen Merkmale der Erfindung wiedergeben, im Gegensatz zu allen anderen Bestimmungen der R. 43 EPÜ Erfordernisse definieren sollte, die über die Form und den Inhalt der Ansprüche hinausgehen.

Da außerdem die Patentansprüche nach Art. 84 EPÜ den Gegenstand des Schutzbegehrens definieren ("the matter for which protection is sought"; "l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée"), d.h. den vom Anmelder formulierten Gegenstand, für den ein europäisches Patent beantragt wird, müssen der Kammer zufolge die wesentlichen Merkmale der Erfindung im Sinne von R. 43 (3) EPÜ diejenigen sein, die der Anmelder als wesentlich für den beantragten Patentschutz ansieht, und nicht diejenigen, die die Prüfungsabteilung als ausreichend erachtet, um materiellrechtliche Erfordernisse zu erfüllen.

Die Kammer kam daher zu dem Schluss, dass die Zurückweisung durch die Prüfungsabteilung unter Bezugnahme auf Art. 84 EPÜ mit der Begründung, dass Anspruch 1 nicht alle wesentliche Merkmale in Bezug auf das Erreichen einer Glasübergangstemperatur (Tg) von mehr als 60°C für die vernetzte Zusammensetzung enthielt, nicht überzeugend war.