4.3.7 Moyens qui auraient dû être invoqués ou qui n'ont pas été maintenus dans la procédure de première instance – article 12(6), deuxième phrase RPCR
Dans plusieurs décisions, les chambres ont décidé de ne pas admettre des moyens portant sur des objections soulevées au cours de la procédure d'opposition au motif que le titulaire avait eu amplement l'occasion de répondre à ces objections (voir T 825/20 et T 1326/21, résumées ci-dessous, et T 847/20, résumée dans le chapitre V.A.4.3.7d) ci-dessus). En revanche, dans d'autres décisions, les chambres ont jugé légitime qu'un titulaire de brevet confronté à de nombreuses objections d'ajout d'éléments ne présente pas des requêtes subsidiaires portant sur chacune des combinaisons possibles de modifications individuelles, lesdites modifications ayant déjà été présentées à la division d'opposition (T 1311/21, T 1928/22). Voir également les décisions dans le chapitre V.A.4.3.7c), en particulier la décision T 141/20, dans laquelle la chambre a souligné qu'il faut non seulement une possibilité, mais aussi une raison de présenter des requêtes subsidiaires.
Dans la décision T 825/20, quatre requêtes subsidiaires déposées pour la première fois avec les motifs du recours visaient à surmonter l'objection d'absence d'activité inventive de la division d'opposition à l'encontre de la requête principale. Cependant, dans son opinion provisoire, la division d'opposition avait déjà attiré l'attention des parties sur cette question. Il avait été donné au requérant la possibilité de répondre, ce qu'il a en effet fait en déposant plusieurs nouvelles requêtes subsidiaires, mais pas celles déposées dans la procédure de recours. La chambre a conclu que ces dernières auraient pu et dû être déposées pendant la procédure d'opposition de première instance. Voir, dans le même ordre d'idées, l'affaire T 1820/22.
Un contre-exemple est donné par l'affaire T 487/20 dans laquelle le titulaire du brevet selon l'avis de la chambre n'était pas tenu de répondre immédiatement pendant la procédure orale. Dans cette affaire, la division d'opposition avait formulé une opinion provisoire selon laquelle les objections de l'opposant en vertu de l'art. 100c) CBE n'étaient pas convaincantes et les arguments traités par la requête subsidiaire II présentée avec le mémoire exposant les motifs du recours n'avaient été discutés que brièvement pendant la procédure orale.
Dans la décision T 1326/21, le requérant (titulaire du brevet) a expliqué que la requête principale qui traitait seulement deux des trois objections en vertu de l'art. 100c) CBE discutées pendant la procédure orale devant la première instance, n'aurait pas pu être présentée à ce moment-là, car la division d'opposition était parvenue à la conclusion que les trois objections étaient toutes justifiées ; une telle requête n'aurait pas été admise. Cependant, la chambre a souligné que les objections pertinentes avaient été soulevées et justifiées dès l'acte d'opposition et que la division d'opposition avait émis une opinion provisoire sur les trois objections en annexe à la citation. Le requérant avait donc eu largement l'occasion de déposer des requêtes traitant des objections susmentionnées. En conséquence, le requérant avait délibérément choisi de ne pas déposer au stade de la procédure d'opposition des modifications visant à surmonter les objections en vertu de l'art. 100c) CBE, mais de répondre seulement avec des arguments.
En revanche, dans l'affaire T 1311/21, la chambre a estimé que, lorsque la division d'opposition a statué simultanément sur plusieurs objections d'ajout d'éléments, ce qui a conduit à la présentation d'une unique requête modifiée répondant à toutes les objections soulevées lors de la procédure de première instance, l'art. 12(6) RPCR n'empêche pas la chambre d'admettre une nouvelle requête qui ne répond qu'à certaines de ces objections. Dans le même ordre d'idées, voir l'affaire T 1928/22 (qui traite d'une situation où de nombreuses objections d'ajout d'éléments avaient été soulevées lors de la procédure d'opposition et avaient chacune été surmontées, mais pas dans toutes les combinaisons possibles). Voir aussi l'affaire T 849/22 (résumée au chapitre V.A.4.3.7b), concernant une objection soulevée au titre de la règle 80 CBE et une objection erronée de défaut de nouveauté).
- T 1125/23
Im Verfahren T 1125/23 wurde der Hauptantrag der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) unstrittig erstmals mit der Beschwerdebegründung vorgelegt. Er unterschied sich von den Ansprüchen des erteilten Patents lediglich in der Streichung des abhängigen Anspruchs 4. Die Beschwerdegegnerin beantragte, den Hauptantrag nach Art. 12 (6) VOBK nicht im Beschwerdeverfahren zuzulassen..
Die Beschwerdeführerin trug vor, durch die Streichung des Anspruchs 4 werde der einzige Einwand, auf dem die angefochtene Entscheidung hinsichtlich des Patents in der erteilten Fassung beruhe, ausgeräumt. Wie von der Kammer festgestellt, war allerdings unstreitig, dass der Einwand der mangelnden Ausführbarkeit gegen den Anspruch 4 des erteilten Patents, auf dem die angefochtene Entscheidung hinsichtlich des Patents in der erteilten Fassung beruhte, bereits in der Einspruchsschrift erhoben worden. Die Einspruchsabteilung befand diesen Einwand in ihrer der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung vorläufig für überzeugend. Die dort angeführten Gründe übernahm die Einspruchsabteilung auch in der angefochtenen Entscheidung als tragende Gründe. Sie ging lediglich ergänzend auf Gegenargumente der Beschwerdeführerin ein, ohne dass dies aber nach Ansicht der Kammer zu einer Änderung der Argumentation der Einspruchsabteilung in ihrer Mitteilung geführt hätte. Daher bestand nach Auffassung der Kammer bereits im Hinblick auf diese Mitteilung Veranlassung, den vorliegenden Hauptantrag einzureichen. Dies werde auch durch die Tatsache unterstrichen, dass die Patentinhaberin zu diesem Zeitpunkt Hilfsanträge einreichte, die sich von vorherigen Hilfsanträgen nur dadurch unterschieden, dass Anspruch 4 gestrichen war. Der vorliegende Hauptantrag wäre daher bereits im Einspruchsverfahren vorzubringen gewesen.
Zudem befand die Kammer, dass die Streichung zu einer völligen Neugewichtung des Verfahrensgegenstandes führen, den faktischen und rechtlichen Rahmen ändern und eine neue Diskussion hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit erforderlich machen würde. Die Kriterien der Komplexität und der Verfahrensökonomie (Art. 12 (4) VOBK) sprachen daher nach Ansicht der Kammer gegen eine Zulassung des Hauptantrags im Beschwerdeverfahren. Die Kammer entschied daher, den Hauptantrag der Beschwerdeführerin gemäß Art. 12 (6) VOBK nicht im Beschwerdeverfahren zuzulassen.