G 0007/93 (Verspätet beantragte Änderungen) 13-05-1994

1. Hintergrund zu der vorgelegten Frage 1: Zusammenfassung des maßgeblichen Verfahrensablaufs

Bevor die Prüfungsabteilung die Erteilung eines europäischen Patents beschließt, "teilt sie dem Anmelder" nach Regel 51 (4) EPÜ "mit, in welcher Fassung sie das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt, und fordert ihn auf, ... sein Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung zu erklären". Wird innerhalb der maßgeblichen Frist keine solche Einverständniserklärung eingereicht, so wird die Anmeldung nach Regel 51 (5) EPÜ zurückgewiesen.

Nachdem der Anmelder die mitgeteilte Fassung gebilligt hat, fordert ihn die Prüfungsabteilung nach Regel 51 (6) EPÜ auf, innerhalb einer von ihr bestimmten Frist, die zwischen 2 und 3 Monate betragen kann, "die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr zu entrichten sowie eine Übersetzung der Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des Europäischen Patentamts einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind". Etwaige noch nicht entrichtete Anspruchsgebühren sind ebenfalls innerhalb dieser Frist zu zahlen (R. 51 (7) EPÜ).

Nach Artikel 97 (2) EPÜ beschließt die Prüfungsabteilung die Erteilung des europäischen Patents, sofern feststeht, daß der Anmelder mit der Fassung, in der die Prüfungsabteilung das Patent zu erteilen beabsichtigt, einverstanden ist, die Erteilungs- und die Druckkostengebühr innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet und die bereits fälligen Jahresgebühren und Zuschlagsgebühren gezahlt worden sind. Die Entscheidung über die Erteilung des Patents wird erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden ist (Art. 97 (4) EPÜ). Gleichzeitig mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung hat das EPA eine Patentschrift herauszugeben, in der die Beschreibung, die Patentansprüche und gegebenenfalls die Zeichnungen enthalten sind (Art. 98 EPÜ).

2. Frage 1

2.1 Die vorlegende Beschwerdekammer hat zu bedenken gegeben, daß Artikel 113 (2) EPÜ auf dem im Zivilprozeß geltenden Recht der Parteien gründe, den Umfang des Streitgegenstands selbst zu bestimmen. Nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer leiten sich aus dieser Bestimmung des EPÜ keinerlei Rechte des Anmelders ab, die das EPA in irgendeiner Weise verpflichten würden, einen vom Anmelder gestellten Änderungsantrag zu berücksichtigen. Die Bestimmung besagt lediglich, daß das EPA der Prüfung einer Anmeldung und der Entscheidung darüber keine andere Fassung zugrunde legen darf als die "vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung".

Die Beantwortung der Frage, ob eine nach Regel 51 (4) EPÜ abgegebene Einverständniserklärung bindend wird, sobald eine Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ ergangen ist, hängt vielmehr von der richtigen Auslegung des Artikels 123 (1) EPÜ in Verbindung mit der Regel 86 (3) EPÜ ab. Dabei ist insbesondere der letzte Satz dieser Regel ("Weitere Änderungen können nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden.") zu beachten.

Diese Voraussetzung für eine Änderung gilt so lange, wie die Prüfungsabteilung für die Anmeldung zuständig ist, also bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach Artikel 97 (2) EPÜ die Erteilung des europäischen Patents beschließt. Sie gilt insbesondere auch unter den in der vorgelegten Rechtsfrage angesprochenen Umständen, d. h. nach Erlaß einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ. Somit kann die Prüfungsabteilung kraft ihrer rechtlichen Befugnisse auch nach Erhalt der Einverständniserklärung des Anmelders mit der nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung und auch noch nach Erlaß der Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ nach eigenem Ermessen über die Zulassung einer Änderung der Anmeldung befinden, solange noch kein Erteilungsbeschluß ergangen ist.

Weder das Einverständnis des Anmelders mit der mitgeteilten Fassung noch der Erlaß einer Mitteilung des EPA nach Regel 51 (6) EPÜ "binden" den Anmelder oder das EPA im eigentlichen Sinne des Wortes, d. h. in der Weise, daß jede spätere Änderung der Anmeldung von vornherein ausgeschlossen wäre. Entgegen der Rechtsauffassung, die der Präsident in seiner Stellungnahme vor der Großen Beschwerdekammer vertreten hat, liegt es vor Erlaß eines Erteilungsbeschlusses im Ermessen der Prüfungsabteilung, Änderungen auf Antrag des Anmelders oder von sich aus vorzunehmen.

Die Große Beschwerdekammer kann sich daher der in der Entscheidung T 675/90 vertretenen und später in der (unveröffentlichten) Entscheidung T 860/91 bestätigten und weiterentwickelten Auslegung dieser Bestimmungen der Regel 51 EPÜ nicht anschließen, wonach durch die am 1. Juni 1991 in Kraft getretenen Änderungen der Regel 51 EPÜ (ABl. EPA 1991, 4) der in Regel 86 (3) EPÜ vorgesehene Ermessensspielraum für die Zulassung von Änderungen ab Erlaß einer Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ eingeschränkt werde.

2.2 Wie die Prüfungsabteilung ihr Ermessen bei der Zulassung von Änderungen ausübt, muß sich, allgemein gesprochen, nach den Umständen des jeweiligen Einzelfalls und danach richten, in welchem Stadium des Erteilungsverfahrens sich die Anmeldung befindet.

Aus dem Wortlaut der Bestimmungen der Regel 51 (4) bis (6) EPÜ geht klar hervor, daß der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ der Zweck zugrunde liegt, das Erteilungsverfahren auf der Grundlage der zuvor mitgeteilten und gebilligten Fassung der Anmeldung zum Abschluß zu bringen. Insofern muß die Prüfungsabteilung, wenngleich die Zulassung von Änderungen auch in diesem Stadium des Erteilungsverfahrens noch in ihrem Ermessen liegt, bei der Ausübung dieses Ermessens dem tieferen Zweck der Bestimmung Rechnung tragen.

2.3 Die in Regel 86 (3) EPÜ verwendete Formulierung "Weitere Änderungen können nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden" bedeutet lediglich, daß die Prüfungsabteilung einem vom Anmelder gestellten Änderungsantrag stattgeben oder ihn ablehnen kann. Da die Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ, wie bereits unter Nummer 2.2 angesprochen, darauf abzielt, das Erteilungsverfahren auf der Grundlage der gebilligten Fassung abzuschließen, sollte aber ein Änderungsantrag, den die Prüfungsabteilung nach dieser Mitteilung erhält, anders beurteilt werden als ein ähnlicher Antrag, der in einem wesentlich früheren Stadium des gesamten Prüfungsverfahrens und insbesondere vor der Einverständniserklärung des Anmelders mit einer ihm mitgeteilten Fassung der Anmeldung eingeht. Der spätere Antrag sollte im Kontext des dann schon sehr weit fortgeschrittenen Erteilungsverfahrens und unter dem Aspekt gesehen werden, daß die Prüfungsabteilung ihre Sachprüfung der Anmeldung bereits abgeschlossen und der Anmelder zuvor mindestens eine Gelegenheit zur Änderung der Anmeldung erhalten hat. Vor diesem Hintergrund wird die Zulassung einer nach Erlaß einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ beantragten Änderung eher die Ausnahme als die Regel sein. Es bleibt allerdings noch zu klären, unter welchen Umständen eine Ausnahme von der allgemeinen Regel gerechtfertigt ist.

2.4 Bei der Prüfung der Frage, unter welchen Umständen die Prüfungsabteilung guten Grund hat, in Ausübung ihres Ermessens gemäß Regel 86 (3) EPÜ eine Änderung nach Erlaß einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ noch zuzulassen, gilt es nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer zu beachten, daß ein Änderungsantrag in diesem Stadium möglicherweise gestellt wird, weil dem Anmelder die Notwendigkeit einer Änderung klar geworden ist, weil die Prüfungsabteilung einen kritischen Punkt angesprochen hat oder weil damit Einwendungen Dritter gemäß Artikel 115 EPÜ Rechnung getragen wird. In all diesen Fällen sollte die Ermessensentscheidung über die Zulassung der Änderung nach denselben Kriterien getroffen werden. Es liegt auf der Hand, daß eine Prüfungsabteilung in dieser Phase des Verfahrens nur dann noch Einwände erheben sollte, wenn sie bereit ist, eine daraufhin beantragte Änderung zuzulassen.

2.5 Wenn eine Prüfungsabteilung in Ausübung ihrer Ermessensbefugnis nach Regel 86 (3) EPÜ darüber entscheidet, ob einem Änderungsantrag in diesem Stadium des Erteilungsverfahrens stattgegeben werden soll, muß sie nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer allen im jeweiligen Fall rechtserheblichen Faktoren Rechnung tragen. Sie muß inbesondere das Interesse des Anmelders an einem in allen benannten Staaten rechtsbeständigen Patent wie auch das seitens des EPA bestehende Interesse, das Prüfungsverfahren durch Erlaß eines Erteilungsbeschlusses zum Abschluß zu bringen, berücksichtigen und gegeneinander abwägen.

Wie schon unter Nummer 2.3 erwähnt, wird die Zulassung einer in diesem Stadium beantragten Änderung der Ausnahmefall sein. Ein klares Beispiel für einen solchen Ausnahmefall, in dem die Zulassung einer Änderung angezeigt sein kann, liegt nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer aber dann vor, wenn der Anmelder für benannte Staaten, die Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ gemacht haben, die ersatzweise Aufnahme gesonderter Anspruchssätze beantragt. In einem solchen Fall erübrigt sich möglicherweise jede weitere sachliche Prüfung, so daß eine etwaige kurze Verzögerung, die sich durch die Vornahme der erforderlichen Änderungen ergibt, angesichts der Bedeutung, die die Erteilung eines in diesen benannten Staaten rechtsbeständigen Patents für den Anmelder hat, kaum ins Gewicht fällt.

Desgleichen können auch andere kleinere Änderungen, die keine Wiederaufnahme der Sachprüfung erfordern und den Erlaß eines Erteilungsbeschlusses nicht nennenswert verzögern, nach einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ noch zugelassen werden.

2.6 Ergänzend sei dabei auf folgendes hingewiesen: Wenn eine Prüfungsabteilung in einem konkreten Einzelfall in Ausübung ihres Ermessens nach Regel 86 (3) EPÜ gegen den Anmelder entschieden hat und dieser die Art und Weise der Ermessensausübung mit einer Beschwerde anficht, ist es nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die Sachlage des Falls nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu prüfen, um zu entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise ausgeübt hätte. Ein erstinstanzliches Organ, das nach dem EPÜ unter bestimmten Umständen Ermessensentscheidungen zu treffen hat, muß nämlich bei der Ausübung dieses Ermessens einen gewissen Freiraum haben, in den die Beschwerdekammern nicht eingreifen. In Fällen wie demjenigen, der bei der vorlegenden Kammer anhängig ist, sollte sich eine Beschwerdekammer nur dann über die Art und Weise, in der die erste Instanz ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluß gelangt, daß die erste Instanz ihr Ermessen nicht nach Maßgabe der unter Nummer 2.5 dargelegten richtigen Kriterien oder in unangemessener Weise ausgeübt und damit den ihr eingeräumten Ermessensspielraum überschritten hat.

3. Frage 2

3.1 Nach Artikel 96 (2) EPÜ hat die Prüfungsabteilung festzustellen, ob die Anmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügt. Mit einem Vorbehalt nach Artikel 167 (2) EPÜ behält sich ein EPÜ- Vertragsstaat das Recht vor, die in Artikel 167 (2) EPÜ angesprochenen Fragen durch eigene nationale Rechtsvorschriften zu regeln. Solche nationale Rechtsvorschriften sind eindeutig keine "Erfordernisse des EPÜ" im Sinne des Artikels 96 (2) EPÜ. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist die derzeitige diesbezügliche Praxis der Prüfungsabteilungen, wie sie in den Ausführungen zu Frage 2 unter Nummer IV zusammengefaßt ist, nicht zu beanstanden.