J 0014/11 (Aussetzung des Verfahrens) 14-11-2013

I. Die europäische Patentanmeldung Nummer 04 741 315.8 wurde am 29. Juli 2004 von der Rechtsvorgängerin der jetzigen Anmelderin, des Centrum für Angewandte Nanotechnologie (CAN) GmbH, als internationale Anmeldung nach dem PCT eingereicht. Die erforderlichen Schritte zur Einleitung der regionalen Phase vor dem EPA wurden am 31. Januar 2006 vorgenommen.

II. Am 15. Mai 2007 beantragte die Ivoclar Vivadent AG die Aussetzung des Verfahrens nach Regel 13 (1) EPÜ 1973. Sie erbrachte den Nachweis, dass sie beim Landgericht München I ein Verfahren gegen die Anmelderin eingeleitet hatte, in dem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents ihr zugesprochen werden sollte. Mit Mitteilung vom 08. Juni 2007 informierte die Rechtsabteilung des EPA die Beteiligten, dass das Verfahren mit Wirkung vom 15. Mai 2007 ausgesetzt werde.

III. Am 08. Dezember 2009 richtete die Rechtsabteilung die Bitte an die Beteiligten, sie über den Stand des nationalen Verfahrens zu unterrichten. Sie wies darauf hin, dass das EPA gemäß Regel 14 (3) EPÜ 2000 befugt sei, das Erteilungsverfahren ohne Rücksicht auf den Stand des nationalen Verfahrens fortzusetzen. Bei der Ausübung des diesbezüglichen Ermessens könne die Dauer des nationalen Verfahrens ausschlaggebend sein. Die Ivoclar Vivadent AG erteilte mit Schreiben vom 22. Dezember 2009 Auskunft über den Stand des Verfahrens, wonach sich dieses im Stadium der Beweisaufnahme befinde.

IV. Die Anmelderin beantragte mit Schreiben vom 08. Februar 2010 die Fortsetzung des Erteilungsverfahrens. Sie wies auf die lange Dauer des bis dahin durchgeführten Verfahrens hin und auf den Zeitraum, der möglicherweise noch verstreichen werde, bevor eine rechtskräftige Entscheidung ergehe, und erläuterte, inwiefern die Aussetzung eine erhebliche Belastung für sie darstelle. Am 06. Dezember 2010 reichte die Anmelderin eine Kurzausfertigung eines Urteils des Landgerichts München I ein, aus der hervorging, dass das Gericht die Klage der Ivoclar Vivadent AG abgewiesen hatte. Die Anmelderin wies darauf hin, dass die Klägerin Berufung gegen dieses Urteil eingelegt habe.

V. Die Rechtsabteilung teilte mit Schreiben vom 25. Januar 2011 mit, dass das EPA das Erteilungsverfahren am 01. April 2011 fortsetzen werde.

VI. Mit Schreiben vom 10. Februar 2011 bat die Ivoclar Vivadent AG um Fortsetzung der Aussetzung bis zum Abschluss des Berufungsverfahrens vor dem Oberlandesgericht München. Für den 09. Juni 2011 sei eine mündliche Verhandlung anberaumt, und mit einer Entscheidung über die Berufung sei zeitnah zu rechnen.

VII. Am 24. Februar 2011 teilte die Rechtsabteilung des EPA mit, dass das Erteilungsverfahren am 1. September 2011 fortgesetzt werde.

VIII. Die Ivoclar Vivadent AG unterrichtete die Rechtsabteilung mit Schreiben vom 08. Juli 2011 über den Stand des Berufungsverfahrens. Daraus ging hervor, dass mit einer baldigen Entscheidung nicht zu rechnen sei. Allerdings habe das Oberlandesgericht festgestellt, dass die Begründung des Urteils des Landesgerichts offensichtlich fehlerhaft sei. Das Erteilungsverfahrens müsse daher weiter ausgesetzt bleiben. Die Anmelderin informierte in ihrem Schreiben vom 21. Juli 2011 ihrerseits über den Verfahrensstand und erklärte, sie gehe davon aus, dass das EPA an der Fortsetzung des Erteilungsverfahrens am 01. September 2011 festhalte.

IX. Mit begründeter Mitteilung vom 01. August 2011 teilte die Rechtsabteilung den Beteiligten mit, dass das EPA dabei bleibe, dass das Erteilungsverfahren am 01. September 2011 fortgesetzt werde. Der Vertreter der Ivoclar Vivadent AG beantragte daraufhin den Erlass einer beschwerdefähigen Entscheidung.

X. Eine Entscheidung erging am 14. Oktober 2011. Unter Hinweis auf die Entscheidung im Fall J 33/03 vom 16. November 2004 stellte die Rechtsabteilung fest, dass Regel 14 (3) EPÜ es dem EPA erlaubt, eine eigene Ermessensentscheidung bezüglich der Fortsetzung des Verfahrens ohne Rücksicht auf den Stand des nationalen Vindikationsverfahrens zu treffen. Dabei habe das EPA eine umfassende Interessenabwägung vorzunehmen, in die sämtliche relevanten Aspekte beider Beteiligter einzustellen seien, insbesondere die Bedeutung der weiteren Aussetzung für die jeweiligen Beteiligten. Hier sei zu berücksichtigen, dass das Verfahren bereits über vier Jahre ausgesetzt sei, dass in absehbarer Zeit nicht mit einer Entscheidung im Berufungsverfahren zu rechnen sei, und dass die erste Instanz zugunsten der Anmelderin entschieden habe. Dem Sitzungsprotokoll über die mündliche Verhandlung vor der Berufungsinstanz komme keine Bedeutung zu, die ein Abweichen von der ständigen Praxis des EPA rechtfertigen würde, in einem derart gelagerten Fall das Verfahren fortzusetzen.

XI. Die Ivoclar Vivadent AG legte am 2. November 2011 Beschwerde gegen diese Entscheidung ein. Laut der am 17. Februar 2012 eingegangenen Beschwerdebegründung hat die Rechtsabteilung ihr Ermessen fehlerhaft ausgeübt.

XII. Die Kammer erließ am 29. Oktober 2012 eine Mitteilung, in der sie die vorläufige Meinung vertrat, dass eine Ermessensentscheidung der ersten Instanz im Beschwerdeverfahren grundsätzlich nur in begrenztem Umfang überprüft werden könne. Eine weitergehende Prüfung komme nur in Frage, wenn sich nach der Entscheidung der ersten Instanz neue relevante Tatsachen ergäben, wie zum Beispiel im Falle einer Endentscheidung der Berufungsinstanz. Auch könnte die Tatsache, dass die Dauer der Aussetzung zwischenzeitlich noch länger geworden sei, eine eigene Ermessenskompetenz der Beschwerdekammer begründen. Die Kammer war der Meinung, dass die Rechtsabteilung ihr Ermessen nicht fehlerhaft ausgeübt habe. Insbesondere sei es nicht Aufgabe der Rechtsabteilung gewesen, die Erfolgsaussichten des Berufungsverfahrens zu prüfen.

XIII. Die Beschwerdeführerin nahm zu der Mitteilung Stellung und vertrat die Meinung, dass aus den bereits bei der Rechtsabteilung eingereichten Unterlagen des Berufungsverfahrens vor dem Oberlandesgericht hervorgehe, dass das Oberlandesgericht der Meinung sei, dass die Begründung des Urteils des Landgerichts fehlerhaft sei. Folglich habe die Rechtsabteilung ihr Ermessen fehlerhaft ausgeübt. Außerdem habe das Oberlandesgericht Termin zur Verkündung einer Entscheidung auf den 07. März 2013 angesetzt.

XIV. Der Verkündungstermin wurde anschließend vom Oberlandesgericht mehrmals verschoben. Nachdem das Oberlandesgericht den Verkündungstermin auf den 10. Oktober 2013 verlegt hatte, lud die Kammer zur mündlichen Verhandlung am 14. November 2013. Die Kammer wies darauf hin, dass sie vorhabe, in der mündlichen Verhandlung über die Fortsetzung des Erteilungsverfahrens zu entscheiden, unabhängig davon, ob das Oberlandesgericht zu diesem Zeitpunkt über die Frage entschieden haben würde, wem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents zuzusprechen sei.

XV. Die mündliche Verhandlung wurde am 14. November 2013 durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Oberlandesgericht noch immer keine Entscheidung verkündet.

XVI. Die Beschwerdeführerin trug während der mündlichen Verhandlung vor, dass der Zeitpunkt des Antrags auf Aussetzung des Verfahrens relevant sei. So sei es einer der Zwecke der Regel 14 EPÜ, die Möglichkeit zur Änderung der Anmeldung durch den Anmelder zu Lasten des Dritten zu verhindern. In der Entscheidung J 33/03 habe sich die Anmeldung kurz vor der Erteilung befunden, und es habe keine Gefahr der Änderung durch den Anmelder mehr bestanden. Im jetzigen Verfahren befinde sich die Anmeldung jedoch noch in einem frühen Prüfungsstadium, und deshalb solle die Aussetzung solange andauern, wie der Ausgang des Vindikationsverfahrens unklar sei. Die Beschwerdeführerin sei nur an einer Mitberechtigung interessiert. Falls ihr eine solche Mitberechtigung zugesprochen würde, hätte sie im Hinblick auf die Entscheidung G 3/92 (ABl. EPA 1994, 607) keine Möglichkeit, eine neue Anmeldung nach Artikel 61 (1) b) EPÜ einzureichen, wenn die Beschwerdegegnerin (Anmelderin) die Anmeldung nach Fortsetzung des Erteilungsverfahrens zurücknehmen würde. Die Beschwerdeführerin habe die Vindikationsklage nicht missbräuchlich eingelegt, um die Beschwerdegegnerin zu behindern. Zwar bestehe die Möglichkeit, nach Patenterteilung in jedem EPÜ-Vertragsstaat eine Vindikationsklage einzureichen, aber dies würde eine Explosion der Prozesskosten verursachen, und deshalb überwögen die Interessen des Dritten an einer Aussetzung und damit an einem Verfügungsverbot seitens der Anmelderin (Regel 15 EPÜ) deren Interessen. Die Dauer der Aussetzung sei für sich genommen kein Argument, das Verfahren wiederaufzunehmen, da es sich bei Vindikationsverfahren um hochkomplexe Verfahren vor nationalen Gerichten handele. Da mit einer Entscheidung durch das Oberlandesgericht zeitnah zu rechnen sei, solle diese Entscheidung abgewartet werden. Zu den Hilfsanträgen führte die Beschwerdeführerin aus, dass ihr bei Gewährung eines dieser Anträge die Möglichkeit gegeben würde, im Rahmen der Patentanmeldung zukünftig und zweckgemäß alle gegebenenfalls notwendigen Anträge noch stellen zu können.

XVII. Die Beschwerdegegnerin erwiderte, dass die Möglichkeit der Änderung rein theoretisch sei, da sie auf den ersten Prüfungsbescheid keine Änderungen eingereicht habe und weitere Änderungen nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung möglich seien. Trotzdem bestehe selbst nach Erlass der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ noch die Möglichkeit, Änderungen einzureichen. Die Frage, ob die Aussetzung vor oder nach Erlass dieser Mitteilung verfügt worden sei, sei daher irrelevant. Da es sich bei der angegriffenen Entscheidung um eine Ermessensentscheidung handele, sei die Prüfungsbefugnis der Beschwerdekammer beschränkt. Die einzige neue Tatsache nach Erlass der angegriffenen Entscheidung sei, dass die Dauer der Aussetzung zwischenzeitlich noch länger geworden sei. Das Verfahren sei nunmehr bereits über sechs Jahre ausgesetzt, die Hälfte der Patentlaufzeit sei bereits vergangen, und es sei unsicher, wann eine Endentscheidung über die Vindikationsklage vorliegen würde. Eine Patenterteilung zugunsten der Beschwerdegegnerin sollte - auch im öffentlichen Interesse - in absehbarer Zeit ermöglicht werden.

XVIII. Die Beschwerdeführerin beantragte, die Entscheidung der Rechtsabteilung über die Fortsetzung des Erteilungsverfahrens aufzuheben (Hauptantrag), hilfsweise das Erteilungsverfahren bis zum 1. März 2014 auszusetzen, weiter hilfsweise das Beschwerdeverfahren bis zum 1. März 2014 auszusetzen, weiter hilfsweise einen hinausgeschobenen Verkündungstermin zu bestimmen und das Verfahren nach Entscheidung des Oberlandesgerichts München wiederzueröffnen und nach Ermessen schriftlich oder durch mündliche Verhandlung fortzusetzen.

XIX. Die Beschwerdegegnerin (Anmelderin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, und dass vom schnellstmöglichen Zeitpunkt an das Erteilungsverfahren wiederaufgenommen wird.

XX. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet.

Am 15. Januar 2014 und am 27. Januar 2014 wurden von der Beschwerdeführerin weitere Eingaben bezüglich des Verfahrens vor dem Oberlandesgericht gemacht.

Gegenstand der Eingabe vom 15. Januar 2014 war u.a. die Übermittlung der Entscheidung des Oberlandesgerichts vom 19. Dezember 2013, wonach die Entscheidung des Landgerichts München I abgeändert und der Klägerin (Beschwerdeführerin vor dem EPA) eine Mitberechtigung an der streitgegenständlichen europäischen Patentanmeldung eingeräumt wurde. Des Weiteren stellte die Beschwerdeführerin einen Haupt- und einen Hilfsantrag.

Mit der späteren Eingabe übermittelte sie das Urteil mit vollständiger Begründung. Dieses Urteil wurde rechtskräftig. Die Beschwerdeführerin wurde neben der Beschwerdegegnerin als weitere Anmelderin in das Europäische Patentregister eingetragen; die Eintragung wurde im Europäischen Patentblatt 16/2014 vom 16. April 2014 veröffentlicht (siehe Seite 596).