2.2. Formal requirements for opposition and filing in due time

In T 1486/23 umfasste der in der mündlichen Verhandlung zugelassene Beschwerdehilfsantrag die unabhängigen Ansprüche 1 bis 6 und die abhängigen Ansprüche 7 bis 15..

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) erhob Einwände der mangelnden Neuheit und erfinderischen Tätigkeit gegen die unabhängigen Ansprüche 5 und 6, sowie gegen die Ansprüche 7, 8 und 10, jeweils soweit abhängig von Anspruch 5.

Die Kammer entschied, dass die Gegenstände der Ansprüche 5, 6, 7, 8 und 10 des Beschwerdehilfsantrags den Gegenständen von nicht zum Einspruchsumfang gehörigen Ansprüchen des Patents entsprachen, beziehungsweise gegenüber diesen eingeschränkt waren. Sie durften nur auf ihre Änderungen gegenüber den Ansprüchen des Patents hin geprüft werden, aus denen sich jedoch keine Probleme ergaben. Die Einwände der mangelnden Neuheit und erfinderischen Tätigkeit gegen die o.g. Ansprüche wurden dementsprechend nicht berücksichtigt.

In Bezug auf Anspruch 6 erklärte die Kammer, dass dieser aus dem (nicht zum Einspruchsumfang gehörigen) Anspruch 12 des Patents hervorgegangen war, der auf ein Gerät gerichtet war, das eine "Aufnahmevorrichtung für einen Wechsel-Einsatz nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 11" umfasste. Die in den Ansprüchen 1 bis 11 des Patents definierten Wechsel-Einsätze und ihre Merkmale hatten zwar implizite Auswirkungen auf das Gerät, waren jedoch nicht Teil desselben. Die Kammer wertete Anspruch 12 des Patents daher gemäß R. 43(4) EPÜ als einen unabhängigen Anspruch..

Die Patentinhaberin hatte die Gegenstände der Ansprüche 1 bis 11 des Patents geändert. Dadurch, dass der Anspruch 12 des Patents eine Referenz auf zumindest einen der Ansprüche 1 bis 11 enthielt, hatte sich durch deren Änderung automatisch auch der Gegenstand des Anspruchs 12 geändert, weshalb dieser nicht unverändert bestehen bleiben konnte. Die Patentinhaberin hatte dementsprechend den Anspruch 12 so geändert, dass der darauf beruhende, gegenwärtige Anspruch 6 statt eines Verweises auf vorausgehende Ansprüche den Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents explizit aufnahm. Die Kammer stellte fest, dass der Gegenstand des gegenwärtigen Anspruchs 6 gegenüber dem des Anspruchs 12 des Patents eingeschränkt war.

Für die Kammer stellte sich die Frage, ob der Anspruch 12 des Patents im Einspruchsverfahren überhaupt in dieser Weise geändert und eingeschränkt werden durfte, und, falls dem so war, inwieweit eine solche Änderung in diesem Beschwerdeverfahren geprüft werden konnte. Sie kam zu dem Schluss, dass schon allein aus dem Grund, dass ein unabhängiger, nicht zum Einspruchsumfang gehöriger Anspruch nicht unverändert bestehen bleiben kann, wenn er einen Verweis auf mindestens einen anderen, zum Einspruchsumfang gehörigen und gegenüber seiner erteilten Fassung geänderten Anspruch enthält, die Anpassung eines solchen Anspruchs grundsätzlich möglich sein muss. Der Kammer zufolge müssen Änderungen, auch wenn es sich "nur" um Anpassungen oder Beschränkungen handelt, auf ihre Konformität mit den Art. 84 und 123 EPÜ geprüft werden.

Die Entscheidung G 9/91 verstand die Kammer dementsprechend so, dass nur solche Ansprüche gänzlich außerhalb des Verfahrens stehen, deren Gegenstand überhaupt nicht von den zum Einspruchsumfang gehörigen Ansprüchen mitbestimmt wird. Für die Kammer ergab sich dadurch, neben der in G 9/91 geschilderten, abhängige Ansprüche betreffenden Ausnahme noch eine weitere enge Ausnahme von dem Grundprinzip, dass die von der Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer vorgenommene Prüfung an den von der Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist erklärten Umfang des Einspruchs gebunden ist.

Die Kammer stellte klar, dass das in diesem Fall nicht bedeutete, dass das Einspruchsverfahren im Hinblick auf den aus dem nicht zum Einspruchsumfang gehörenden Anspruch 12 des Patents hervorgegangenen Anspruch 6 völlig neu aufgerollt werden konnte. Einwände, die nicht durch Änderungen an den Ansprüchen des Patents hervorgerufen werden, müssen vielmehr unberücksichtigt bleiben; insbesondere solche, die auch auf den Anspruch 12 des Patents zutreffen würden. Da sich die Einwände gegen den Anspruch 6 augenscheinlich nicht aus der Änderung ergaben, wurden sie von der Kammer nicht berücksichtigt.

In T 1065/23, claim 10 of the first auxiliary request, which became the main request, defined a pea protein extract obtainable by the method of claims 1 to 9..

The board noted that the method of claim 1 was characterised by a step in which a precipitated pea protein contained in a slurry having a pH of 4.0 to 5.8 was subjected to a specific heat treatment. As shown in Examples 2 and 3 of the opposed patent, pea protein extracts subjected to this step had a significantly lower nitrogen solubility index, gel strength and viscosity than those which were heated at a different pH or were kept at the claimed pH but were not subjected to the claimed heating step. Moreover, Examples 4 and 5 showed that protein extracts obtained by the claimed method, which had these physicochemical properties, had better wine-fining and baking properties. For example, they allowed a reduction of the water content in the dough used to prepare biscuits, while preserving or even improving sensory properties.

Opponent 2 argued among other things that claim 10 had to be rejected because its product-by-process format was, as such, not allowable. The claimed product could be described by specific features defining e.g. its properties. Citing decision T 150/82 and section F-IV, 4.12 of the Guidelines, opponent 2 submitted that the product-by-process format could only be used if it was impossible to claim/define the product other than in terms of a process of manufacture. It argued that, assuming that the product obtainable by the method of claim 1 had low solubility, gel strength and viscosity, these parameters could and should have been used to define that product. Hence, the criteria for drafting a product-by-process claim were not fulfilled, and claim 10 should not be allowed.

The board did not agree with these conclusions. It held that the mere fact that claim 10 was drafted as a product-by-process, despite the fact that the claimed product could be satisfactorily defined by reference to its composition, structure or other testable parameter, is not a ground for opposition set out in Art. 100 EPC. The issue could be, at most, one of a lack of clarity. Section F-IV, 4.12 of the Guidelines mentioned by opponent 2 indeed related to the requirement of clarity. Furthermore, decision T 150/82 related to an appeal against the refusal of a patent application and not to an appeal concerning an opposition filed against a granted patent. Consequently, this decision was not applicable.

For these reasons, the board held that considering that claim 10 was a granted claim, its format could not be objected to on the ground that it was drafted in the product-by-process format or that it lacked clarity (G 3/14).