I. Patentability
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B. Exceptions to patentability

Overview

B. Exceptions to patentability

1.Introduction

1.1.Amendments made to Article 53 EPC as part of the EPC 2000 revision
1.2.Basic principles

2.Breaches of "ordre public" or morality

2.1.Rule 28 EPC
2.1.1Scope of exception under Rule 28(c) EPC
2.1.2Scope of exception under Rule 28(d) EPC
2.1.3Test date
2.2.Article 53(a) EPC
2.2.1Test date
2.2.2Assessment of an objection according to Article 53(a) EPC
a)Difference from test under Rule 28(d) EPC
b)Concept of "morality" and "ordre public"
c)Donor consent

3.Patentability of biological inventions – Article 53(b) EPC

3.1.Plants and plant varieties
3.1.1Definition of the term "plant varieties"
3.1.2Limits to patentability
3.2.Animals and animal varieties
3.3.Essentially biological processes
3.3.1Essentially biological processes for the production of animals
3.3.2Essentially biological processes for the production of plants
a)G 2/07 and G 1/08
b)Patentable technical processes
3.3.3Product claims for plants or plant material
a)G 2/12 and G 2/13
b)G 3/19 – dynamic interpretation of Article 53(b) EPC
3.4.Microbiological processes and the products thereof
3.4.1The concept of "microbiological processes"
3.4.2Difference between microbiological and genetic-engineering processes

4.Medical methods

4.1.Introduction
4.2.Differences and similarities in approaches to establishing whether a method for treatment by surgery or therapy or a diagnostic method involved
4.3.No need for practitioner involvement
4.4.Surgical methods
4.4.1One surgical step in a multi-step method
4.4.2Treatment by surgery not limited to surgery for a therapeutic purpose
4.4.3Towards a new concept of "treatment by surgery"
4.4.4"Treatment by surgery" in the case law since G 1/07
a)Surgical nature of a method step
b)Assessment of "substantial health risks"
c)Surgical step part of claimed method or simply a preparatory measure?
d)Surgical step not in the claim but covered by it?
e)The apparatus claim is not a disguised method claim
f)Unpatentable claims for products that can only be produced in a surgical step
4.4.5Avoiding the exclusion of methods of treatment by surgery from patent protection under Article 53(c) EPC
a)Claim cannot be left to encompass surgical step
b)Disclaimer
c)Methods only concerning the operation of a device
4.4.6Data obtained during surgery
4.5.Therapeutic methods
4.5.1The term "therapy"
a)Definition of the term
b)Prophylactic treatments
c)Distinction from performance improvement
d)Distinction from cosmetic methods
e)Examples from case law
4.5.2Methods with both therapeutic and non-therapeutic indications
a)Inevitable and inextricably linked therapeutic effect of the claimed method
b)Therapeutic and non-therapeutic effects distinguishable
4.5.3Disclaimer for escaping the exception to patentability under Article 53 c) EPC
4.6.Diagnostic methods
4.6.1Opinion G 1/04 and its application in case law
a)What constitutes "diagnostic methods"
b)The criterion "practised on the human or animal body"
c)Clarity of a claim relating to diagnostic methods
d)Intermediate findings of diagnostic relevance
New decisions
T 0521/24

In T 521/24, betraf die Anmeldung gemäß Hauptantrag ein Verfahren (Ansprüche 1 bis 5) und eine Behandlungsvorrichtung (Anspruch 6) zur kosmetischen Verbesserung der körperlichen Erscheinung sowie der Beschleunigung der nicht therapeutischen Regeneration nach körperlicher Belastung. Durch die körperliche Belastung insbesondere nach einer sportlichen Aktivität kommt es zu einer Ermüdung. Die Beseitigung dieses Ermüdungszustands wird durch das beanspruchte Verfahren beschleunigt. Bei den beanspruchten Verfahren wird mindestens eine Extremität einer Person von einer mit mindestens einer Strömungsmaschine verbundenen Kammer aufgenommen. Die Kammer wird anschließend gasdicht verschlossen. Der Druck in der Kammer wird gegenüber dem atmosphärischen Umgebungsdruck alternierend auf einen negativen Druck abgesenkt und auf einen Überdruck erhöht, wobei die Druckdifferenz zwischen dem negativen Druck und dem Überdruck zwischen 30 mbar und 80 mbar beträgt.

Die Prüfungsabteilung kam zum Schluss, dass die Ansprüche 1 bis 5 des vorliegenden Hauptantrags auf Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers gerichtet seien. Die Kammer war anderer Meinung. Eine Therapie im Sinne des Art. 53 c) EPÜ ist zwar nicht auf die erfolgreiche Behandlung einer Krankheit begrenzt, sondern kann symptombezogene und präventive Behandlungen umfassen. Allerdings setzt sie einen pathologischen Zustand voraus (Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 11. Aufl. 2025, I.B.4.5.1).

Eine Therapie wird in den Verfahrensansprüchen des Hauptantrags, die ausdrücklich auf die Regeneration nach körperlicher Belastung gerichtet sind, nicht erwähnt. Die ursprüngliche Anmeldung offenbart keine Therapie, die geeignet ist, einen pathologischen Zustand eines Menschen oder Tiers zu behandeln. Der Prüfungsabteilung ist zwar insoweit zuzustimmen, dass die reine Erwähnung einer "nicht therapeutischen" Regeneration nicht ausreicht, eine Therapie aus dem Schutzbereich der Ansprüche auszuschließen. Allerdings ist mit körperlicher Belastung, die laut der Beschreibung typischerweise als Folge einer sportlichen Aktivität auftritt, in der ursprünglichen Anmeldung kein pathologischer Zustand gemeint.

Die Behauptung der Prüfungsabteilung, dass die Verfahrensschritte zwangsläufig therapeutische Effekte erzeugen würden, ist nicht begründet. Solche Effekte sind in der Anmeldung weder erwähnt noch impliziert. Sie sind auch nicht aus anderen sich im Verfahren befindlichen Dokumenten herleitbar. Die Annahme der Prüfungsabteilung, dass die ursprüngliche Anmeldung eine Therapie offenbare, die auf die Anwendung bei schwachen Venen, Lymphgefäßen und Bindegewebe erweitert werde, ist ebenfalls unzutreffend. Die ursprüngliche Anmeldung offenbart lediglich, dass das erfindungsgemäße Verfahren so schonend ist, dass seine Anwendung auch bei schwachen Venen, Lymphgefäßen und Bindegewebe, sowie bei Orangenhaut möglich ist. Eine Therapie zur Behandlung eines pathologischen Zustands ist damit nicht gemeint.

Die Tatsache, dass sich die ursprüngliche Anmeldung auf eine "intermittierende [...] Vakuumtherapie" und eine "intermittierende [...] Kompressionstherapie" bezieht, impliziert auch nicht, dass der Schutzbereich der Verfahrensansprüche eine therapeutische Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers im Sinne des Art. 53 c) EPÜ umfasst. In dieser Hinsicht ist es nicht relevant, dass eventuell Vakuum oder Unterdruck mit bestimmten Parametern zu therapeutischen Zwecken geeignet sind, denn es gibt keinen Hinweis darauf, dass solche Parameter denjenigen entsprechen, die in den Ansprüchen 1 bis 5 definiert sind.

Aus diesen Gründen waren die Ansprüche 1 bis 5 des Hauptantrags nicht von der Patentierbarkeit (Art. 53 c) EPÜ) ausgenommen. Die angefochtene Entscheidung war aufzuheben.

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