4. Procedural aspects

Dans l'affaire T 1857/23 la procédure de recours ne concernait que la requête de l'opposante visant à faire supporter à la titulaire les frais engagés dans les procédures d'opposition et de recours.

Dans la (première) procédure de recours (T 8/16), la titulaire a expliqué en quoi une nouvelle requête subsidiaire différait de la requête subsidiaire non admise par la division d'opposition, sans toutefois produire cette dernière. Dans une notification, la chambre a indiqué qu'elle ne disposait pas du libellé de la requête subsidiaire non admise, car celle-ci ne figurait pas dans le dossier électronique, et elle a invité la titulaire à la déposer. Celle-ci a répondu qu'elle ne parvenait pas à retrouver ni d'exemplaire signé ni une copie de la "requête subsidiaire disparue". La chambre a annulé la décision contestée, renvoyé l'affaire à la division d'opposition, afin de poursuivre la procédure, et ordonné le remboursement de la taxe de recours. L'opposante n'avait pas présenté de requête visant à obtenir une répartition différente des frais.

Dans la (deuxième) procédure d'opposition réouverte, l'opposante a demandé que les frais de cette procédure d'opposition soient supportés par la titulaire. La division d'opposition a révoqué le brevet et rejeté la requête en répartition différente des frais. Seule la titulaire a formé un recours contre la (deuxième) décision de la division d'opposition. Dans ce cadre, l'opposante a demandé une répartition différente des frais liés à la procédure d'opposition et à la procédure du présent recours..

La chambre a conclu que la requête de l'opposante visant à une répartition différente des frais de la procédure d'opposition devait être rejetée comme irrecevable. Le fait de déposer une requête en répartition différente des frais comme seul objet d'un recours (qui en est donc irrecevable) ou de présenter cette requête en simple qualité de partie à la procédure de recours ne peut faire aucune différence. Si l'auteur d'une requête en répartition des frais ayant formé un recours ne peut obtenir gain de cause en vertu de la règle 97(1) CBE, cela s'applique a fortiori à l'auteur d'une telle requête qui n'a pas formé de recours..

Concernant les frais de la procédure de recours, la chambre a observé qu'en ce qui concerne la décision sur la répartition des frais, la première procédure d'opposition, la première procédure de recours, la deuxième procédure d'opposition et la deuxième procédure de recours devaient nécessairement être considérées comme une seule procédure. Le comportement fautif d'une partie dans l'une des phases de la procédure pouvait avoir des conséquences négatives sur les frais des phases suivantes.

La chambre a noté que dans la jurisprudence il y a lieu pour des raisons d'équité d'ordonner une répartition différente des frais si une partie n'a pas agi avec la vigilance voulue, c'est-à-dire lorsque les frais occasionnés sont imputables à une faute commise par négligence ou dans l'intention de nuire. En l'espèce, lors de la première procédure de recours, la titulaire a fondé sa requête en renvoi de l'affaire à la division d'opposition sur un jeu de revendications qu'elle n'avait pas présenté dans son mémoire exposant les motifs du recours. Comme déjà constaté dans la décision T 8/16, en maintenant une requête qui se fondait sur un jeu de revendications qu'elle n'était pas en mesure de produire, la titulaire n'a pas agi avec la vigilance voulue. La perte du jeu de revendications, quelles que soient les circonstances survenues dans la sphère de la titulaire qui l'ont provoquée, constitue une négligence de la part de la titulaire : elle touche à l'obligation essentielle de garantir la complétude des éléments sur lesquels une partie se fonde. Cette obligation découle du principe de diligence procédurale et ne peut être transférée à la division d'opposition. Bien que la division d'opposition ait également commis une faute qui a contribué au renvoi de l'affaire, la titulaire a défini l'objet de la procédure par ses requêtes et maintenu une requête que la chambre n'était pas en mesure d'examiner sans renvoi. Cette négligence a été déterminante, car le renvoi n'était, sans elle, pas garanti au terme de la procédure de recours, même en tenant compte de l'erreur de la division. Le comportement de la titulaire a donc entraîné une prolongation substantielle de la procédure ainsi que des frais supplémentaires pour l'opposante. La chambre a dès lors estimé qu'il était justifié d'imposer l'intégralité des frais exposés par l'opposante dans la présente procédure de recours à la titulaire.

La chambre a noté qu'il est possible que l'opposante ait été en possession de la requête perdue. Cependant, il n'appartient pas à une partie de remplir les obligations incombant à la partie adverse ni de contribuer à la réussite éventuelle de ses requêtes.

In T 617/20 the board summoned the parties to oral proceedings in person for 10 October 2024. With a letter dated 1 October 2024 the patent proprietor (sole appellant) withdrew its appeal, which was communicated to the respondent opponents on 2 October 2024. The board cancelled the oral proceedings on 4 October 2024 and informed the parties about the termination of the appeal proceedings on 10 October 2024. Opponent 3 submitted a request for apportionment of costs together with the supporting evidence on 12 November 2024, i.e. about one month later.

The patent proprietor argued that according to the relevant case law such a request was only admissible as long as the proceedings were not closed. Only exceptionally may a request be admissible after the termination of the proceedings (T 1556/14). However, in the present case opponent 3 was timely informed and therefore was not prevented from submitting the request before the closure of the proceedings.

The board held that the wording of Art. 16 RPBA, Art. 104(1) or R. 88(1) EPC did not support the proposition that requesting cost apportionment after the closure of the proceedings should be normally excluded as a question of principle, contrary to the findings of T 1556/14 (seemingly also approved by T 1484/19). At least since R 3/22 it had become clear that proceedings before a board of appeal may well come into existence also after the formal closure of the appeal proceedings. Decision T 695/18 found that the Enlarged Board's decision implied that such ancillary proceedings, though not re-opening the original appeal proceedings in substance, did in fact come into existence through a request submitted after the closure of the appeal proceedings (there a request for correction under R. 139 EPC). The same approach was confirmed in T 433/21.

In the board's opinion, there was no apparent reason why the same findings would not be transferable to the present issue. Thus, a request for apportionment submitted after the closure of the appeal proceedings would open ancillary proceedings, and there was no apparent reason why such ancillary proceedings would not be suitable to resolve also the issue on the merits, i.e. to decide whether a cost apportionment was equitable in the circumstances. Hence, the board concluded that the request was not inadmissible for the sole reason that it had been filed after the closure of the appeal proceedings.

Moreover, the board found that the request for apportionment of costs had been filed within a reasonable time. In this respect the board noted that it seemed sufficient to orient the expected reasonable time limit for filing a request for apportionment along the usual time limits applicable to proceedings before the EPO, namely the standard two months of R. 132(1) EPC. Questions should be asked only if the request is submitted after a reasonable period of time.

According to the board, beyond the general obligation to inform the other parties as soon as possible, a party had no formal obligation to take more active steps merely to avoid such costs which were already foreseen by the other parties. At most, in procedural situations such as the present case, the parties must endeavour to avoid additional costs, typically by informing the other parties as soon as the firm decision to withdraw the appeal has been taken. To recognise such a formal obligation (i.e. to take active steps already before the decision to withdraw has been taken, in order to avoid costs for the other party) seemed to place an unrealistic burden on parties to proceedings before the EPO.

For these reasons, the board concluded that the parties were to bear their own costs (Art. 104(1), first half-sentence, EPC). The request for a different apportionment of costs was not belated but there were no apparent reasons of equity that would justify a different apportionment.