5. Amendments to claims, description and drawings in opposition proceedings

In T 1398/23 entschied die Kammer, dass die Nichtzulassung des Hilfsantrags 2 durch die Einspruchsabteilung fehlerhaft war..

Die Einspruchsabteilung hatte den Antrag als verspätet angesehen, da er nach Ablauf der Frist nach R. 116 (1) EPÜ eingereicht worden war. "Um die Fairness des Verfahrens zu garantieren", prüfte sie daher, ob die Patentinhaberin den Antrag früher hätte einreichen können. Die Einspruchsabteilung stellte ferner fest, dass Hilfsantrag 14 rechtzeitig vor der Frist gemäß R. 116 (1) EPÜ eingereicht worden war, und dass der neu eingereichte Hilfsantrag 2 fast identisch zu Hilfsantrag 14 war, mit dem Unterschied, dass die Ansprüche 6 bis 10 aufrechterhalten wurden..

Aufgrund dieser Konstellation, kam die Einspruchsabteilung zu dem Schluss, dass die Patentinhaberin keinen Grund gehabt hatte, einen neuen Antrag mit zusätzlichen Ansprüchen einzureichen. Eine Änderung der Strategie einer Partei, die unabhängig vom Verfahrensverlauf ist, sei keine gültige Begründung für ein spätes Vorbringen. Der Hilfsantrag 2 hätte spätestens kurz vor Ablauf der Frist gemäß R. 116 (1) EPÜ eingereicht werden müssen und wurde daher von der Einspruchsabteilung gemäß Art. 114 (2) EPÜ nicht ins Verfahren zugelassen.

Die Kammer kam jedoch zu dem Schluss, dass die Einspruchsabteilung die Ausgangslage unzutreffend ermittelt hatte. Maßgeblich war der Kammer zufolge, dass die Einsprechende am letzten Tag der Frist gemäß R. 116 (1) EPÜ erstmals einen Einwand unter Art. 54 (1) EPÜ in Bezug auf das Dokument D2 erhoben hatte und die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung von ihrem Ermessen Gebrauch machte, diesen neuen Einwand zum Verfahren zuzulassen, auf dessen Basis der beanspruchte Gegenstand des Hauptantrags und des Hilfsantrags 1 dann als nicht neu angesehen wurden. Hilfsantrag 14 war hingegen eingereicht worden, bevor der Einspruchsabteilung der Einwand fehlender Neuheit im Hinblick auf D2 überhaupt bekannt war. Hilfsantrag 14 war ersichtlich ein Versuch, die davor erhobenen Einwände der Einsprechenden zu beheben bzw. der vorläufigen Meinung der Einspruchsabteilung Rechnung zu tragen. Dies bedeutet, dass Hilfsantrag 14 nicht als Reaktion auf den neuen Einwand unter Art. 54 (1) EPÜ im Hinblick auf D2 angesehen werden durfte. Entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung war Hilfsantrag 14 daher nicht Teil der Ausgangslage, die bei der Bestimmung der durch die Einreichung von Hilfsantrag 2 bewirkten Änderung zu berücksichtigen war.

Ausgehend davon, dass ein neuer Einwand unter Art. 54 (1) EPÜ erst am letzten Tag der Frist nach R. 116 (1) EPÜ erhoben worden war, dieser erst in der mündlichen Verhandlung durch die Einspruchsabteilung zum Verfahren zugelassen worden war und dann zur Ablehnung der Neuheit des beanspruchten Gegenstands führte, war die Einreichung eines neuen Hilfsantrags in der mündlichen Verhandlung als rechtzeitige und angemessene Reaktion zu bewerten. In diesem Falle lag die Zulassung des neuen Hilfsantrags 2 nicht im Ermessen der Einspruchsabteilung, sondern der Hilfsantrag 2 musste zugelassen werden.

Auch wenn Hilfsantrag 2 im Vergleich zu Hilfsantrag 14 nur zusätzliche Ansprüche aufweist, kann das Recht der Patentinhaberin, auf einen neuen Einwand mit einem neuen Anspruchssatz (Hilfsantrag 2) zu reagieren, nicht durch einen Anspruchssatz (Hilfsantrag 14) erschöpft werden, der sich bereits vor Einreichung des Einwands im Verfahren befand.

Da die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Hilfsantrag 2 nicht zuzulassen, fehlerhaft war, war die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Die Kammer hob die angefochtene Entscheidung auf und verwies die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurück (Art. 111 (1) EPC, Art. 11 VOBK).

In T 866/24, during the oral proceedings before the board, the opponent (respondent) submitted that the unclear features underlying the amendments made to claim 1, which were based on the patent description, were building up on corresponding unclear formulations taken from dependent claim 6 as granted. Raising an objection under Art. 84 EPC against unclear features stemming from granted dependent claims should, in the opponent’s view, be admissible under such circumstances.

The board agreed, in principle, with the opponent's concerns. According to the board’s perception, there was a recent tendency to examine dependent claims less and less with respect to clarity in examination proceedings despite the fact that their full examination under Art. 84 EPC was not considered "unrealistic" in G 3/14, point 32 of the Reasons. Such a full examination was even expressly encouraged by the Enlarged Board in G 1/24, point 20 of the Reasons (i.e. highlighting "the importance of the examining division carrying out a high quality examination of whether a claim fulfils the clarity requirements of Article 84 EPC"). The board noted that the justification for such leniency may be found in the assumption that the protection conferred by a granted patent is defined only by the independent claims. Where dependent claims are subsequently added to an independent claim in the course of opposition proceedings, opponents are ultimately faced with unclear claim features which, as in the present case, were deemed to have been examined for clarity, although de facto they had not been. Nonetheless, they could not be objected to under Art. 84 EPC due to the conclusions of G 3/14.

The board observed that this result was unsatisfactory, as an independent claim with unclear features leaves much to the readers' imagination. It added that unclear features tend to elude a sensible comparison with the prior art. Furthermore, since opponents may not anticipate with certainty which claim construction will be adopted by the board or a court in infringement proceedings, they may feel obliged to put forward different lines of argumentation for all of the different potential interpretations. In the board’s view, categorically barring opponents in such cases from raising clarity objections under Art. 84 EPC causes undue complexities in the discussion on novelty and inventive step, to the detriment not only of opponents but also of the opposition divisions and the boards of appeal.

In T 989/23 auxiliary request 17, filed with the statement of grounds of appeal, had first been filed in the opposition proceedings on the final date set under R. 116 EPC. The opposition division had decided that this auxiliary request was not open for examination as to its admissibility since it had been filed within the set time limit. Auxiliary request 17 was not considered by the opposition division since a higher-ranking auxiliary request was found allowable. The appellant-opponent requested that auxiliary request 17 not be admitted into the appeal proceedings, arguing that the division had misunderstood its discretionary powers.

In view of the line of case law holding that submissions admitted by the opposition division could not be excluded from consideration on appeal (e.g. T 487/16, T 1768/17, T 617/16, T 26/13, T 989/23, T 1568/12, T 2603/18, T 3201/19) the board first addressed the extent of its power of review. It explained that like an opposition division's decision to disregard late-filed submissions, a decision to admit such submissions into the opposition proceedings was a discretionary procedural decision which formed part of the opposition division's final decision on the merits of an opposition. A decision to admit late-filed submissions adversely affected the party contesting their admittance (in view of a possible adverse decision on appeal based on the admitted submissions, T 1549/07). Therefore, a board had the power to review an opposition division's procedural decision to take into consideration submissions filed late in opposition proceedings. Otherwise, the parties' right to a judicial review of an essential part of the opposition division's decision would be denied. Moreover, on appeal, a board would be compelled to accept a legal and factual framework, even if it is based on an erroneous exercise of discretion. As a consequence, requests, facts or evidence that had been admitted into opposition proceedings could be disregarded on appeal if the opposition division's decision suffered from an error in the use of discretion (T 1209/05, T 1652/08, T 1852/11, T 2197/11, T 572/14, T 341/15, T 326/22, T 776/17). The board thus had the power and duty to review the opposition division's decision to admit auxiliary request 17 into the opposition proceedings.

The board held that the filing of requests for amendment of the patent was governed by Art. 123(1) EPC, which gave the opposition division the discretionary power not to admit new requests for amendment (e.g. T 755/96, OJ 2000, 174; T 980/08, T 1178/08, T 966/17, R 6/19, T 256/19, R 11/20). The exercise of this discretion had to take account of the following: In inter-partes proceedings, each party had to be given equal opportunity to present their case and a fair chance to respond to new matter raised by the other party or parties or by the opposition division. Both the opposition division and the parties had to observe the principle of good faith (T 669/90, OJ 1992, 739; T 201/92). To expedite the proceedings and implement the principle of fairness towards the other party or parties, each party had to submit all facts, evidence, arguments and requests for amendments relevant to their case as early and completely as possible (T 326/87, OJ 1992, 522; T 430/89; T 951/91, OJ 1995, 202). This case law had been developed mainly in the context of Art. 114(2) EPC, pertaining to facts and evidence. Nevertheless, in view of the principles set out above, the rationale of this case law also applied to a patent proprietor's requests for amendment of the patent (e.g. T 582/08). Whether amended sets of claims should be considered in opposition proceedings or not did not merely depend on their filing within the time limit under R. 116 EPC, but also on the specific circumstances of the case (see also T 364/20). Consequently, the opposition division erred in denying that it had discretionary power to disregard auxiliary request 17. As a consequence, this procedural decision did not establish that auxiliary request 17 was "admissibly raised" in opposition proceedings.

The board agreed with the opponent that the filing of additional sets of amended claims (including auxiliary request 17) on 23 January 2023 was not a diligent and appropriate reaction to the opponent's submissions filed on 14 April 2022 and reiterated on 2 September 2022, or to the opposition division's communication of 30 May 2022. Since part of the defences submitted by the proprietor was not able to overcome the board’s conclusions on lack of inventive step and a later filed part raised new issues, the board did not admit auxiliary request 17 into the appeal proceedings.

In der angefochtenen Entscheidung in der Sache T 2108/22 wurde der damalige erste Hilfsantrag (jetziger Hauptantrag) nicht zum Verfahren zugelassen, "da er keine notwendige und zweckmäßige Antwort auf einen Einspruchsgrund sei (R. 80 EPÜ)". Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 wurde im Vergleich zum erteilten Anspruch 1 mit zwei unterschiedlichen Alternativen eingeschränkt. Es war unstrittig zwischen den Parteien, dass jede der beiden Alternativen A und B des Anspruchs 1 für sich alleine betrachtet durch Hinzufügung von Merkmalen so geändert wurde, dass sie jeweils dem Erfordernis der R. 80 EPÜ genügte..

Nach Ansicht der Kammer, ergibt sich die Gesamtwirkung einer Änderung, die sich aus mehreren Einzeländerungen zusammensetzt, nicht nur aus der Summe der Wirkungen der Einzeländerungen für sich einzeln betrachtet, sondern es ist auch zu berücksichtigen, wie sich die Einzeländerungen im Zusammenhang mit dem insgesamt geänderten Anspruchssatz auswirken. Im vorliegenden Fall besteht diese Gesamtwirkung u.a. auch darin, dass anstelle eines einzigen unabhängigen Anspruchs, der eine einzige Erfindung definiert, nun zwei Alternativen A und B in dem Anspruch definiert sind, die zwei unabhängigen Ansprüchen entsprechen. Das Vorhandensein als solches von zwei Alternativen in Anspruch 1 erfüllt keine der Anforderungen, die nach der Rechtsprechung an eine Änderung im Einklang mit R. 80 EPÜ zu stellen sind, und stellt daher einen Verstoß gegen R. 80 EPÜ dar.

Die Kammer kam zu dem Schluss, dass die Hinzufügung einer einzigen der beiden, den beanspruchten Gegenstand einschränkenden ODER-Alternativen, z.B. Alternative A, zum erteilten unabhängigen Anspruch 1 als ausreichende und abschließende Reaktion auf einen Neuheitseinwand zu werten sei. Diese Änderung entspreche dem Erfordernis der R. 80 EPÜ. Die Hinzufügung der Merkmale der zweiten Alternative B, die inhaltlich komplett unterschiedlich von der ersten Alternative A ist, kann jedoch nicht dazu beitragen, den Neuheitseinwand zu beseitigen, der zur Hinzufügung der ersten Alternative A geführt hat. Die Hinzufügung der Alternative B zum geänderten Anspruch 1 mit der Alternative A könne also nicht durch einen Einspruchsgrund veranlasst sein (R. 80 EPÜ), sondern nur durch den von der Patentinhaberin vorgebrachten Wunsch nach einem "angemessenen breitestmöglichen [Schutz]". Eine Änderung mit dem Ziel des Erreichens des größtmöglichen Schutzumfangs ist jedoch nicht im Einklang mit dem Erfordernis der R. 80 EPÜ..

Eine zweite Alternative in Anspruch 1 führt zu einer erhöhten Komplexität des Verfahrens, zu einer Verzögerung des Verfahrens bei Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung, zur weiteren Bearbeitung und zu einer Verschlechterung der Verfahrensökonomie. Die Einsprechende forderte daher eine ausgewogene und faire Abwägung zwischen ihrem eigenen und dem Begehren der Patentinhaberin.

Die Kammer kam unter Berücksichtigung des Umstands, dass die Hinzufügung eines oder mehrerer unabhängiger Ansprüche nach R. 80 EPÜ nicht ausdrücklich zulässig ist, und unter Abwägung der gegenläufigen Interessen der Beteiligten zu dem Schluss, dass der Anspruch 1 mit zwei Alternativen gegen die Vorschrift der R. 80 EPÜ verstößt.

Die Patentinhaberin zitierte mehrere Entscheidungen der Beschwerdekammern (z.B. T 937/00, T 181/02, T 263/05, T 428/12), wonach die Patentinhaberin ein Recht auf größtmöglichen Schutz habe und daher das Ersetzen eines einzigen unabhängigen Anspruchs durch mehrere unabhängige Ansprüche zulässig sei. Die Kammer überzeugte dieses Argument nicht. Keine der von der Patentinhaberin zitierten Entscheidungen der Beschwerdekammern besagt, dass eine Änderung eines Anspruchs, die darin besteht, einen einzigen unabhängigen Anspruch durch mehrere unabhängige Ansprüche zu ersetzen, in jedem Fall nach R. 80 EPÜ zulässig ist. Vielmehr besteht in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ein allgemeiner Konsens darüber, dass "jeder Fall für sich genommen betrachtet werden muss" (T 263/05).