3.2. Subject-matter under examination

In T 1486/23 umfasste der in der mündlichen Verhandlung zugelassene Beschwerdehilfsantrag die unabhängigen Ansprüche 1 bis 6 und die abhängigen Ansprüche 7 bis 15..

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) erhob Einwände der mangelnden Neuheit und erfinderischen Tätigkeit gegen die unabhängigen Ansprüche 5 und 6, sowie gegen die Ansprüche 7, 8 und 10, jeweils soweit abhängig von Anspruch 5.

Die Kammer entschied, dass die Gegenstände der Ansprüche 5, 6, 7, 8 und 10 des Beschwerdehilfsantrags den Gegenständen von nicht zum Einspruchsumfang gehörigen Ansprüchen des Patents entsprachen, beziehungsweise gegenüber diesen eingeschränkt waren. Sie durften nur auf ihre Änderungen gegenüber den Ansprüchen des Patents hin geprüft werden, aus denen sich jedoch keine Probleme ergaben. Die Einwände der mangelnden Neuheit und erfinderischen Tätigkeit gegen die o.g. Ansprüche wurden dementsprechend nicht berücksichtigt.

In Bezug auf Anspruch 6 erklärte die Kammer, dass dieser aus dem (nicht zum Einspruchsumfang gehörigen) Anspruch 12 des Patents hervorgegangen war, der auf ein Gerät gerichtet war, das eine "Aufnahmevorrichtung für einen Wechsel-Einsatz nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 11" umfasste. Die in den Ansprüchen 1 bis 11 des Patents definierten Wechsel-Einsätze und ihre Merkmale hatten zwar implizite Auswirkungen auf das Gerät, waren jedoch nicht Teil desselben. Die Kammer wertete Anspruch 12 des Patents daher gemäß R. 43(4) EPÜ als einen unabhängigen Anspruch..

Die Patentinhaberin hatte die Gegenstände der Ansprüche 1 bis 11 des Patents geändert. Dadurch, dass der Anspruch 12 des Patents eine Referenz auf zumindest einen der Ansprüche 1 bis 11 enthielt, hatte sich durch deren Änderung automatisch auch der Gegenstand des Anspruchs 12 geändert, weshalb dieser nicht unverändert bestehen bleiben konnte. Die Patentinhaberin hatte dementsprechend den Anspruch 12 so geändert, dass der darauf beruhende, gegenwärtige Anspruch 6 statt eines Verweises auf vorausgehende Ansprüche den Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents explizit aufnahm. Die Kammer stellte fest, dass der Gegenstand des gegenwärtigen Anspruchs 6 gegenüber dem des Anspruchs 12 des Patents eingeschränkt war.

Für die Kammer stellte sich die Frage, ob der Anspruch 12 des Patents im Einspruchsverfahren überhaupt in dieser Weise geändert und eingeschränkt werden durfte, und, falls dem so war, inwieweit eine solche Änderung in diesem Beschwerdeverfahren geprüft werden konnte. Sie kam zu dem Schluss, dass schon allein aus dem Grund, dass ein unabhängiger, nicht zum Einspruchsumfang gehöriger Anspruch nicht unverändert bestehen bleiben kann, wenn er einen Verweis auf mindestens einen anderen, zum Einspruchsumfang gehörigen und gegenüber seiner erteilten Fassung geänderten Anspruch enthält, die Anpassung eines solchen Anspruchs grundsätzlich möglich sein muss. Der Kammer zufolge müssen Änderungen, auch wenn es sich "nur" um Anpassungen oder Beschränkungen handelt, auf ihre Konformität mit den Art. 84 und 123 EPÜ geprüft werden.

Die Entscheidung G 9/91 verstand die Kammer dementsprechend so, dass nur solche Ansprüche gänzlich außerhalb des Verfahrens stehen, deren Gegenstand überhaupt nicht von den zum Einspruchsumfang gehörigen Ansprüchen mitbestimmt wird. Für die Kammer ergab sich dadurch, neben der in G 9/91 geschilderten, abhängige Ansprüche betreffenden Ausnahme noch eine weitere enge Ausnahme von dem Grundprinzip, dass die von der Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer vorgenommene Prüfung an den von der Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist erklärten Umfang des Einspruchs gebunden ist.

Die Kammer stellte klar, dass das in diesem Fall nicht bedeutete, dass das Einspruchsverfahren im Hinblick auf den aus dem nicht zum Einspruchsumfang gehörenden Anspruch 12 des Patents hervorgegangenen Anspruch 6 völlig neu aufgerollt werden konnte. Einwände, die nicht durch Änderungen an den Ansprüchen des Patents hervorgerufen werden, müssen vielmehr unberücksichtigt bleiben; insbesondere solche, die auch auf den Anspruch 12 des Patents zutreffen würden. Da sich die Einwände gegen den Anspruch 6 augenscheinlich nicht aus der Änderung ergaben, wurden sie von der Kammer nicht berücksichtigt.

In T 644/24 hatte die Kammer zu prüfen, ob die von der Beschwerdeführerin erstmals im Beschwerdeverfahren erhobenen Einwände unzureichender Offenbarung und unzulässiger Erweiterung als neue Einspruchsgründe im Sinne von G 10/91, Nr. 3 des Tenors anzusehen waren.

Die Kammer erinnerte eingangs daran, dass im Beschwerdeverfahren neue Einspruchsgründe nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden dürfen (G 10/91, Nr. 3 des Tenors). Zugleich sind Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen werden, im Beschwerdeverfahren in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ wie z. B. des Art. 123 (2) EPÜ überprüfbar (G 10/91, Nr. 19 der Gründe). Die Kammer schlussfolgerte, dass Art. 100 c) EPÜ im Beschwerdeverfahren daher nicht angewendet und das Patent wie erteilt nicht auf eine unzulässige Erweiterung geprüft werden darf, wenn der Einspruchsgrund nach Art. 100 c) EPÜ im Einspruchsverfahren nicht erhoben wurde und der Patentinhaber der Prüfung nicht zustimmt. Änderungen des Patents im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren können im Beschwerdeverfahren unter Anwendung von Art. 123 (2) EPÜ hingegen auch ohne Zustimmung des Patentinhabers bezüglich des Vorliegens einer unzulässigen Erweiterung geprüft werden.

Des Weiteren stellte die Kammer fest, dass in G 10/91 nicht erörtert wird, ob ein geänderter Patentanspruch im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren nach Art. 123 (2) EPÜ zur Gänze bezüglich einer unzulässigen Erweiterung geprüft werden darf oder nur bezüglich unzulässiger Erweiterungen, die von der Änderung herbeigeführt wurden. Nach Ansicht der Kammer ist Letzteres der Fall. Zum Einen spricht G 10/91, Nr. 19 der Gründe, nicht von "geänderten Ansprüchen", sondern von "Änderungen der Ansprüche", die auf die Erfüllung des Erfordernisses von Art. 123 (2) EPÜ zu prüfen sind. Zum Anderen greift das in G 10/91, Nr. 18 der Gründe genannte Verbot der Einführung neuer Einspruchsgründe im Beschwerdeverfahren ohne Zustimmung des Patentinhabers.

Ähnliche Überlegungen gelten für den Einspruchsgrund nach Art. 100 b) EPÜ, der nach Ansicht der Kammer als eigenständige materiellrechtliche Norm für das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung bzw. der Ausführbarkeit bezüglich des Patents wie erteilt anzusehen ist. Unter Berücksichtigung des für das gesamte Patentsystem grundlegenden Zwecks von Art. 83 EPÜ muss in teleologischer Hinsicht davon ausgegangen werden, dass das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung auch für das geänderte Patent gelten muss. Die Große Beschwerdekammer stellte dies im Rahmen von G 3/14, Nr. 77 fest, wo Art. 83 EPÜ unter den Erfordernissen des EPÜ genannt wird, "die eindeutig unter Art. 101 (3) EPÜ fallen". In Nr. 76 der Gründe stellte sie unter Verweis auf G 10/91 zudem klar, dass ein Einwand nicht ausreichender Offenbarung im Beschwerdeverfahren ohne Einverständnis des Patentinhabers nur im Hinblick auf die Änderung im engeren Sinn, nicht aber im Hinblick auf "das gesamte Patent [...] oder [...] den [gesamten] geänderten Anspruch" geprüft werden darf. Der Kammer zufolge entspricht diese Überlegung auch der Kernaussage zur Auslegung von Art. 101 (3) EPÜ und Art. 84 EPÜ in G 3/14. Die Zusammenschau von Tenor und Nr. 76 der Gründe zeige auf, dass die Große Beschwerdekammer den Umstand, dass Art. 84 EPÜ kein Einspruchsgrund ist und den Umstand, dass ein zuvor nicht erhobener Einspruchsgrund nach Art. 100 b) EPÜ gemäß G 10/91 im Beschwerdeverfahren ohne Einverständnis des Patentinhabers nicht geprüft werden darf, für das Beschwerdeverfahren im Ergebnis gleichgesetzt hat. Die Kammer befand daher, dass das Ausmaß der Prüfungsbefugnis bezüglich unzureichender Offenbarung beim geänderten Patent dem Ausmaß bezüglich unzulässiger Erweiterung entspricht. Wurden die Einspruchsgründe nach Art. 100 b) und c) EPÜ im Einspruchsverfahren nicht erhoben und erteilt der Patentinhaber nicht sein Einverständnis zu deren Prüfung, darf der Kammer zufolge im Beschwerdeverfahren das Patent im Fall einer Änderung im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren daher nicht in seiner Gesamtheit, sondern nur insoweit auf unzureichende Offenbarung und unzulässige Erweiterung geprüft werden, als die Änderung diese herbeiführt.

Im Übrigen hob die Kammer hervor, dass im Einspruchsverfahren zu berücksichtigen ist, dass die Einspruchsabteilung die Möglichkeit hat, ausnahmsweise auch neue Einspruchsgründe in das Einspruchsverfahren einzuführen. Da dies bereits für das Patent wie erteilt gilt, ist die Einspruchsabteilung in Anwendung des Art. 114 (1) EPÜ nicht darin gehindert, das geänderte Patent in seiner Gesamtheit zu prüfen.