5.3.1 Entwicklung der Rechtsprechung nach G 2/98 in Bezug auf generisch formulierte "ODER"-Ansprüche

In der Zeit nach G 2/98 (ABl. 2001, 413) entstanden infolge der oben genannten, von der Großen Beschwerdekammer formulierten Bedingung in Bezug auf generische "ODER"-Ansprüche Divergenzen in der Rechtsprechung der Kammern, die dazu führten, dass die Große Beschwerdekammer die weitere Entscheidung G 1/15 erließ (ABl. 2017, A82); s. auch Kapitel II.D.5.3.2 unten).

In einigen dieser Fällen wurde Gegenständen, die im Prioritätsbeleg offenbart waren und unter den generisch formulierten Anspruch der späteren europäischen Anmeldung fielen, keine (Teil-)Priorität zuerkannt, weil die genannte Bedingung als nicht erfüllt erachtet wurde. Ein solcher Ansatz konnte manchmal in einer "Kollision" nach Art. 54 (3) EPÜ mit einem anderen Mitglied derselben europäischen Patentfamilie resultieren (insbesondere in solchen Situationen, die mitunter als "toxische Priorität" oder „giftige Teilanmeldung“ bezeichnet werden – s. auch die Zusammenfassung im nächsten Abschnitt von T 557/13 vom 17. Juli 2015, ABl. 2016, A87). In G 1/15 (ABl. 2017, A82) stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass in diversen Entscheidungen die Formulierung der Bedingung als weiteres Erfordernis verstanden wurde, das erfüllt sein muss, damit einem Anspruch Teilpriorität zuerkannt wird – eine Auslegung, die die Große Beschwerdekammer ablehnte. Entsprechend verwarf G 1/15 den in T 1127/00, T 1443/05, T 1877/08, T 476/09 und in anderen, in G 1/15 genannten Entscheidungen vertretenen Ansatz; s. Nummer 2.2 der Gründe.

In anderen seit G 2/98 ergangenen Entscheidungen wurde hingegen unter vergleichbaren Umständen eine Teilpriorität zuerkannt.

So befand die Kammer in der Sache T 665/00, dass der Gegenstand einer mutmaßlichen öffentlichen Vorbenutzung innerhalb des Prioritätsintervalls in der Prioritätsunterlage beschrieben worden sei und auch unter die Ansprüche des Streitpatents falle, dass aber in der Prioritätsunterlage nicht unbedingt alle beanspruchten Gegenstände beschrieben worden seien. Mit Verweis auf Art. 88 (3) EPÜ 1973 und G 2/98 (ABl. 2001, 413) erklärte die Kammer, dass unterschiedliche Elemente einer Patentanmeldung unterschiedliche Prioritätstage haben könnten und dies auch für einen einzigen Anspruch gelte, der mehrere Alternativen umfasse und somit in mehrere Einzelgegenstände aufgespalten werden könne. Von den verschiedenen Alternativen, die unter den Anspruch 10 fallen (der auf einen Puder mit hohlen Mikrosphären gerichtet ist, deren spezifische Masse durch den generischen Begriff "unter 0,1 g/cm3" angegeben wird), für die nicht kompakten Puder mit den Mikrosphären des Typs "Expancel DE" kann der Prioritätstag in Anspruch genommen werden. Die geltend gemachte Vorbenutzung, die sich nach dem Prioritätstag ereignete und ein Produkt betraf, das dieselben Mikrosphären des Typs "Expancel DE" enthielt, konnte daher nicht neuheitsschädlich sein. S. auch T 135/01.

Die Bedeutung der Bedingung aus G 2/98 in Bezug auf "ODER"-Ansprüche war Gegenstand eines umfassenden obiter dictum in T 1222/11. Der Kammer zufolge sollte die Bedingung, dass "dadurch eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht wird", eine andere Bedeutung erhalten, als ihr in T 1877/08, T 476/09, T 1443/05 und T 1127/00 gegeben wurde. Diese Bedingung könne nicht als Vorgabe verstanden werden, wie der Gegenstand eines "ODER"-Anspruchs zu definieren sei. Dies würde – zumindest in Bezug auf generische Definitionen – im Widerspruch zu dem auf dem Grundsatz einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung basierenden Offenbarungstest stehen (s. G 3/89, ABl. 1993, 117). Die Kammer befand, dass sich bei der Prüfung der Voraussetzungen des Art. 88 (3) EPÜ der Wortlaut der oben genannten Bedingung auf die Möglichkeit beziehe, durch einen Vergleich des im "ODER"-Anspruch beanspruchten Gegenstands mit der Offenbarung der verschiedenen Prioritätsdokumente eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände abstrakt zu ermitteln, denen sich die beanspruchten Prioritätsrechte zuordnen lassen oder nicht (vgl. die Beispiele in dem von der FICPI auf der Münchner Diplomatischen Konferenz 1973 vorgelegten Memorandum (M 48/I, Memorandum C), auf das in G 2/98 verwiesen wird).

In T 571/10 wurde ausdrücklich der Ansatz von T 1222/11 angewandt. Die Streitanmeldung, die eine pharmazeutische Zusammensetzung betraf, und D9, ebenfalls eine europäische Anmeldung, hatten denselben Anmeldetag und beanspruchten die Priorität derselben früheren nationalen Anmeldung. Durch einen Vergleich des generischen Gegenstands des strittigen Anspruchs 1 mit der Prioritätsunterlage ermittelte die Kammer zwei eindeutig definierte alternative Gegenstände a und b als vom Anspruch umfasst, aber nicht ausdrücklich darin genannt. Nur der Gegenstand a war in der Prioritätsunterlage vollständig offenbart und genoss deshalb die beanspruchte Priorität. D9 konnte nur in so weit zum Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ gehören, wie die Priorität der Streitanmeldung nicht wirksam in Anspruch genommen wurde, die Priorität von D9 aber gültig war. Bei der Alternative a des Anspruchs 1 war dies nicht der Fall, weil D9 keinen früheren Prioritätstag besaß. Für die Alternative b des Anspruchs 1 war D9 Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ nur bezüglich des Gegenstands, für den die Priorität von D9 wirksam war, und das war die Alternative a. Dieser Gegenstand war für den Gegenstand der Alternative b von Anspruch 1 nicht neuheitsschädlich, weil er sich mit letzterem nicht überschnitt.

Im Leitsatz der Entscheidung heißt es: "Wenn für eine Anmeldung eine einzige Priorität in Anspruch genommen wird und verschiedene Merkmale eines Anspruchs dieser Anmeldung Verallgemeinerungen spezifischer, in der Prioritätsunterlage offenbarter Merkmale sind, ist eine Teilpriorität anzuerkennen, solange durch einen Vergleich des beanspruchten Gegenstands mit der Offenbarung der Prioritätsunterlage eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände einschließlich der besonderen Ausführungsarten abstrakt ermittelt werden kann, die unmittelbar und eindeutig aus der Prioritätsunterlage herleitbar sind. Dabei müssen die eindeutig definierten alternativen Gegenstände nicht ausdrücklich in der Anmeldung genannt sein, und auch das Wort "oder" muss nicht unbedingt vorkommen. Dasselbe gilt auch für den Fall von Mehrfachprioritäten. Dann ist ein Vergleich mit der Offenbarung jeder einzelnen Prioritätsunterlage erforderlich, und für jeden eindeutig definierten alternativen Gegenstand wird die früheste Priorität anerkannt, aus der der alternative Gegenstand unmittelbar und eindeutig herleitbar ist."

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