1.6.3 Streichen von Elementen aus Listen – Verkleinerung der Listen ohne Herausgreifen einer Merkmalskombination

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern lautet das Leitprinzip, dass das Streichen von in jeweiligen Listen aufgezählten Bedeutungen von Substituenten in einer generischen chemischen Formel nicht zum Herausgreifen einer bestimmten Kombination von jeweils einer einzigen spezifischen, ursprünglich jedoch nicht offenbarten Substituentenbedeutung führen darf (s. T 615/95, T 859/94).

In T 615/95 enthielt der Anspruch drei unabhängige Listen beträchtlichen Umfangs, in denen unterschiedliche Bedeutungen für drei Reste in einer allgemeinen chemischen Formel aufgeführt waren. Eine ursprünglich offenbarte Bedeutung wurde aus allen drei unabhängigen Listen gestrichen. Die Kammer legte dar, dass diese Streichungen nicht zur Abgrenzung einer Kombination bestimmter Bedeutungen geführt hätten, d. h. einer bis dahin nicht speziell erwähnten einzelnen Verbindung oder Gruppe von Verbindungen, sondern dass der verbleibende Gegenstand als allgemeine Gruppe von Verbindungen erhalten bleibe und dass sich diese Gruppe von der ursprünglichen Gruppe nur durch die geringere Größe unterscheide. Eine Verkleinerung der allgemeinen Gruppe chemischer Verbindungen sei jedoch nicht nach Art. 123 (2) EPÜ 1973 zu beanstanden, da aus diesen Streichungen keine spezielle, ursprünglich nicht offenbarte Kombination bestimmter Bedeutungen der jeweiligen Reste, d. h. keine neue Erfindung entstehe (s. auch T 948/02, wo die Änderung einer generischen chemischen Formel nicht zugelassen wurde, mit zahlreichen Verweisen auf diese Rechtsprechung. Eine weitere Entscheidung, in der der Sachverhalt des vorliegenden Falls von T 615/95 abgegrenzt wurde, ist T 1150/15; s. auch T 894/05, T 888/08).

In T 50/97 führte die Kammer aus, die Verkleinerung der in der Anmeldung in der eingereichten Fassung offenbarten Listen alternativer Definitionen sei nicht zu beanstanden, denn diese Beschränkung führe nicht dazu, dass eine bestimmte Kombination spezifischer Definitionen, d. h. eine bis dahin nicht ausdrücklich erwähnte Unterklasse von Verbindungen, herausgegriffen werde; der verbleibende Gegenstand von Anspruch 1 bleibe vielmehr in Form von allgemeinen Listen alternativer Definitionen erhalten, die sich von den ursprünglichen Listen nur durch ihre geringere Größe unterschieden (unter Verweis auf T 615/95 und T 859/94).

In T 942/98 stellte die Kammer fest, dass die Substituenten X1, X2 und R5 durch Streichen aller anderen Bedeutungen auf jeweils eine einzige Bedeutung zurückgeschnitten wurden, was zu einer ursprünglich nicht offenbarten Kombination von spezifischen Substituentenbedeutungen führte. Folglich vermochte der ursprüngliche Anspruch 1 für sich allein keine ausreichende Stütze für den geltenden Anspruch 1 zu bieten (angeführt in T 2013/08, in der bei dieser Gelegenheit die ständige Rechtsprechung zum "Herausgreifen" rekapituliert wird).

In T 1506/13 fasste die Kammer unter Verweis auf T 948/02 zusammen, dass eine Streichung von Genen aus einer Liste spezifischer Gene unter zwei Voraussetzungen gewährbar ist: Erstens darf die Streichung nicht zur Abgrenzung einer bis dahin nicht speziell erwähnten einzelnen Verbindung oder Gruppe von Verbindungen führen, sondern der verbleibende Gegenstand muss als allgemeine Gruppe von Verbindungen erhalten bleiben, die sich von der ursprünglichen Gruppe nur durch die geringere Größe unterscheidet. Zweitens darf die Streichung nicht zu einer bestimmten Kombination von einer speziellen, ursprünglich nicht offenbarten Bedeutung führen, d. h. es entsteht dadurch keine neue Erfindung, sondern der beantragte Patentschutz wird lediglich eingeschränkt, und es wird kein technischer Beitrag im Vergleich zum ursprünglich offenbarten Gegenstand geleistet.

In T 98/09 zum Herausgreifen ("singling out") von ursprünglich nicht offenbarten Wirkstoffkombinationen aus Listen heißt es, dass entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin auch eine Streichung aus einer Liste eine unzulässige Erweiterung darstellen kann, wenn das Herausgreifen eines einzelnen Wirkstoffs zu einer Auswahl von Kombinationen führt, die zwar von der ursprünglichen Anmeldung denkgesetzlich umfasst, aber nicht spezifisch offenbart sind. Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist eine solche Auswahl als unzulässige Erweiterung und damit als Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ zu beurteilen (vgl. beispielsweise T 727/00 et T 686/99). Der Fall betraf zwei Listen (6 Elemente bzw. 47 Elemente). Der Anmelder wollte eine der Listen auf ein Element reduzieren. Die Kammer entschied, dass diese Auswahl einen Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ darstellte. Im ähnlich gelagerten Fall T 1808/08 befand die Kammer, dass die Streichung von Elementen aus zwei Listen zu einer nicht gewährbaren Auswahl führte.

In T 10/97 fanden nicht alle im ursprünglichen Anspruch aufgeführten Verbindungen Eingang in den geänderten Anspruch 1. Da die beanspruchte Gruppe von Verbindungen nicht dadurch zustande kam, dass ein ursprünglich offenbarter, generisch definierter Substituent in einer allgemeinen Formel durch einen bestimmten Substituenten aus den Ausführungsbeispielen ersetzt wurde, sondern vielmehr aus einer Liste einzeln aufgeführter, gleichermaßen brauchbarer Verbindungen einige gestrichen wurden, um die Patentierungsaussichten gegenüber dem Stand der Technik zu verbessern, befand die Kammer, dass solche Streichungen nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern als zulässig gelten müssen (s. T 393/91). Eine besondere technische Wirkung der verbliebenen Verbindungen wurde nicht offenbart und auch nicht geltend gemacht.

In T 783/09 verwies die Kammer auf T 10/97. Alle vierundvierzig Kombinationen, die sich aus der Kombination der Elemente der beiden Listen (mit zwei bzw. zweiundzwanzig Elementen) ergaben, waren unmittelbar und eindeutig offenbart. Es stellte sich jedoch auch die Frage, ob der Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung durch die Beanspruchung von nur drei der offenbarten vierundvierzig Kombinationen in unzulässiger Weise erweitert wurde. Die vierundvierzig Kombinationen wurden als "ganz bevorzugte Ausführungsformen" bezeichnet. Dadurch wurde dem Fachmann vermittelt, dass jede der vierundvierzig Kombinationen die gleiche Eigenschaft hatte, nämlich dass sie alle im Kontext der Erfindung ganz bevorzugte Kombinationen waren. Nichts anderes ergab sich aus dem Rest der Anmeldung: Eine besondere Eigenschaft, beispielsweise eine besondere technische Wirkung, wurde weder den drei Kombinationen nach Anspruch 1 noch den übrigen einundvierzig Kombinationen zugesprochen. Die Gruppe von Kombinationen in Anspruch 1 konnte somit nicht als Ergebnis einer Auswahl von drei Elementen mit gleichen Eigenschaften aus einer Liste von vierundvierzig Elementen mit unterschiedlichen Eigenschaften angesehen werden – eine Auswahl, für die es in der eingereichten Anmeldung keinen Anhaltspunkt gegeben hätte, sodass die Beanspruchung dieser Gruppe eine unzulässige Erweiterung dargestellt hätte. Vielmehr sei die Gruppe gemäß Anspruch 1 das Ergebnis der Streichung von einundvierzig Elementen aus einer Liste von vierundvierzig Elementen mit gleichen Eigenschaften (s. T 10/97). Abschließend stellte die Kammer fest, dass der Gegenstand von Anspruch 1 den Erfordernissen von Art. 123 (2) EPÜ genügte.

In T 2273/09 argumentierten die Beschwerdeführer, dass auf den vorliegenden Fall die Begründung und Schlussfolgerung aus T 783/09 anwendbar sei; in dem vorliegenden Fall wurden zehn der sechzehn unmittelbar und eindeutig offenbarten einzelnen Kombinationen gestrichen, sodass sechs Kombinationen übrig blieben. Die Kammer verwies auf G 2/10, wonach die Frage, ob der Fachmann neue Informationen erhält, davon abhängt, wie er den geänderten Anspruch verstehen würde. Unter Anwendung der technischen Beurteilung des vorliegenden Falls auf den übrig gebliebenen beanspruchten Gegenstand kam die Kammer zu dem Schluss, dass der Gegenstand des strittigen Hauptantrags die Erfordernisse von Art. 123 (2) EPÜ nicht erfüllte.

In T 1075/12 beschränkte der Patentinhaber die Definitionen von Gruppen auf Listen mit spezifischen Substituenten. Die Kammer befand, dass die präziseren Definitionen der Guppen nicht dazu führte, dass bestimmte Kombinationen spezifischer Bedeutungen der entsprechenden Gruppen herausgegriffen wurden, d. h. es wurde kein bestimmtes, ursprünglich nicht offenbartes strukturelles Merkmal der betroffenen Verbindungen beansprucht. Die Kammer unterschied den ihr vorliegenden Fall von T 859/04 und T 801/02, in denen mehr als eine Variable in der jeweiligen chemischen Formel individualisiert worden war, was dazu führte, dass eine spezielle, ursprünglich nicht offenbarte Kombination bestimmter Bedeutungen der jeweiligen Reste entstand, d. h. ein bestimmtes, ursprünglich nicht offenbartes strukturelles Merkmal der betreffenden Verbindungen.

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