3.3. Beurteilung mangelnder Einheitlichkeit und Beurteilung von Anträgen auf Erstattung zusätzlicher Recherchengebühren im Prüfungsverfahren

Gemäß Art. 82 EPÜ muss die Patentanmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit nicht nur in der ursprünglich eingereichten Fassung erfüllen, sondern auch zu jedem späteren Zeitpunkt des Verfahrens, d. h. vor der Prüfungsabteilung und solange, bis das Patent erteilt wird. R. 64(2) EPÜ (R. 46 (2) EPÜ 1973) weist deutlich auf die Möglichkeit hin, dass die Prüfungsabteilung in Bezug auf mangelnde Einheitlichkeit nicht mit der Recherchenabteilung übereinstimmt. In diesem Fall ist die Meinung der Prüfungsabteilung insofern ausschlaggebend, als diese auf Antrag des Anmelders eine Rückzahlung aller weiteren Recherchengebühren anordnen kann. Die Entscheidung, dass eine Patentanmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit im Sinne von Art. 82 EPÜ nicht erfüllt, liegt im Ermessen der Prüfungsabteilung. Dies gilt auch, wenn die Recherchenabteilung nach R. 64 (1) EPÜ (R. 46 (1) EPÜ 1973) keinen derartigen Einwand erhoben hat (T 178/84, ABl. 1989, 157). S. auch dieses Kapitel II.B.6.

Nach T 94/91 besagt Art. 82 EPÜ 1973 eindeutig, dass europäische Patentanmeldungen das Kriterium der Einheitlichkeit der Erfindung ohne Einschränkung erfüllen müssen. Das EPÜ 1973 unterscheidet nicht zwischen a priori oder a posteriori festgestellter mangelnder Einheitlichkeit. Es spielt keine Rolle, ob die mangelnde Einheitlichkeit sofort festgestellt wird oder erst bei der Untersuchung von Unterlagen im Rahmen der Recherche oder Prüfung.

Die Kammer bekräftigte in T 544/88 (ABl. 1990, 429), dass nach Vorlage durch den Anmelder von neuen, als einheitlich behaupteten Ansprüchen auf eine Beanstandung der Uneinheitlichkeit im Sinne von Art. 82 EPÜ 1973 hin das Prüfungsverfahren auch dann fortzusetzen ist, wenn die übrigen Anmeldungsunterlagen nicht auf die Gegenstände dieser Ansprüche beschränkt wurden. In Bezug auf die Beschreibung und die Zeichnungen kann die Prüfungsabteilung den Anmelder dagegen auffordern, diese mit den gültigen Ansprüchen in Einklang zu bringen (R. 27 (1) d) EPÜ 1973 in der bis 31.5.1991 geltenden Fassung; vgl. die darauf folgende R. 27 (1) c) EPÜ 1973, jetzt R. 42 (1) c) EPÜ) und die Teile der Beschreibung und der Zeichnungen, die sich nicht auf beanspruchte Erfindungen beziehen, aus den Patentunterlagen zu streichen (R. 34 (1) c) EPÜ 1973). Dabei wird im Einzelfall zu prüfen sein, ob es zweckmäßig ist, solche Anpassungen so lange zurückzustellen, bis gewährbare Ansprüche vorliegen.

In J 24/96 (ABl. 2001, 434) stellte die Kammer fest, dass es zwar im Rahmen der R. 46 EPÜ 1973 Aufgabe der Prüfungsabteilung (und der Beschwerdekammer) ist, zu prüfen, ob Mitteilungen der Recherchenabteilung nach R. 46 (1) EPÜ 1973, in denen zur Zahlung weiterer Recherchengebühren aufgefordert wird, gerechtfertig waren. R. 46 (2) EPÜ 1973 bezieht sich aber auf keine andere Handlung der Recherchenabteilung als die Mitteilung nach R. 46 (1) EPÜ 1973. Somit muss eine Prüfungsabteilung in einer Entscheidung nach R. 46 (2) EPÜ 1973 auf sonstige Einwände der Anmelders im Zusammenhang mit der infrage stehenden Recherche wie den Einwand, dass der teilweise Recherchenbericht den Richtlinien nicht entsprach, nicht eingehen. Die Kammer wies darauf hin, dass die Prüfungsabteilung selbstverständlich die Möglichkeit hat, eine zusätzliche Recherche zu veranlassen, wenn sie der Meinung ist, dass der durch die Recherchenabteilung gelieferte Bericht unvollständig ist. Diese Frage habe jedoch nichts mit der formellen Entscheidung nach R. 46 (2) EPÜ 1973 über den Antrag auf Erstattung von zusätzlichen Recherchengebühren zu tun.

In T 188/00 wies die Kammer darauf hin, dass die Überprüfung nach R. 46 (2) EPÜ 1973 durch die Prüfungsabteilung allein auf der Grundlage der von der Recherchenabteilung in ihrer Mitteilung nach R. 46 (1) EPÜ 1973 angeführten Tatsachen zu erfolgen habe. Da Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit in den meisten Fällen unter Bezugnahme auf den Stand der Technik erhoben würden (a posteriori festgestellte mangelnde Einheitlichkeit), bedeute das, dass die Prüfungsabteilung sich bei ihrer Überprüfung ausschließlich auf die im Teilrecherchenbericht angeführten Dokumente und die von der Recherchenabteilung erstellte Beschreibung der einzelnen Erfindungen stützen dürfe und den Argumenten Rechnung tragen müsse, die der Anmelder möglicherweise zur Begründung seines Antrags auf Rückerstattung vorgebracht habe. In Bezug auf das analoge PCT-Widerspruchsverfahren (R. 40.2 c) und e) sowie R. 68.3 c) und e) PCT) hätten die Beschwerdekammern entschieden, dass diese Überprüfung ausschließlich auf den in der Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren genannten Gründen basieren dürfe und das Vorbringen des Anmelders berücksichtigen müsse (W 4/93, ABl. 1994, 939). Im vorliegenden Fall hatte die Prüfungsabteilung jedoch argumentiert, dass es den Ansprüchen in der ursprünglich eingereichten Fassung a posteriori an Einheitlichkeit fehle, und zwar infolge der Feststellung, dass Anspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung gegenüber D1 und D4 nicht erfinderisch sei, wobei die zweite Entgegenhaltung im Teilrecherchenbericht nicht angeführt war. Die Prüfungsabteilung hatte somit die Feststellung der mangelnden Einheitlichkeit nicht in der in R. 46 (2) EPÜ 1973 vorgesehenen Weise überprüft, sondern eine erneute Prüfung auf der Grundlage der neuen Entgegenhaltung D4 vorgenommen. Die Kammer kam deswegen zu dem Schluss, dass die Entscheidung, die Rückerstattung der weiteren Recherchengebühr abzulehnen, aus rein formalen Gründen aufzuheben sei und dass der Antrag des Beschwerdeführers auf Rückzahlung einer weiteren Recherchengebühr nach R. 46 (2) EPÜ 1973 berechtigt sei.

Im Tenor einer Entscheidung über die beantragte Rückzahlung von (weiteren) Recherchengebühren ist deutlich zum Ausdruck zu bringen, welcher konkrete Antrag der Entscheidung zugrunde liegt, inwieweit die Prüfungsabteilung diesem Antrag entspricht und die Rückzahlung von Recherchengebühren anordnet, und wie mit einem möglichen Mehrbegehren verfahren wird. Die Zulassung einer gesonderten Beschwerde gegen eine Zwischenentscheidung im Sinne des Art. 106 (2) EPÜ ist eine konstitutive Entscheidung der Prüfungsabteilung, die die Anfechtbarkeit im Beschwerdeweg erst begründet und daher grundsätzlich ebenfalls in den Tenor aufzunehmen ist (T 756/14).

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