3.4. Änderung nach Einverständniserklärung mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung

R. 71a (2) EPÜ (Abschluss des Erteilungsverfahrens) stellt klar, dass die Prüfungsabteilung das Prüfungsverfahren bis zur Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents jederzeit wieder aufnehmen kann.

Die Prüfungsabteilung hat bis zum Erlass eines Erteilungsbeschlusses ein Ermessen, Änderungen zuzulassen (T 690/09, unter Verweis auf G 7/93, Entscheidungsformel 1, ABl. 1994, 775; G 12/91, ABl. 1994, 285).

Hat der Anmelder sein Einverständnis mit der ihm nach R. 71 (3) EPÜ mitgeteilten Fassung erklärt, indem er die Gebühren entrichtet und die Übersetzung der Ansprüche eingereicht hat, so werden weitere Änderungsanträge in Anwendung des Ermessens, das der Prüfungsabteilung gemäß R. 137 (3) EPÜ eingeräumt wird, nur noch ausnahmsweise zugelassen. Ein eindeutiges Beispiel für einen zulässigen Änderungsantrag wäre der Fall, dass der Anmelder gesonderte Anspruchssätze für benannte Staaten einreicht, für die ältere nationale Rechte bestehen. Ebenso ist es zweckmäßig, geringfügige Änderungen zuzulassen, die keine Wiederaufnahme der Sachprüfung erforderlich machen und den Erlass des Erteilungsbeschlusses nicht merklich verzögern (s. G 7/93, ABl. 1994, 775).

Die Nichtzulassung von Änderungen muss begründet sein, und die Vorschriften der Art. 113 (1) und Art. 116 (1) EPÜ sind zu beachten. Es muss belegt werden, dass die in G 7/93 (ABl. 1994, 775) festgelegten Bedingungen nicht erfüllt sind. Es muss also begründet werden, warum die Änderungen nicht geringfügiger Art sind, sondern vielmehr tatsächlich eine Wiederaufnahme der Sachprüfung erforderlich machen und darüber hinaus den Erlass der Entscheidung über die Patenterteilung beträchtlich verzögern (Richtlinien H‑II, 2.6 – Stand November 2018).

In G 7/93 (ABl. 1994, 775) stellte die Große Beschwerdekammer klar, dass die in R. 86 (3) EPÜ 1973 (jetzt R. 137 (3) EPÜ) verwendete Formulierung "Weitere Änderungen können nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden" lediglich bedeutet, dass die Prüfungsabteilung einem vom Anmelder gestellten Änderungsantrag stattgeben oder ihn ablehnen kann. Eine vom Anmelder nach R. 51 (4) EPÜ 1973 abgegebene Einverständniserklärung wird mit der ihm mitgeteilten Fassung des Patents nicht bindend, sobald eine Mitteilung gemäß R. 51 (6) EPÜ 1973 erlassen wurde. Auch nach einer solchen Mitteilung gemäß R. 51 (6) EPÜ 1973 hat die Prüfungsabteilung noch bis zum Erlass eines Erteilungsbeschlusses ein Ermessen nach R. 86 (3) Satz 2 EPÜ 1973, eine Änderung der Anmeldung zuzulassen. Da die Mitteilung nach R. 51 (6) EPÜ 1973 (a. F.) darauf abzielt, das Erteilungsverfahren auf der Grundlage der gebilligten Fassung zum Abschluss zu bringen, sollte aber ein Änderungsantrag, den die Prüfungsabteilung nach Erlass dieser Mitteilung erhält, anders beurteilt werden als ein ähnlicher Antrag, der in einem wesentlich früheren Stadium des gesamten Prüfungsverfahrens und insbesondere vor der Einverständniserklärung des Anmelders mit einer ihm mitgeteilten Fassung der Anmeldung eingeht. Bei dem späteren Antrag ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass das Erteilungsverfahren schon sehr weit fortgeschritten ist, dass die Prüfungsabteilung ihre Sachprüfung der Anmeldung bereits abgeschlossen und der Anmelder zuvor mindestens einmal Gelegenheit zur Änderung der Anmeldung erhalten hat. Vor diesem Hintergrund wird die Zulassung einer nach Erlass einer Mitteilung gemäß R. 51 (6) EPÜ 1973 beantragten Änderung eher die Ausnahme als die Regel sein. Es bleibt allerdings noch zu klären, unter welchen Umständen eine Ausnahme von der allgemeinen Regel gerechtfertigt ist. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer sollte die Ermessensentscheidung über die Zulassung der Änderung nach denselben Kriterien getroffen werden. Es liegt auf der Hand, dass eine Prüfungsabteilung in dieser Phase des Verfahrens Einwände nur noch erheben sollte, wenn sie auch bereit ist, eine daraufhin beantragte Änderung zuzulassen. Bei der Ausübung dieses Ermessens nach Erlass einer Mitteilung gemäß R. 51 (6) EPÜ 1973 muss die Prüfungsabteilung allen rechtserheblichen Faktoren Rechnung tragen. Sie muss insbesondere das Interesse des Anmelders an einem in allen benannten Staaten rechtsbeständigen Patent und das seitens des EPA bestehende Interesse, das Prüfungsverfahren durch Erlass eines Erteilungsbeschlusses zum Abschluss zu bringen, berücksichtigen und gegeneinander abwägen.

In G 10/92 (ABl. 1994, 633) traf die Große Beschwerdekammer folgende Feststellung: Eröffnet die Prüfungsabteilung das Prüfungsverfahren nach einer Einverständniserklärung nach R. 51 (4) EPÜ 1973 erneut, weil die zu erteilende Fassung – aus welchem Grund auch immer – geändert werden soll, so muss sie dem Anmelder nach R. 51 (4) EPÜ 1973 erneut mitteilen, in welcher Fassung sie das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt. Nichts anderes gilt im Beschwerdeverfahren. Die in der ersten Instanz abgegebene Einverständniserklärung nach R. 51 (4) EPÜ 1973 ist auch im Beschwerdeverfahren bindend. Kommt die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, dass eine geänderte Fassung des Patents erteilt werden soll, so ist eine erneute Zustimmung des Anmelders zur vorgesehenen Fassung erforderlich. Diese ist gegenüber der Beschwerdekammer zu erklären, wenn diese selbst in der Sache entscheidet, und gegenüber der Prüfungsabteilung im Falle der Zurückverweisung.

In G 10/93 (ABl. 1995, 172) entschied die Große Beschwerdekammer, dass die Prüfungsabteilung an die von ihr gemäß Art. 96 (2) EPÜ 1973 im Rahmen der Prüfung geäußerte – positive oder negative – Ansicht nicht gebunden sei. Das Prüfungsverfahren könne noch nach Abgabe der Einverständniserklärung nach R. 51 (4) EPÜ 1973 "aus welchen Gründen auch immer" erneut eröffnet werden.

In T 171/85 (ABl. 1987, 160) entschied die Kammer wie folgt: Erweist sich, dass die europäische Patentanmeldung in der Fassung, die der Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ 1973 zugrunde liegt, Unstimmigkeiten oder Widersprüchlichkeiten aufweist, so kann im Einvernehmen zwischen Prüfungsabteilung und Anmelder deren Beseitigung selbst dann noch erfolgen, wenn das Einverständnis des Anmelders mit der (mangelhaften) Fassung bereits nach R. 51 (4) EPÜ 1973 eingeholt war.

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