T 0792/07 08-07-2010

I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das europäische Patent Nr. 0 893 117 (Anmeldenummer 98 112 651.9) widerrufen wurde. Das Patent umfasste 4 Ansprüche, wobei der unabhängige Anspruch 1 wie folgt lautete:

"1. Verwendung von Polymeren, die erhältlich sind durch

(i) radikalisch initiierte Copolymerisation von Monomergemischen aus

(a) 1 bis 99,99 Gew.-% eines kationischen Monomeren oder quaternisierbaren Monomeren

(b) 0 bis 98,99 Gew.-% eines wasserlöslichen Monomeren,

(c) 0 bis 50 Gew.-% eines weiteren radikalisch copolymerisierbaren Monomeren und

(d) 0,01 bis 10 Gew.-% eines bi- oder mehrfunktionellen radikalisch copolymerisierbaren Monomeren, und

(ii) anschließende Quaternisierung des Polymeren, sofern als Monomeres (a) ein nicht quaternisiertes Monomer eingesetzt wird,

als Haarkonditionierungsmittel in Zubereitungen für die Haarkosmetik."

II. Gegen die Erteilung des obigen Patentes wurde Einspruch eingelegt, mit dem Antrag, das Patent wegen fehlender Neuheit und mangelnder erfinderischen Tätigkeit (Artikel 100 (a) EPÜ) sowie unzureichender Offenbarung (Artikel 100 (b) EPÜ) in vollem Umfang zu widerrufen.

III. Der angefochtenen Entscheidung lagen das erteilte Patent als Hauptantrag und ein mit Schreiben vom 6. Dezember 2006 eingereichter Hilfsantrag zu Grunde. Die Entscheidung war unter anderem auf folgenden Stand der Technik gestützt:

D3: WO-A-94/21224

D5: US-A-4 806 345.

IV. Die Einspruchabteilung war der Auffassung, dass der Hauptantrag die Erfordernisse der Artikel 83 und 54 EPÜ erfülle, jedoch gegenüber D3 keine erfinderische Tätigkeit ausweise. Auch der Hilfsantrag sei gegenüber D3 unter Berücksichtigung von D5 nicht erfinderisch.

V. Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) legte am 9. Mai 2007 Beschwerde ein unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebühr. Mit der am 11. Juli 2007 eingereichten Beschwerdebegründung reichte sie einen neuen Anspruchssatz als Hauptantrag, sowie Vergleichsversuche ein. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautete wie folgt (die gegenüber dem erteilten Anspruch 1 hinzugefügten Merkmale sind hervorgehoben):

"1. Verwendung von Polymeren, die erhältlich sind durch

(i) radikalisch initiierte Copolymerisation von Monomergemischen aus

(a) 1 bis 99,99 Gew.-% eines kationischen Monomeren oder quaternisierbaren Monomeren

wobei als Monomer (a)

N-Vinylimidazol-Derivate der allgemeinen Formel (i),

FORMEL/TABELLE/GRAPHIK

worin R**(1) bis R**(3) für Wasserstoff, C1-C4-Alkyl oder Phenyl steht,

oder

Diallylamine der allgemeinen Formel (II),

FORMEL/TABELLE/GRAPHIK

worin R**(4) für C1-C24-Alkyl steht

oder

N,N-Dialkylaminoalkylacrylamide und -methacrylamide der allgemeinen Formel (III),

FORMEL/TABELLE/GRAPHIK

wobei R**(5), R**(6) unabhängig für ein Wasserstoffatom oder einen Methylrest, R**(7) für ein Alkylenrest mit 1 bis 24 C-Atomen, optional substituiert durch Alkylreste und R8, R9 (sic) für C1-C24 Alkylreste und Z für ein Stickstoffatom zusammen mit x = 1 stehen,

und wobei die Verbindungen der allgemeinen Formeln (i) bis (III) quaternisiert vorliegen können,

verwendet werden,

(b) 0 bis 98,99 Gew.-% eines wasserlöslichen Monomeren,

(c) 0 bis 50 Gew.-% eines weiteren radikalisch copolymerisierbaren Monomeren und

(d) 0,01 bis 10 Gew.-% eines bi- oder mehrfunktionellen radikalisch copolymerisierbaren Monomeren, und

(ii) anschließende Quaternisierung des Polymeren, sofern als Monomeres (a) ein nicht quaternisiertes Monomer eingesetzt wird,

als Haarkonditionierungsmittel in Zubereitungen für die Haarkosmetik."

VI. Mit ihrem Antwortschreiben vom 27. Mai 2008 reichte die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) das Dokument D8 (WO-A-97/35544) ein und beanstandete den Hauptantrag unter der Regel 80 und den Artikeln 84, 54 und 56 EPÜ. Insbesondere sah die Beschwerdegegnerin Dokument D8 (Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ) als neuheitsschädlich für den Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag.

VII. Mit Schreiben vom 4. Juni 2010 reichte die Beschwerdeführerin acht weitere Anspruchssätze als Hauptantrag und Hilfsanträge 1. bis 7., sowie weitere Vergleichsversuche ein.

VIII. Während der mündlichen Verhandlung, die am 8. Juli 2010 stattfand, zog die Patentinhaberin alle vorherigen Anträge zurück und reichte einen neuen Anspruchssatz als Hauptantrag ein. Anspruch 1 gemäß diesem Hauptantrag lautete wie folgt (die gegenüber dem erteilten Anspruch 1 gestrichenen Merkmale sind durchgestrichen, die hinzugefügten Merkmale hervorgehoben):

"1. Verwendung von Polymeren, die erhältlich sind durch

(i) radikalisch initiierte Copolymerisation von Monomergemischen aus

(a) [deleted: 1 bis 99,99 ]2 bis 70 Gew.-% eines kationischen Monomeren oder quaternisierbaren Monomeren

wobei als Monomer (a)

N-Vinylimidazol-Derivate der allgemeinen Formel (i),

FORMEL/TABELLE/GRAPHIK

worin R**(1) bis R**(3) für Wasserstoff, C1-C4-Alkyl oder Phenyl steht,

oder

Diallylamine der allgemeinen Formel (II),

FORMEL/TABELLE/GRAPHIK

worin R**(4) für C1-C24-Alkyl steht

oder

3-Methyl-1-vinylimidazoliumchlorid, -methosulfat, Dimethyldiallylammoniumchlorid

verwendet werden,

(b) [deleted: 0 bis 98,99 ]22-97,98 Gew.-% [deleted: eines wasserlöslichen Monomeren ]N-Vinylpyrrolidon,

(c) 0 bis [deleted: 50 ]40 Gew.-% eines weiteren radikalisch copolymerisierbaren Monomeren und

(d) [deleted: 0,01 bis 10 ]0,02 bis 8 Gew.-% eines bi- oder mehrfunktionellen radikalisch copolymerisierbaren Monomeren, und

(ii) anschließende Quaternisierung des Polymeren, sofern als Monomeres (a) ein nicht quaternisiertes Monomer eingesetzt wird,

als Haarkonditionierungsmittel in Zubereitungen für die Haarkosmetik."

IX. Die Argumente der Beschwerdeführerin können wie folgt zusammengefasst werden:

a) Zulässigkeit

Der Hauptantrag entspreche dem mit Schreiben vom 4. Juni 2010 eingereichten 2. Hilfsantrag, der innerhalb der von der Beschwerdekammer gesetzten Frist eingereicht wurde, wobei eine weitere minimale Änderung während der mündlichen Verhandlung hinzugefügt wurde als Reaktion auf einen Einwand unter Artikel 123 (2) EPÜ. Der Hauptantrag enthalte keine Änderung, mit der die Beschwerdegegnerin nicht hätte rechnen können. Er sei auf den Kern der Erfindung gerichtet und deshalb eine logische und vorhersehbare Beschränkung im Lichte des zitierten Standes der Technik. Daher sei der Hauptantrag zuzulassen.

b) Änderungen

Der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag sei durch den allgemeinen Teil der ursprünglichen Beschreibung und durch die Beispiele gestutzt. N-Vynilpyrrolidon sei als bevorzugtes Monomer (b) offenbart, die engeren Mengenbereiche seien als bevorzugt erwähnt. Die beanspruchten Monomere (a) seien die einzigen Monomere (a), die in den Beispielen zum Einsatz kämen, und zwar in Kombination mit N-Vynilpyrrolidon, den bevorzugten Mengen und verschiedenen Vernetzern. Die beanspruchte Kombination enthalte die bevorzugten Monomere (a) und (b) in den bevorzugten Mengen und sei deshalb keine nicht-offenbarte Zwischenverallgemeinerung.

c) Neuheit und erfinderische Tätigkeit

Kein Dokument könne die Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1 in Frage stellen.

Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheide sich von der Offenbarung im nächstliegenden Stand der Technik D3 im Monomer (a), Monomer (b) und in der Menge an Vernetzer.

Die eingereichten Beispiele und Vergleichbeispiele bewiesen, dass mehrere Eigenschaften durch die beanspruchte Verwendung der Polymere verbessert wurden. Die Stabilität der die Polymere enthaltenden Zusammensetzung sei mit den im Patent explizit genannten Wirkungen eng verbunden, sodass sie erheblich für die erfinderische Tätigkeit sei. Darüber hinaus sei die Auswaschbarkeit der Zusammensetzung gut, sodass kein Build-up stattfinde. Auch eine geringe Verbesserung der Kämmbarkeit sei relevant. Es sei unerheblich, ob die Quaternisierung vor oder nach der Polymerisation stattfinde, sodass die Beispiele auch für die Ausführungsformen, die nicht quaternisierte Monomere als Ausgangspunkt haben, von Bedeutung seien. Was die Auslegung des Anspruchs 1 betreffe, sei aus dem Wortlaut zweifellos zu verstehen, dass die Verwendung der Polymere zur Haarkonditionierung gemeint sei. Da die Verwendung der Polymere als Haarkonditionierungsmittel beansprucht werde, sei jede andere Interpretation unsinnig. Die Aufgabe gegenüber D3 bestehe dann darin, Polymere bereitzustellen, die als Haarkonditionierungsmittel geeignet seien und deren Verwendung zu haarkosmetischen Produkten führe, die dem damit behandelten Haar ein gutes Aussehen und einen guten Griff verleihen und die eine verbesserte Auswaschbarkeit zeigen.

Es sei im zitierten Stand der Technik kein Hinweis zu finden, dass die Polymere, wie in Anspruch 1 definiert, die gestellte Aufgabe lösen könnten. D5 offenbare zwar äquivalente Polymere, wobei einige auch Monomere der Formel (II) enthielten, aber diese Polymere seien als Verdicker benutzt worden; N-Vinylpyrrolidon werde nicht erwähnt und auf die gestellte Aufgabe werde nicht hingewiesen. Die in den Absätzen [0009] und [0010] des angefochtenen Patents zitierten Dokumente offenbarten Polymere, die für völlig andere Zwecke benutzt wurden (z.B. als Adsorbentien) und die als Haarkonditioniermittel nicht geeignet seien. Aus diesen Gründen sei eine erfinderische Tätigkeit anzuerkennen.

X. Die Argumente der Beschwerdegegnerin können wie folgt zusammengefasst werden:

a) Zulässigkeit

Zwei Jahre nach der Erwiderung der Beschwerdegegnerin und erst einen Monat vor der mündlichen Verhandlung wurden neuen Anträge eingereicht, einschließlich Hilfsantrag 2., der während der mündlichen Verhandlung weiter geändert und als Hauptantrag eingereicht wurde. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag entspreche keinem früher eingereichten abhängigen Anspruch, sondern enthalte Änderungen, die der Beschreibung entnommen wurden. Der geänderte Hauptantrag könne weder als Reaktion auf die Einwände der Beschwerdegegnerin, die zwei Jahre früher eingereicht wurden, noch als Reaktion auf den Bescheid der Beschwerdekammer gesehen werden, da dort keine neuen Einwände erhoben wurden. Da der Hauptantrag neue Probleme und eine neue Diskussion verursache, sei er gemäß der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern nicht zuzulassen.

b) Änderungen

Anspruch 1 gemäß Hauptantrag unterscheide sich vom ursprünglich eingereichten Anspruch 1 durch die Auswahl spezifischer Monomere (a), die durch die Formel (i) und (II) und eine weitere Auflistung definiert werden, durch die Auswahl eines spezifischen Monomers (b) und durch die Spezifizierung engerer Mengenbereiche für die Monomere (a)-(d). Die daraus resultierende Kombination sei nicht ursprünglich offenbart und führe zu einer neuen Ausführungsform, die keine unmittelbare und eindeutige Basis in der ursprünglichen Anmeldung habe. Insbesondere offenbarten die Bespiele nur noch spezifischere Ausführungsformen, die jedoch keine Basis für die jetzt beanspruchte Kombination lieferten, die somit eine Zwischenverallgemeinerung der Beispiele darstelle. Durch den geänderten Anspruch 1 habe die Patentinhaberin versucht, eine Abgrenzung der Erfindung gegenüber dem zitierten Stand der Technik zu finden, die eine formelle Basis für die einzelnen geänderten Merkmale habe. Eine solche Basis sei aber gemäß der Rechtsprechung nicht ausreichend. Es wurde auf die Entscheidungen T 288/92 vom 18. November 1993, T 680/93 vom 29. November 1994, T 962/98 vom 15. Januar 2004 und T 714/08 vom 4. März 2010 hingewiesen.

c) Neuheit und erfinderische Tätigkeit

Kein Dokument offenbare in Kombination alle Merkmale des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag.

Der nächstliegende Stand der Technik D3 offenbare die Verwendung wässriger Dispersionen, die Silikonen und vernetze Copolymere enthalten, für die Haarbehandlung, um die Kämmbarkeit, Weichheit und Festigungseigenschaften des Haares zu verbessern, also für die Haarkonditionierung. Die Copolymere von D3 enthalten Trimethylamin-ethylmethacrylatchlorid, das unter den Monomeren der Formel (III) gemäß dem angefochtenen Patent falle, und Acrylamid als wasserlösliches Monomer. Die beanspruchte Verwendung unterscheide sich von D3 nur dadurch, dass das Monomer (a) ein quaternisiertes Monomer der Formel (i) oder (II) sei und dass als wasserlösliches Monomer N-Vinylpyrrolidon anstatt Acrylamid verwendet werde.

Es werde durch die eingereichten Vergleichbeispiele kein Effekt nachgewiesen, der aus diesen Unterschieden erfolge. Erstens gebe es zahlreiche Unterschiede zwischen den Beispielen und den Vergleichbeispielen, sodass sie keine Wirkung eines bestimmten Unterschieds beweisen könnten. Was die Ergebnisse der gemessenen Werte betreffe, sei die Stabilität der Zusammensetzung nicht relevant, weil sie in keinem Zusammenhang mit der ursprünglich gestellten Aufgabe stehe und weil die Verwendung der Polymere und nicht die Zusammensetzung an sich beansprucht werde; die Auswaschbarkeit stehe auch in keiner Verbindung mit dem "Build-up" Effekt. Die Kämmeigenschaften seien nicht aussagekräftig, weil kein bedeutender Unterschied zwischen den Beispielen und den Vergleichbeispielen gemessen sei. Außerdem beträfen alle Beispiele nur die quaternisierten Monomere, sodass eine Verbesserung in der ganzen Breite des Anspruchs nicht bewiesen sei. Darüber hinaus werde nicht die Verwendung der Polymere zur Konditionierung des Haares beansprucht, sondern nur deren Verwendung als Haarkonditionierungsmittel in Zubereitungen für die Haarkosmetik. Da eine Konditionierung nur auf dem Haar und nicht in der Zubereitung stattfinden könne, sei Anspruch 1 einfach als die Verwendung der Polymere zur Zubereitung kosmetischer Zusammensetzungen mit konditionierenden Eigenschaften zu interpretieren, wobei damit ein konditionierender Effekt der Polymere nicht impliziert sei. Eine angebliche Verbesserung der Konditionierungseigenschaften sei auch aus diesen Gründen nicht erheblich. Daher könne die zu lösende Aufgabe gegenüber D3 nur in der Bereitstellung alternativer Polymere für kosmetische Haarzusammensetzungen gesehen werden, die äquivalent zu den Polymeren von D3 seien.

Dokument D5 offenbare vernetze Copolymere für die Haarkosmetik, die als Monomere das quaternisierte Ammoniumsalz von Dimethylamin-ethylmethacrylat oder Diallyldimethylammoniumchlorid in Kombination mit Acrylamid enthalten können. Da N-Vinylpyrrolidon eine bekannte Alternative zu Acrylamid sei, beruhe das Ersetzen der Monomere (a) und (b) von D5 mit denen gemäß Anspruch 1 des Hauptantrages nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Es sei auch im angefochtenen Patent anerkannt, dass die verwendeten Polymere schon bekannt seien. Es wurde auf Absatz [0009] der Patentschrift verwiesen.

XI. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf Basis der Ansprüche 1 und 2 des in der mündlichen Verhandlung am 8. Juli 2010 eingereichten Hauptantrags und einer daran angepassten Beschreibung.

XII. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.