T 0705/20 (Streckwärmebehandlung/SIG) 24-02-2023

1. Entscheidung ohne mündliche Verhandlung (Artikel 116 EPÜ)

Wie im Folgenden ausgeführt wird, ist dem Hauptantrag der Patentinhaberin auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung ebenso wie dem Antrag beider Parteien auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr stattzugegeben. Da die Einsprechende für diesen Fall ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgezogen hat, kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden.

Vor diesem Hintergrund bedarf es keiner Entscheidung der Kammer zu den weiteren Anträgen der Parteien betreffend die Aufrechterhaltung des Streitpatents und die Zulassung von neuem Vorbringen.

2. Begründungsmängel und rechtliches Gehör

Die angefochtene Entscheidung ist nicht hinreichend begründet (Regel 111(2) EPÜ), denn wichtige Argumente der Patentinhaberin werden darin nicht gewürdigt, wodurch ihr rechtliches Gehör verletzt wurde (Artikel 113(1) EPÜ).

2.1 Die Patentinhaberin hat insoweit vorgetragen, dass die Entscheidung im Hinblick auf die Offenbarung des Merkmals 1.14 in D12 unzureichend begründet sei. Insbesondere finde sich keinerlei Auseinandersetzung mit den ausführlichen Argumenten, die sie hierzu in mehreren Schriftsätzen und in der mündlichen Verhandlung vorgetragen habe.

2.2 Die Einspruchsabteilung hat zur Auslegung von Merkmal 1.14 im Kontext von Anspruch 1 in Abschnitt 2.4.1 der Entscheidung erläutert, dass lediglich die durch das Strecken hervorgerufenen Produktmerkmale berücksichtigt werden können. Im nächsten Absatz (2.4.2) hat sie dann das Argument der Einsprechenden, eine gestreckte Schicht ließe sich nicht über den gesamten Anspruchsbereich (d.h. auch für niedrige Verstreckungen) von einer ungestreckten unterscheiden, mit folgenden Worten zurückgewiesen: "Diese Ansicht wird von der Einspruchsabteilung nicht geteilt, da nach dem technischen Verständnis das im Anspruch definierte Strecken einer Polymerschicht während ihres Aufbringens durch Schichtextrusion zwangsläufig eine Mindeststreckung bedeutet, die eine messbare Orientierung des Polymers bewirkt."

Die Abteilung argumentiert hier also, dass das Strecken nach Merkmal 1.14 anspruchsgemäß so durchgeführt wird, dass es zu einer messbaren Polymerorientierung der Haft- und/oder Polymerinnenschicht führt und somit zu einem Produktmerkmal, das bei der Prüfung zu berücksichtigen sei.

2.3 Aus Punkt 2.6.3 der Entscheidung ist zu schließen, dass die Abteilung in Merkmal 1.14 kein Unterscheidungsmerkmal gegenüber D12 sieht, da sie dieses unter der Überschrift "Unterschiede zu D12" nicht auflistet. Gleichwohl finden sich unter Punkt 2.6.1 und 2.6.2 der Entscheidung keine Ausführungen dazu, wo in D12 dieses Merkmal offenbart sein soll. Im Hinblick auf die oben erwähnten Ausführungen unter Punkt 2.4.1 und 2.4.2 der angefochtenen Entscheidung kann lediglich vermutet werden, dass die Abteilung Merkmal 1.14 deshalb als offenbart ansah, weil laut D12 die Polymerinnenschicht eine Orientierung und damit das aus durch die Verstreckung hervorgerufene Produktmerkmal aufweist (vgl. Punkt 2.6.1.3, S. 11, 2. Absatz der angefochtenen Entscheidung). Explizit kann dies der Entscheidung indes nicht entnommen werden.

2.4 Gravierender ist an dieser Stelle jedoch, dass die Patentinhaberin im Einspruchsverfahren (Eingabe vom 23. April 2018, Seite 16, letzter Absatz - Seite 18, erster Absatz) verschiedene Gründe vorgebracht hat, warum ihrer Ansicht nach die bloße Offenbarung einer Polymerorientierung Merkmal 1.14 nicht vorwegnehmen kann. Unter anderem hat sie mit Verweis auf die von ihr vorgelegten Nachstellungen vorgebracht, eine Verstreckung führe nicht nur zu einer Polymerorientierung, sondern zu weiteren technischen Merkmalen, so dass die bloße Offenbarung einer Polymerorientierung Merkmal 1.14 nicht vorwegnehmen könne. Warum diese Argumente nicht überzeugen konnten, geht aus der Entscheidung nicht hervor, denn keines dieser Argumente wird in der Entscheidung aufgegriffen oder widerlegt.

2.5 Die Abteilung hat außerdem in Abschnitt 5.2.1 zum Hilfsantrag 3 im Rahmen der Prüfung der Neuheit Folgendes ausgeführt (Hervorhebungen durch die Kammer):

"Aus der D12 sind zusätzlich zu den vorbekannten Merkmalen des Anspruchs 1 des Hauptantrags auch das Schmelzstrecken mit seinen Aufbringschritten gemäß den eingeführten ursprünglichen Ansprüchen 8 und 9 implizit offenbart, da die in D12 erwähnte Schichtextrusion ("extrusion coating" auf Seite 3 Zeile 20) zwangsläufig zur Herstellung der extrem dünnen Polymerschichten eines Trinkbehälters mit einer Bewegungsgeschwindigkeit der Trägerschicht erfolgt, die um ein vielfaches höher liegt als die Austrittsgeschwindigkeit des Schmelzefilms."

Diese Ausführungen stehen zwar im Kontext der Diskussion des dritten Hilfsantrags, aber dies ist nicht relevant, weil es unabhängig vom diskutierten Antrag um die Offenbarung von D12 geht.

Aus dem oben wiedergegebenen Absatz geht hervor, dass die Auslegung des Merkmals 1.14 als "Product-by-Process"-Merkmal zumindest nicht der einzige Grund war, warum die Abteilung das Merkmal in D12 offenbart sah. Vielmehr war sie anscheinend der Meinung, dass die in D12 explizit offenbarte Extrusion zwangsläufig auch ein (Schmelz-)Verstrecken beinhalte und somit Merkmal 1.14 impliziere (vgl. in diesem Sinne auch den Ladungszusatz vom 23. Oktober 2018, Seite 6, vorletzter Absatz). Das Argument der Einsprechenden, die Entscheidung beruhe nicht auf einer impliziten Offenbarung von Merkmal 1.14 in D12, so dass keine Notwendigkeit bestanden habe, die entsprechenden Gegenargumente der Patentinhaberin zu würdigen, greift somit nicht durch.

2.6 Die Patentinhaberin hat in diesem Zusammenhang insbesondere die folgenden Gegenargumente vorgetragen: Mit der Einspruchserwiderung vom 23. April 2018 (ab Seite 27 oben) hat sie vorgebracht, dass eine Extrusionsbeschichtung auch bei Vvor = Vaus bzw. bei Vvor < Vaus durchgeführt werden könnte und somit keine Verstreckung (Vvor > Vaus) impliziere. Mit Schreiben vom 26. März 2019 (ab Seite 13, letzter Absatz) hat sie dieses Argument wiederholt und noch weiter vorgebracht, eine Verstreckung sei auch zur Erzeugung hochdünner Schichten nicht zwingend notwendig, da die Dicke der Schicht auch über die Breite des Extruderschlitzes oder des Nips eingestellt werden könne. Ferner sei nicht nachgewiesen, dass die Schichten aus D12 in diesem Sinne "hochdünn" seien. Mit Schreiben vom 7. August 2019 (ab Seite 66) hat sie unter anderem anhand der Kontinuitätsgleichung noch einmal erläutert, dass eine Extrusionsbeschichtung nicht zwingend eine Polymerverstreckung involviere. Schließlich hat die Patentinhaberin ausweislich des korrigierten Protokolls vom 9. März 2020 während der mündlichen Verhandlung intensiv zur Frage der impliziten Offenbarung eines Merkmals im Lichte der Rechtsprechung vorgetragen und dargelegt, dass das Aufbringen einer Schicht durch Schichtextrusion auch ohne Streckung möglich sei, was aus der Kontinuitätsgleichung folge.

2.7 Die Abteilung hat in ihrer Entscheidung diese Argumente nicht aufgegriffen, so dass es weder für die Kammer noch für die Patentinhaberin ersichtlich ist, warum sie nicht überzeugen konnten. Zwar ist nach gefestigter Rechtsprechung (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10. Auflage, III.B.2.4.3) eine Einspruchsabteilung nicht verpflichtet, jedes einzelne Argument aufzugreifen, wenn die angeführten Gründe es den Beteiligten erlauben nachzuvollziehen, ob die Entscheidung gerechtfertigt ist oder nicht, aber dies ist im vorliegenden Fall eben nicht möglich. Außerdem ist für die Kammer wesentlich, dass es sich bei der Frage der Offenbarung von Merkmal 1.14 nicht um einen Nebenaspekt der erstinstanzlichen Diskussion gehandelt hat, sondern um eine der Kernfragen, zu der die Patentinhaberin in erster Instanz umfänglich vorgetragen hat, so dass es zur Wahrung des rechtlichen Gehörs der Patentinhaberin notwendig gewesen wäre, ihre Gegenargumente in angemessenem Umfang in der Entscheidung zu würdigen (Artikel 113(1) EPÜ).

2.8 Die Frage, ob Merkmal 1.14 in D12 offenbart ist, war (und ist noch immer) für die Beurteilung der verfahrensgegenständlichen Anträge wesentlich. Dies gilt insbesondere für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D12. Die im Rahmen des Aufgabe-Lösungsansatzes zu formulierende Aufgabe hängt nämlich wesentlich mit den festgestellten Unterscheidungsmerkmalen zusammen. Sollte Merkmal 1.14 ein weiteres Unterscheidungsmerkmal darstellen, so bedarf es konkreter Feststellungen dazu, warum das Unterscheidungsmerkmal für den Fachmann nahegelegen haben soll. In diesem Zusammenhang wäre auch zu prüfen, ob das Unterscheidungsmerkmal im Vergleich zu dem nächstliegenden Stand der Technik einen Effekt hervorruft. Zu dieser Frage hat die Patentinhaberin umfassend vorgetragen und Versuchsberichte vorgelegt, deren Relevanz im Hinblick auf D12 gegebenenfalls zu prüfen wäre.

Sofern die Argumente der Patentinhaberin dazu führen würden, dass dem Hauptantrag ausgehend von D12 die erfinderische Tätigkeit nicht abgesprochen werden kann, so wären ggf. umfangreiche weitere Prüfungen (z.B. ggf. erfinderische Tätigkeit zumindest ausgehend von D1 und D11, siehe Ladungsanhang vom 23.10.2018, Punkt 7.6.2) vorzunehmen.

2.9 Das Argument der Einsprechenden, das rechtliche Gehör der Patentinhaberin könne allein angesichts der Verhandlungsdauer von 11 Stunden nicht verletzt sein, greift nicht durch, denn es folgt aus der gefestigten Rechtsprechung, dass es zur Gewährung des rechtlichen Gehörs nicht ausreicht, dass sich die Beteiligten in der Sache äußern können, sondern es müssen die vorgebrachten Argumente in der Entscheidung auch gewürdigt werden (vgl. R 8/15, Gründe 2.2.2; T 763/04, Gründe 4.3; T 1123/04, Gründe 2.2.4 und T 246/08, Gründe 2.2). Wie oben dargelegt, hat die Abteilung dies im Hinblick auf die Ausführungen der Patentinhaberin zur Offenbarung des Merkmals 1.14 in D12 unterlassen.

3. Zurückverweisung

Die unterbliebene Würdigung von Kernargumenten zu Merkmalen, deren Offenbarung für die Beurteilung der Patentierbarkeit wesentlich sind, ist ein schwerwiegender Verfahrensfehler, der im vorliegenden Verfahren nach Artikel 111(1) EPÜ, Artikel 11 VOBK 2020 eine Zurückverweisung an die erste Instanz rechtfertigt.

4. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

4.1 Der schwerwiegende Verfahrensfehler rechtfertigt nach Regel 103 (1) a) EPÜ die Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Patentinhaberin.

4.2 Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Einsprechenden wird ebenfalls angeordnet (vgl. ebenso in entsprechenden Konstellationen: Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10. Auflage, V.A.11.3.6, neben der dort erwähnten Entscheidung siehe auch T 537/05, Entscheidungsgründe 4; T 1083/01, Entscheidungsgründe 4 und T 425/97 Entscheidungsgründe 4; T 1278/14, Entscheidungsgründe 18). Regel 103(1) a) EPÜ wäre dem Wortlaut nach zwar nicht anwendbar, weil die Kammer über die Beschwerde der Einsprechenden nicht entschieden und ihr damit auch nicht stattgegeben hat. Gleichwohl ist Regel 103(1) a) EPÜ entsprechend anwendbar, weil auch für die Einsprechende durch den Verfahrensmangel bedingte zusätzliche Verfahrenskosten anfallen. Sinn und Zweck der Regelung ist es, eine Partei, die Gebühren für das Beschwerdeverfahren aufgewendet hat, von diesen Kosten zu entlasten, wenn dies der Billigkeit entspricht, weil die Einlegung der Beschwerde und die damit verbundenen Kosten durch den Verfahrensfehler veranlasst wurden (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10. Auflage, V.A.11.7). Dies gilt insbesondere, wenn es infolge eines schweren Verfahrensfehlers zu einer Zurückverweisung an die erste Instanz kommt, ohne dass eine weitergehende inhaltliche Prüfung der Begründetheit der Beschwerde erfolgt. Zwischen dem Verfahrensfehler und der Einlegung der Beschwerde der Einsprechenden bestand zwar kein Kausalzusammenhang, jedoch läuft die Beschwerde der Einsprechenden ins Leere, weil ihre Begründetheit infolge der Zurückverweisung nicht geprüft wird. Durch die Zurückverweisung und die danach erfolgende erneute Entscheidung der Einspruchsabteilung kann sich für die Einsprechenden die Notwendigkeit ergeben, erneut eine Beschwerde einzulegen. Es wäre unbillig, die Einsprechende mit diesen mittelbar infolge des Verfahrensfehlers entstehenden zusätzlichen Gebühren zu belasten.

5. Dem Antrag der Patentinhaberin, eine weitere mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung abzuhalten, kann nicht stattgegeben werden, denn es ist keine Rechtsgrundlage ersichtlich, die es erlauben würde, die einzelnen Verfahrensschritte des Einspruchsverfahrens mittels einer Beschwerdekammerentscheidung zu bestimmen. Vielmehr hat über diesen Antrag die Einspruchsabteilung zu entscheiden (Artikel 116 EPÜ).

Insoweit ist allerdings anzumerken, dass insbesondere das Vorliegen neuer Anträge und neuer Entgegenhaltungen eine Sachverhaltsänderung im Sinne von Artikel 116(1) Satz 2 EPÜ darstellt. Der Erlass einer darauf gestützten Entscheidung ohne Durchführung einer beantragten weiteren mündlichen Verhandlung würde daher gegen das rechtliche Gehör verstoßen (T 2106/09, Gründe 2; T 1548/11, Gründe 1.3-1.5).