T 0724/20 09-03-2023

1. Entscheidung im schriftlichen Verfahren

Die Beschwerdeführerin hat einen Antrag auf eine mündliche Verhandlung nur für den Fall gestellt, dass ihrem Hauptantrag im schriftlichen Verfahren nicht entsprochen wird. Die Beschwerdegegnerin hat keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt.

Da die Kammer dem Hauptantrag der Beschwerdeführerin stattgibt, entfaltet deren nachrangiger Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung keine prozessuale Wirkung (Artikel 116 (1) EPÜ). Die Beschwerdesache ist auf Grundlage der zu überprüfenden Entscheidung und des vorliegenden schriftlichen Vorbringens der Beteiligten unter Wahrung deren Rechte gemäß Artikel 113 und 116 EPÜ entscheidungsreif. Daher konnte im vorliegenden Fall die mündliche Verhandlung abberaumt werden und die Entscheidung im schriftlichen Verfahren gemäß Artikel 12 (8) VOBK 2020 ergehen.

2. Verweis der Beschwerdegegnerin auf erstinstanzliches Vorbringen

Nach Artikel 12 (3) VOBK 2020 muss die Beschwerde­erwiderung den vollständigen Sachvortrag des Beschwerdegegners enthalten. Nach ständiger Rechtsprechung werden allgemeine Verweise auf Vorbringen im Verfahren vor den erstinstanzlichen Abteilungen in der Regel nicht berücksichtigt (siehe Entscheidungen T 1151/11, Nr. 3 der Gründe, T 972/14, Nr. 7 der Gründe, T 1744/14, Nr. 4.4. der Gründe, T 1727/15, Nr. 2.9 der Gründe).

Soweit die Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerde­erwiderung pauschal auf ihr Vorbringen vor der Einspruchsabteilung verweist, wird dieses daher von der Kammer mangels hinreichender Substantiierung gemäß Artikel 12 (3) und (5) VOBK 2020 nicht berücksichtigt.

3. Einspruchsgrund unter Artikel 100 c) EPÜ

Im Einspruchsverfahren wurden diesbezüglich zwei Einwände erhoben, die folgende Merkmale betrafen: Den Begriff "Zusatz" in den Absätzen [0006] und [0014] des Streitpatents und das Merkmal im Anspruch 1, dass "das Copolymer ein Thermoplast oder ein thermoplastisches Elastomer" sei.

3.1 Die Einspruchsabteilung hat entschieden, dass der in Beschreibung des Streitpatents verwendete Begriff "Zusatz" keine unzulässige Erweiterung darstelle, auch wenn in den erteilten Ansprüchen diesbezüglich von "Copolymer" die Rede ist. Die Kammer stimmt in diesem Punkt der Auffassung der Einspruchsabteilung zu (siehe angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt 1.3). Es wird lediglich angemerkt, dass der diskutierte Begriff "Zusatz" nicht im Absatz [0006] des Streitpatents, sondern im Absatz [0007] des Streitpatents verwendet wird. Der betreffende Satz lautet dort: "Der Zusatz ist ein Copolymer mit verschiedenen Alkenen, z.B. Ethen, Propen, Buten, Octen etc." Da der Textzusammenhang gleich ist wie in Absatz [0006] der veröffentlichten Anmeldung bzw. wie in der ursprünglich eingereichten Beschreibung auf Seite 3, Zeilen 32 bis Seite 4, Zeile 1, liegt bezüglich des beanstandeten Begriffes "Zusatz" in der Beschreibung des Streitpatents unzweifelhaft keine unzulässige Erweiterung vor. Dies gilt ebenso für den Satz in Absatz [0014] des Streitpatents: "Weiter bildet der Zusatz mit Vorteil Segmente oder Bereiche, welche die Schweißbarkeit ermöglichen." Dieser ist identisch mit dem Satz auf Seite 6, Zeilen 7 bis 8 der ursprünglich eingereichten Beschreibung.

3.2 Bezüglich des zweiten Einwands stellt sich die Frage, ob das Copolymer in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als ein Thermoplast oder ein thermoplastisches Elastomer offenbart ist.

3.2.1 Es ist zum einen unstreitig, dass der im ursprünglichen Anspruch 1 genannte Zusatz ein Thermoplast oder ein thermoplastisches Polymer sein kann; siehe ursprünglich eingereichte Anmeldung, Seite 3, Zeilen 5 bis 6: "Mit Vorteil handelt es sich bei dem Zusatz um einen Thermoplast oder einen thermoplastischen Elastomer (TPE)."

3.2.2 Aus der Anmeldung geht zum anderen unmittelbar und eindeutig hervor, dass der Zusatz

- ein Copolymer mit verschiedenen Alkenen, z.B. Ethen, Propen, Buten, Octen etc. (siehe ursprünglich eingereichte Beschreibung, Seite 3, Zeile 32 bis Seite 4, Zeile 1),

- ein Propylen-Ethylen Copolymer (siehe ursprünglich eingereichter Anspruch 6 und ursprünglich eingereichte Beschreibung, Seite 4, Zeilen 29 bis 30) oder

- ein Copolymer (siehe ursprünglich eingereichte Beschreibung, Seite 4, Zeile 8, wo das EPDM der Elastomeranteil und das Copolymer der Zusatz ist)

ist.

In der ursprünglich eingereichten Anmeldung ist somit unmittelbar und eindeutig offenbart, dass der Zusatz ein Copolymer ist. Andere Beispiele für einen Zusatz werden nicht gezeigt.

3.2.3 Jede Änderung an den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen) unterliegt dem in den Artikeln 100 c) und 123 (2) EPÜ statuierten zwingenden Erweiterungsverbot und darf daher unabhängig vom Kontext der vorgenommenen Änderung nur im Rahmen dessen erfolgen, was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen kann (sog. "Goldstandard", siehe G 3/89, ABl. EPA 1993,117; G 11/91, ABl. EPA 1993, 125; G 2/10, ABl. EPA 2012, 376).

3.2.4 Hinsichtlich der beanstandeten Änderung ist zunächst festzustellen, dass der Begriff "Copolymer" die Struktur des Zusatzes betrifft, während die Begriffe "Thermoplast" oder "thermoplastisches Elastomer" bestimmte Eigenschaften des Zusatzes beschreiben. Die Frage, ob die Kombination "Copolymer" und "Thermoplast oder thermoplastisches Elastomer" in der ursprünglich eingereichten Anmeldung unmittelbar und eindeutig offenbart ist, hat die Einspruchsabteilung mit der Begründung verneint, dass der Fachmann im Hinblick auf die ursprüngliche Offenbarung "zweimal unabhängig auswählen [muss], einmal, dass der Zusatz ein Copolymer ist, und einmal, dass der Zusatz ein Thermoplast oder ein thermoplastisches Elastomer ist" (siehe angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt 1.4).

3.2.5 Gestützt auf den "Goldstandard" gilt gemäß ständiger Rechtsprechung im Allgemeinen, dass der Inhalt der ursprünglichen Anmeldung nicht als Reservoir gesehen werden kann, aus dem Merkmale von verschiedenen Ausführungs­beispielen kombiniert werden können, um künstlich eine bestimmte Ausführungsform zu konstruieren (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 10. Auflage 2022, II.E.1.6.1 a)). Eine Mehrfachauswahl von Merkmalen ist für den Fachmann nur dann unmittelbar und eindeutig aus dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableitbar, wenn Hinweise auf die Kombination vorhanden sind.

3.2.6 Diesbezüglich ist allerdings festzustellen, dass es sich bei dem "Zusatz" in der ursprünglichen Anmeldung durchwegs um ein Copolymer handelt; Alternativen dazu sind nicht offenbart (siehe Punkt 3.2.2). Insofern liegt der Spezifizierung des Zusatzes als Copolymer kein Auswahl zugrunde. Laut ursprünglicher Anmeldung beruht die Erfindung vielmehr auf einer Werkstoff­mischung mit einem Elastomer-Anteil und einem Zusatz (siehe ursprüngliche Anmeldung, Seite 6, Zeilen 12 bis 13 und Seite 4, Zeilen 1 bis 2), wobei es sich bei dem Zusatz um ein Copolymer handelt, wie auf Seite 4, Zeile 8 der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart ist. In diesem Rezepturbeispiel ist das EPDM der Elastomeranteil und das Copolymer der Zusatz.

Ferner ist auch hinsichtlich der Eigenschaft des Zusatzes nur genannt, dass es sich beim Zusatz um einen Thermoplast oder ein thermoplastisches Elastomer handelt. Andere Eigenschaften des Zusatzes werden nicht offenbart, sodass auch diesbezüglich bei der Anspruchsänderung keine Auswahl aus mehreren Möglichkeiten notwendig war, wie die Beschwerdeführerin überzeugend dargelegt hat.

Weil in der ursprünglich eingereichten Anmeldung also offenbart ist, dass der Zusatz ein Copolymer ist und dass er ein Thermoplast oder ein thermoplastisches Elastomer ist, kann die Begründung der Einspruchs­abteilung, dass das beanstandete Anspruchsmerkmal, dass das Copolymer ein Thermoplast oder ein thermo­plastisches Elastomer ist, nicht ursprünglich offenbart sei, weil es auf einer zweifachen Auswahl aus der Offenbarung der ursprünglichen Anmeldung beruhe, nicht überzeugen. Es ist für die Kammer nicht ersichtlich, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgeht, zumal auch die Beschwerdegegnerin dazu nicht substantiiert vorgetragen hat (siehe Punkt 2. oben).

3.3 Schlussfolgerung bezüglich der Änderungen

Der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ steht der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht entgegen.

4. Einspruchsgrund unter Artikel 100 b) EPÜ

Die Einspruchsabteilung war hinsichtlich Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 der Auffassung, dass das Streitpatent die dort beanspruchte Erfindung so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann (siehe angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt 6). Wie die Beschwerdeführerin vorgetragen hat, treffen die diesbezüglichen Ausführungen in der angefochtenen Entscheidung auch für die erteilte Fassung des Patents zu. Die Beschwerdegegnerin hat auch zu der Frage der ausreichenden Offenbarung im Beschwerdeverfahren keine substantiierten Ausführungen gemacht. Unter diesen Umständen sieht die Kammer keinen Grund von der Auffassung der Einspruchs­abteilung in der angefochtenen Entscheidung zur Ausführbarkeit der Erfindung abzuweichen.

Folglich steht der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 b) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht entgegen.

5. Einspruchsgrund unter Artikel 100 a) EPÜ i.V.m. Artikel 54 EPÜ

5.1 Der Einspruchsgrund der fehlenden Neuheit des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 war auf die Dokumente D1 bis D3, D6 bis D8, D11 und D12 gestützt. Im Rahmen ihrer Entscheidung über den Hilfsantrag 2 hat die Einspruchsabteilung festgestellt, dass keines dieser Dokumente die genauen Mengen in der beanspruchten Zusammensetzung offenbare (siehe angefochtene Entscheidung, Gründe, Punkt 7). Da der erteilte Anspruch 1 dieselbe Zusammensetzung aufweist wie der Anspruch 1 des Hilfsantrags 2, ist diese Schlussfolgerung auf den Gegenstand der erteilten Anspruchs 1 übertragbar und gilt auch für die Ansprüche 2 bis 7, die auf den Anspruch 1 zurückbezogen sind.

5.2 Dies hat die Beschwerdeführerin mit weiteren Ausführungen in der Beschwerdebegründung noch einmal untermauert. Im Streitpatent sind die Mengen in Volumenprozent angegeben, während im entgegengehaltenen Stand der Technik die Anteile entweder in Gewichts­prozent oder in phr (parts per hundred rubber) ange­geben werden. Für die diesbezüglichen Umrechnungen hat die Beschwerdeführerin die Dichte und die Masse der Werkstoffmischung bzw. ihrer Bestandteile herangezogen, die entweder angegeben sind oder aus der allgemeinen Fachliteratur entnommen wurden. Die vorgenommenen Umrechnungen sind nachvollziehbar und wurden von der Beschwerdegegnerin nicht in Frage gestellt. Daher bezieht sich die Kammer im Folgenden auf die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Werte.

5.3 Dokument D1, insbesondere Tabelle 1, auf die sich die Einsprechende bezogen hat, zeigt nicht die beanspruchte Zusammensetzung. Die Kammer teilt die Auffassung, dass Comp. Ex. 1A, Comp. Ex. 2A, Ex. 1A zumindest keinen Schwefel aufweisen. Comp. Ex. 1B und Comp. Ex. 2B weisen kein Copolymer auf und das Beispiel Ex. 1B zumindest zu wenig Zinkoxyd und zu wenig Schwefel.

5.4 Bei der Umrechnung der phr-Anteile aus den Tabellen 3 und 4 des Dokuments D2 ergeben sich durchweg Copolymer­anteile kleiner als die beanspruchte Untergrenze von 8 Volumenprozent. Außerdem sind - im Vergleich zu der beanspruchten Werkstoffmischung - die Anteile für Schwefel und Zinkoxyd zu niedrig und die Anteile des paraffinischen Öls zu hoch.

5.5 Die in der Tabelle IV gezeigten Beispielen des Dokuments D3 weisen kein Zinkoxyd auf, der Anteil des paraffinischen Öls liegt höher und der Schwefelanteil niedriger als der beanspruchte Bereich im erteilten Anspruch 1.

5.6 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags unterscheidet sich von Dokument D6 darin, dass der EPDM-Anteil im Bereich von 10 bis 50 Volumenprozent liegt, dass der Anteil an paraffinischem Öl 0 bis 20 Volumen­prozent beträgt, dass der Schwefelanteil 0,5 bis 5 Volumenprozent und der Zinkoxydanteil 0,5 bis 3 Volumenprozent betragen. Das Beispiel 3 (siehe Dokument D6, Absatz [0027]) weist den höchsten Anteil an Copolymer auf, der jedoch unterhalb des beanspruchten Bereichs liegt. Auch die Anteile an Schwefel und Zinkoxyd sind niedriger als die beanspruchten Bereiche.

5.7 Das Beispiel Compd. 9 von Dokument D7, das den höchsten Gehalt an Copolymer aufweiset, hat einen geringeren Copolymeranteil als die Werkstoffmischung des erteilten Anspruchs 1 (siehe Dokument D7, Tabelle III). Des Weiteren liegen der Anteil an paraffinischem Öl oberhalb und der Anteil an Zinkoxyd und Schwefel jeweils unterhalb des beanspruchten Bereichs.

5.8 Im Dokument D8 ist insbesondere das Beispiel D aus Tabelle 3 einschlägig. Hier liegen die Bereiche für EPDM (zu hoch), für das Copolymer (zu niedrig), für Schwefel (zu niedrig) und Zinkoxyd (zu niedrig) jeweils außerhalb der beanspruchten Bereiche gemäß des erteilten Anspruchs 1.

5.9 Dokument D11 offenbart keine Dichtungsprofile. Das Beispiel 4 der Tabelle 1 des Dokuments D11 liegt mit den EPDM-Anteilen und den Copolymeranteilen innerhalb der beanspruchten Bereiche von Anspruch 1 des Haupt­antrags. Allerdings sind keine Mengenangaben für die Füllstoffe gemacht. Der allgemeine Satz auf Seite 2, Zeile 27 von Dokument D11, dass Füllstoffe in großen Mengen vorhanden sein können, ist keine eindeutige und unmittelbare Offenbarung des vorliegend beanspruchten Füllstoffanteils von 5 bis 70 Volumenprozent.

5.10 Das Dokument D12 offenbart kein Dichtungsprofil. Es werden keine Mengenangaben für die Füllstoffe, für Schwefel und Zinkoxyd gemacht.

5.11 Schlussfolgerung bezüglich Neuheit

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags ist neu gegenüber den oben angeführten Dokumenten. Der Verfahrensanspruch 6 bezieht sich auf das Dichtungs­profil nach einem der vorhergehenden Ansprüche, so dass der Gegenstand des Anspruchs 6 auch neu ist. Dies gilt ebenso für alle abhängigen Ansprüche.

Damit steht der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 a) i.V.m. Artikel 54 EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht entgegen.

6. Einspruchsgrund unter Artikel 100 a) EPÜ i.V.m. Artikel 56 EPÜ

6.1 Die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands von Anspruchs 1 wurde im Einspruchsverfahren hinsichtlich des Hilfs­antrags 2 ausgehend von Dokument D7 in Kombination mit dem Dokument D2 oder D12 angegriffen. Der Hilfsantrag 2 im Einspruchsverfahren unterscheidet sich von der erteilten Fassung gemäß dem vorliegenden Hauptantrag darin, dass ein spezielles Copolymer, nämlich ein Propylen-Ehtylen-Copolymer, beansprucht wird. Da beide Dokumente D2 und D12 eine Zusammensetzung mit einem Propylen-Ethylen-Copolymer beschreiben, gilt die Argumentation der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung zum Hilfsantrag 2 analog auch für den vorliegenden Hauptantrag.

6.2 Dokument D7 stellt einen möglichen Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit dar, da es sich mit polymeren Werkstoffmischungen für Dichtungs­profile für Türen beschäftigt und somit aus dem gleichen technischen Gebiet stammt. Unter Punkt 5.7 oben wurden bereits die unterscheidenden technischen Merkmale benannt. Diese sind: Der Copolymeranteil, der Anteil an paraffinischem Öl, an Schwefel und an Zinkoxyd. Die objektive technische Aufgabe ist die Bereitstellung einer Werkstoffmischung für Dichtungsprofile mit verbesserter Verschweißbarkeit (siehe Streitpatent, Absätze [0002] und [0003]).

6.3 Naheliegen der Lösung

6.3.1 Kombination mit D2

Da die Zusammensetzungen des Dokuments D2 ebenso wenig wie das Dokument D7 den Anteil an Copolymer, paraffinischem Öl, an Schwefel und an Zinkoxyd gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags offenbart, ist nicht ersichtlich, weshalb der Fachmann eine Veranlassung gehabt hätte, zur Verbesserung der Verschweißbarkeit eine Zusammensetzung gemäß Anspruch 1 zu wählen und so zu dem beanspruchten Dichtungsprofil des Hauptantrags

zu gelangen. Schon aus diesem Grund ist der Gegenstand von Anspruch 1 nicht als naheliegend anzusehen. Andere Überlegungen können somit dahingestellt bleiben.

6.3.2 Kombination mit D12

Dokument D12 beschäftigt sich nicht mit der Herstellung von Dichtungsprofilen und deren Verschweißbarkeit. Daher ist nicht erkennbar, warum der Fachmann die Lehre des Dokuments D12 zur Lösung der gestellten objektiven technischen Aufgabe berücksichtigt hätte. Für den Fall, dass der Fachmann das Dokument D12 tatsächlich herangezogen hätte, wäre er nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags gelangt, da die aus Dokument D12 bekannten polymeren Zusammensetzungen (siehe Dokument D12, Tabelle 6) keinen Schwefel und kein Zinkoxyd enthalten. Diese werden zwar allgemein als mögliche Additive erwähnt (siehe Dokument D12, Seite 27, Zeilen 21 und 29). Allerdings werden dazu keine Mengenangaben gemacht. Daher hätte der Fachmann auch bei Berücksichtigung des Dokuments D12 keine Veranlassung gehabt, zur Verbesserung der Verschweißbarkeit eine Zusammensetzung gemäß Anspruch 1 zu wählen und so zu dem beanspruchten Dichtungsprofil des Hauptantrags zu gelangen.

6.4 Dem dahingehenden Vorbringen der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung ist die Beschwerdegegnerin im Beschwerdeverfahren nicht substantiiert entgegengetreten (siehe Punkt 2.).

6.5 Schlussfolgerung hinsichtlich erfinderischer Tätigkeit

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist nicht nahegelegt durch die Kombination der Dokumente D7 und D2 oder D7 und D12. Er beruht folglich auf einer erfinderischen Tätigkeit. Dies gilt auch für den Gegenstand von Anspruch 6, der das Dichtungsprofil von Anspruch 1 einsetzt, sowie für alle abhängigen Ansprüche.

Damit steht auch der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 a) i.V.m. Artikel 56 EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht entgegen.