7.4. Ungeprüfte Fragen der Patentierbarkeit

Da das Beschwerdeverfahren in erster Linie der Überprüfung der erstinstanzlichen Entscheidung dient, verweisen die Kammern eine Angelegenheit in der Regel zurück, wenn wesentliche Fragen zur Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands von der erstinstanzlichen Abteilung noch nicht geprüft und entschieden worden sind. Dies gilt sowohl für einseitige als auch für mehrseitige Verfahren.

Die Zurückverweisung wird von den Kammern insbesondere dann in Erwägung gezogen, wenn eine erstinstanzliche Abteilung eine Entscheidung zuungunsten eines Beteiligten allein auf der Grundlage eines bestimmten, für den Fall entscheidenden Punkts erlässt und andere wesentliche Punkte außer Acht lässt. Wird nach dem Beschwerdeverfahren der Beschwerde in dem konkreten Punkt stattgegeben, so wird die Angelegenheit in der Regel an die erstinstanzliche Abteilung zurückverwiesen, damit diese sich mit den nicht behandelten Aspekten befasst (s. z. B. T 1088/01, T 870/03, T 1019/03, T 79/04, T 1907/06, T 282/12, T 389/12).

In einigen Ex-parte-Fällen haben die Kammern keine Entscheidung in der ganzen Angelegenheit getroffen, da die Prüfungsabteilungen nicht zu allen Patentierungserfordernissen eine beschwerdefähige Entscheidung getroffen hatten (s. z. B. T 556/03, T 561/04, T 2062/08, T 2009/13). Zwar verleiht Art. 111 (1) EPÜ den Beschwerdekammern die Befugnis, über die Gründe der angefochtenen Entscheidung hinaus tätig zu werden, dies bedeutet aber nicht, dass die Beschwerdekammern die Prüfung der Streitanmeldung auf Patentierungserfordernisse in vollem Umfang durchführen. Dies ist Aufgabe der Prüfungsabteilung. Das Verfahren vor den Beschwerdekammern ist auch im Ex-parte-Verfahren primär auf die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung abgestellt (s. G 10/93, ABl. 1995, 172).

Im Ex-parte-Verfahren T 153/89 erklärte die Klammer, dass erstinstanzliche Entscheidungen alle rechtlichen Patentierbarkeitshindernisse behandeln sollten. Solche "vollständigen" Entscheidungen trügen zur Straffung des Verfahrens bei, weil sie eine Zurückverweisung an die erste Instanz unnötig machten: die Kammer könne nämlich eine Entscheidung in allen Punkten treffen, die bereits in der ersten Instanz behandelt wurden, ohne dem Beschwerdeführer eine Instanz zu nehmen (s. auch T 33/93, T 311/94).

In T 1444/13 machte die Kammer deutlich, dass die erste Instanz eine möglichst vollständige Prüfung durchführen sollte, um die Wahrscheinlichkeit einer Zurückverweisung in einer späteren Beschwerde zu reduzieren. Da in der ersten Beschwerde klare Anweisungen gegeben wurden und eine Widerrufsentscheidung, die allein auf Art. 100 c) EPÜ basiert, in vielen Fällen bei der Einreichung neuer Ansprüche im Beschwerdeverfahren aufgehoben werden kann, hätte die Einspruchsabteilung das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung prüfen müssen. Die Kammer entschied, die Angelegenheit zur Prüfung aller offenen Fragen an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

In T 248/85 (ABl. 1986, 261) wurde festgestellt, dass noch keine vollständige erstinstanzliche Prüfung auf der Grundlage des Aufgabe-Lösung-Ansatzes stattgefunden hatte. Dies allein hatte schon zur Folge, dass die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit ohne Entscheidung zur Sache an die Vorinstanz zurückzuverweisen war.

In T 274/88 wurde die Auffassung vertreten, dass eine Sache normalerweise an die erste Instanz zurückzuverweisen ist, auch wenn ein in der ersten Instanz gerügter Mangel während des Beschwerdeverfahrens beseitigt wird. Die Kammer hat jedoch im vorliegenden Ex-parte-Verfahren von einer Zurückverweisung abgesehen, da der Gegenstand der Anmeldung nach Beseitigung des Mangels patentfähig war, der Beschwerdeführer auf sein Recht auf zwei Instanzen ausdrücklich verzichtet hatte und die Prüfungsabteilung zu erkennen gegeben hatte, dass sie der Frage der Patentfähigkeit positiv gegenüberstand.

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