T 0520/07 18-02-2009

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. In ihrer Entscheidung G 4/95 (ABl. EPA 1996, 412) stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass ein Rechtsanspruch auf mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson in einer mündlichen Verhandlung im Rahmen des Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahrens nicht besteht. Vielmehr dürfen solche mündliche Ausführungen nur mit Zustimmung des EPA und nach seinem Ermessen gemacht werden, wobei bei der Ausübung dieses Ermessens die von der Großen Beschwerdekammer aufgestellten Kriterien zu berücksichtigen sind. Danach ist ein Antrag, der erst während der mündlichen Verhandlung gestellt wird, zurückzuweisen, sofern nicht außerordentliche Umstände vorliegen, es sei denn, alle Gegenparteien sind damit einverstanden, dass die beantragten mündlichen Ausführungen gemacht werden (G 4/95, Nr. 10 der Entscheidungsgründe).

Im vorliegenden Fall wurde mit Schreiben vom 16. Januar 2009 lediglich ausgeführt, dass der Angestellte der Beschwerdegegnerin und zugelassene Vertreter in Begleitung von Herrn Sonnenberg in der mündlichen Verhandlung die Beschwerdegegnerin vertreten werde, und dass der zugelassene Vertreter seine Ausführungen in französischer Sprache tätigen werde. In diesem Schreiben wurde nicht beantragt, dass die Begleitperson mündliche Ausführungen vor der Kammer machen darf. Dieser Antrag wurde erstmals während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer gestellt. Nach Ansicht der Kammer liegen keine außergewöhnlichen Umstände vor, die eine Zulassung der mündlichen Ausführungen rechtfertigen würden. Insbesondere teilt die Kammer nicht die Auffassung der Beschwerdegegnerin, dass ihr Antrag für die Beschwerdeführerin nicht überraschend sein könne, da dieselbe Begleitperson bereits Ausführungen in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung gemacht habe. Das Beschwerdeverfahren ist für alle verfahrenstechnischen Belange ein vom erstinstanzlichen Verfahren vollständig getrenntes Verfahren (T 34/90, ABl. EPA 1992, 454). Aus diesem Grund sind im erstinstanzlichen Verfahren gestellte Anträge für ein anschließendes Beschwerdeverfahren nicht wirksam, sondern müssen in der Beschwerdeinstanz gestellt werden (T 34/90 und T 501/92, ABl. EPA 1996, 261). Die Beschwerdeführerin muss sich daher nicht entgegenhalten lassen, dass sie von etwaigen mündlichen Ausführungen derselben Begleitperson nicht habe überrascht sein dürfen. Vielmehr durfte sie zu Recht davon ausgehen, dass für solche mündliche Ausführungen in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer erneut ein Antrag unter Berücksichtigung der in der Entscheidung G 4/95 aufgestellten Kriterien gestellt werden würde. Da die Beschwerdeführerin diesen Ausführungen nicht zugestimmt hat, war der Antrag der Beschwerdegegnerin auf Zulassung von mündlichen Ausführungen einer Begleitperson zurückzuweisen.

3. Nach Artikel 12 (4) VOBK (ABl. EPA 2007, 536) wird das gesamte Vorbringen, welches der Beschwerdeschrift und der Beschwerdebegründung zu entnehmen ist, im Beschwerdeverfahren berücksichtigt. Die Kammer hat jedoch die Befugnis, Beweismittel nicht zuzulassen, die im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden können (Artikel 12 (4) VOBK). Im vorliegenden Fall gelangt die Kammer nicht zu der Auffassung, dass die Dokumente D9 und D10 bereits in der ersten Instanz hätten eingereicht werden können. In der Tat waren einerseits sowohl die ursprünglich eingereichten, als auch die erteilten Ansprüche auf eine Dichtung gerichtet, und das Merkmal, wonach "der karosserieseitige Dichtabschnitt (40) als offenes Hohlprofil mittels einer Klimaanlage bezüglich des Karosserieblechs angepresst im Angriff steht", ist weder aus den ursprünglich eingereichten, noch aus den erteilten Ansprüchen zu entnehmen. Andererseits war aber im Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag III vom 6. Dezember 2005 ein äquivalentes funktionales Merkmal enthalten, das aber den Anspruchsgegenstand, welcher eine Dichtung betraf, nicht einschränkte. Folglich war dieses nur ein fakultatives Merkmal und kein Bestandteil des Anspruchsgegenstandes. Somit bestand für die Beschwerdeführerin offensichtlich vor der mündlichen Verhandlung in der ersten Instanz keine Veranlassung, ihr Vorbringen auf die in der mündlichen Verhandlung gemäß Hilfsantrag VII vorgenommenen Änderungen einzustellen, zumal auch von der Gegenseite nicht erwartet werden kann, dass sie sich auf jede mögliche erdenkbare Änderung der Ansprüche vorbereitet. Aus diesen Gründen hätten die Dokumente D9 und D10 (einschließlich ihrer Übersetzungen) nicht in der ersten Instanz vorgebracht werden können, und somit hat die Kammer keine Befugnis nach Artikel 12 (4) VOBK, diese Dokumente nicht im Verfahren zu berücksichtigen.

4. Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von D9, sowie von jedem der weiteren Dokumente aus dem Stand der Technik, zumindest durch das Merkmal, wonach "ein vorkragendes Dämpfungselement vorgesehen ist, welches sich lappenartig, auf der dem Motor zugewandten Seite zwischen den Verdampferrohren und zumindest einem der Wärmetauscherrohre erstreckt, und wobei die Dichtabschnitte, und die gesamte Dichtung einstückig ausgebildet sind". Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin definiert dieses Merkmal nach Ansicht der Kammer eine hinreichend klare technische Maßnahme, deren Zweck und Bedeutung auch klar in der Patentschrift (Absätze [0019], [0022]) beschrieben sind. Diese Maßnahme wird auch durch kein Dokument aus dem Stand der Technik nahegelegt, und insbesondere nicht durch D4, weil dort keine Verdampferrohre und Wärmetauscherrohre offenbart sind, und auch kein "lappenartiges" oder flächenartiges, vorspringendes Bauelement gezeigt ist, das die genannten Funktionen besitzt. Der Fachmann würde auch nicht ohne Weiteres eine solche Maßnahme ergreifen, um die von der Beschwerdegegnerin genannten und in der Streitpatentschrift geschilderten Vorteile zu erreichen, da kein Nachweis dafür vorliegt, dass ein solches Merkmal in naheliegender Weise aus dem allgemeinen Fachwissen herzuleiten ist. Infolgedessen ergibt sich zwingend der Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Art. 56 EPÜ 1973).

5. Nach ständiger Rechtsprechung der Kammern ist bei der Überprüfung einer Ermessensentscheidung zu beurteilen, ob das erstinstanzliche Organ sein Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat (T 640/91, ABl. EPA 1994, 918; T 201/98, nicht im ABl. EPA veröffentlicht). Die von der Beschwerdeführerin angeführte Entscheidung T 783/89 ist für den vorliegenden Fall nicht von Relevanz, da es sich dort um einen anderen Sachverhalt handelte, da beide Parteien durch die von der Einspruchsabteilung selbst vorgeschlagene Fassung eines neuen Anspruchs überrascht wurden.

Bei den im vorliegenden Fall gegebenen Umständen, insbesondere aus dem im Protokoll geschilderten Ablauf der mündlichen Verhandlung und aus der Stellungnahme der Beschwerdeführerin, sowie aus dem konkreten Sachverhalt der durch den Anspruchsgegenstand gegebenen Änderung des Schutzbegehrens, ergeben sich für die Kammer keine Anhaltspunkte, dass das Ermessen fehlerhaft ausgeübt wurde. Insbesondere deswegen nicht, weil die genannte Änderung des Schutzbegehrens, obwohl nicht unmittelbar und unbedingt zu erwarten, gleichwohl für die Beschwerdeführerin nicht als völlig überraschend anzusehen ist. Wie unter Punkt 2 bereits ausgeführt wurde, war nämlich ein die Verwendung der Dichtung betreffendes Merkmal als fakultatives, nicht einschränkendes Merkmal im Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag III vom 6. Dezember 2005 aufgeführt.

Wenn nun die Beschwerdeführerin anführt, sie habe keine Gelegenheit für eine zusätzliche Recherche bekommen, so ist ihr entgegenzuhalten, dass aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung nicht hervorgeht, dass sie den Bedarf für eine derartige Recherche geltend gemacht hat. Letzteres hat die Beschwerdeführerin auch in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer eingeräumt.

Aus den obigen Ausführungen ergibt sich insgesamt, dass ungeachtet dessen, ob man die Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung in der Sache selbst teilt oder nicht, kein Anhaltspunkt für die Annahme gegeben ist, die Einspruchsabteilung habe ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen oder in willkürlicher Weise ausgeübt.

Schließlich ist auch die Behauptung der Beschwerdeführerin, lediglich eine sehr kurze Zeit gehabt zu haben, um sich mit dem Hilfsantrag VII auseinanderzusetzen, seitens der Kammer nicht nachvollziehbar. Aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung geht nicht hervor, dass die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung eine längere Unterbrechung beantragt oder eine allzu kurze Dauer der Unterbrechung bemängelt hat. Folglich kann dies auch nicht nachträglich gerügt werden. Darüberhinaus, wie aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung hervorgeht, war es der Beschwerdeführerin möglich, in der zur Verfügung stehenden Zeit eine logische und vollständige Argumentationskette auf der Grundlage des verfügbaren Standes der Technik vorzubringen. Infolgedessen liegt auch aus diesem Grund kein Verfahrensfehler vor.

Aus den dargelegten Gründen ergibt sich insgesamt, dass der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ 1973 zurückzuweisen ist.